La protección del nombre comercial a través del artículo 8 del cup

Autor:M.a Alba Lema Dapena
Cargo del Autor:Profesora de Derecho Mercantil Universidad Europea-CEES
RESUMEN

I. Antecedentes.-II. Comentario.-1. Introducción.-2. La protección del nombre comercial en el derecho español y en los países de nuestro entorno.-2.1. Derecho italiano.-2.2. Derecho alemán.-2.3. Derecho inglés.-3. La interpretación y alcance de protección del artículo 8 del cup.-4. Análisis de la sentencia.-. Conclusiones.

 
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 2000)

  1. ANTECEDENTES

    La sociedad italiana Calzaturificio Casadei S.p.A., dedicada a la fabricación y comercialización de calzado, venía utilizando desde el año 1979 -año en el que se constituyó- la marca «Casadei» en Italia. Asimismo, desde el año 1986, la citada empresa comenzó a exportar sus productos a España, vendiendo algunas partidas de calzado a diversos establecimientos ubicados en nuestro país. En octubre de 1986, la Sociedad Cooperativa Industrial Rey procedió a solicitar la marca «Cassadey» (cuasi idéntica a la de la empresa italiana). Tres años más tarde -en febrero de 1989- procedió a inscribir la marca «Casadei» para distinguir productos de la misma clase que los comercializados por la sociedad italiana; a saber: calzados de todas clases, botas, zapatos y zapatillas. Así las cosas, la cooperativa española comenzó a comercializar zapatos en España con la marca «Cassadey».

    A la vista de estas circunstancias, la sociedad Calzaturificio Casadei S.p.A. formuló demanda de juicio declarativo de menor cuantía, solicitando -entre otras cosas- la reivindicación de la marca «Casadei» y la nulidad de la marca «Cassadey».

    En Sentencia de 20 de marzo de 1993, el Juzgado de Primera Instancia número 16 de Valencia desestimó la demanda y estimó parcialmente la reconvención formulada de adverso declarando que la entidad Calzaturificio Casadei S.p.A. carecía de derecho a introducir, fabricar y vender en España calzados con la marca «Casadei», condenándola -asimismo- a retirar del mercado la mercancía con esta marca y la publicidad de la misma.

    Contra esta resolución, la demandante interpuso el oportuno recurso de apelación. Entre los motivos invocados por la parte actora destaca, especialmente, la interpretación errónea del artículo 8 del Convenio de la Unión de París, de 20 de marzo, para la Protección de la Propiedad Industrial, unido a la aplicación indebida del párrafo tercero del artículo 78 de la vigente Ley de Marcas (1). La Audiencia Provincial de Valencia en la Sentencia de 26 de junio de 1994 ratificó el fallo del Juzgado de instancia sobre la base, entre otros, de los siguientes fundamentos de derecho:

    No sólo por cuanto quedó expuesto, sino por disposición de la Ley española de Marcas, de 1988, la aplicación del Convenio de la Unión de París a solicitud de persona natural o jurIdica, española o extranjera, que sea nacional de alguno de los países de la Unión de París o que esté domiciliada en ellos, es ineludible cuando lo invoquen en su beneficio, en todos aquellos casos en que esas disposiciones les sean más favorables que las normas establecidas en la Ley de Marcas. Lo que ocurre es que en la aplicación de la norma concordada -concretamente el art. 8 del Convenio tan repetido- ha de estarse a una interpretación correcta que no se obtiene mediante la cita y examen aislado del precepto en cuestión, sino tras ser puesto en relación y contemplado en conexión con otros preceptos del mismo Convenio y con aquellas disposiciones que lo introducen y facilitan su aplicación en el Derecho español. En tal sentido es de citar el artículo 2 del Convenio de la Unión de París (en lo sucesivo CUP) que tras otorgar en cada país de la Unión a los nacionales de otros países signatarios las ventajas que las leyes respectivas concedan a sus nacionales añade: "En consecuencia, aquellos tendrán la misma protección que éstos y el mismo recurso legal contra cualquier ataque a sus derechos, siempre y cuando cumplan las condiciones y formalidades impuestas a los nacionales." Seguidamente añade: ello no obstante, ninguna condición de domicilio o de establecimiento en el país donde la protección se reclame podrá ser exigida a los nacionales de los países de la Unión para gozar de algunos de los derechos de propiedad industrial.

    La colisión entre el artículo 8 del CUP y el 78 de la Ley de Marcas resulta de la excesiva amplitud que pretende dar la parte actora apelante a lo dispuesto en el primero de estos preceptos. No puede aceptarse la interpretación de que una persona natural o jurIdica perteneciente a un país signatario de la Unión de París, por este solo hecho, sin previo registro y sin demostración del uso prioritario de su nombre o denominación comercial como marca, pueda solicitar y obtener la declaración de nulidad de una marca que ha sido anteriormente registrada en el Registro de la Propiedad Industrial de España y que continúa vigente. Aunque no se considere de aplicación al caso el artículo 78 de la Ley de Marcas y sí, en cambio, el artículo 77 de la misma, es evidente que el accionante, conforme a este último precepto, deberá acreditar el uso en España, y que la marca impugnada ha sido registrada con posterioridad. Y estos dos requisitos no fueron acreditados a lo largo del proceso, puesto que la solicitud de registro de la marca "Casadey" -a la que ahora nos referimos- tuvo lugar el 24 de agosto de 1986. Por ello, y por las razones expuestas en los fundamentos 4.°, 5.° y 6.° de la sentencia apelada, procede rechazar la acción de nulidad de la marca "Cassadei".

    Tras estas dos decisiones desfavorables para los intereses de la actora, la demandante entabló recurso de casación contra la sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Valencia, sobre la base de dos motivos. Por un lado, interpretación errónea del artículo 8 CUP; y, por otro lado, transgresión de la doctrina jurisprudencial aplicable al caso.

    El Tribunal Supremo estimó el recurso de casación de la demandante, en la Sentencia de 29 de febrero de 2000, apoyándose en los siguientes fundamentos de derecho:

    Sin embargo, la sentencia de la Audiencia contradice la doctrina jurisprudencial mencionada por la recurrente, relativa a que, en orden a la protección en España, hay que estar al Convenio de la Unión de París (Acta de Estocolmo de 14 de julio de 1967), el cual, en su artículo 8, establece aquella cobertura al conectarlo con el artículo 2 del mismo Tratado, de modo que los nacionales de cada uno de los países de la Unión gozarán en todos los demás países de ésta, en lo que se refiere a la protección de la propiedad industrial, de las ventajas que las Leyes respectivas conceden a sus nacionales; y, por consiguiente, tendrán el mismo amparo que éstos y la misma acción legal contra cualquier ataque que afecte a sus derechos siempre y cuando cumplan los requisitos y formalidades impuestas a los nacionales, de lo que se deriva, a tenor de la STS de 3 de febrero de 1987, que "para otorgar al nombre comercial -y también por extensión a la marca- la protección legal en los términos de la normativa española, no se exige por la normativa unionista formalidad alguna cuando aquél sea la denominación o razón social, según la normativa del país de origen y sin que tampoco se precise el uso en España, sino que basta demostrar su utilización antecedente en el país de origen, signatario del Convenio de la Unión de París"; consecuentemente, conforme a dicho artículo 8 del expresado Convenio, se equiparan los extranjeros a los españoles, que al ser potestativo el registro del nombre comercial, lo hubieren registrado, pues se protege el derecho cual si se hallara efectivamente inscrito, en acatamiento a la normativa unionista.

    La doctrina jurisprudencial referida mantiene: 1.° Que el nombre comercial extranjero no necesita inscripción en España para gozar de protección. 2.° Que tampoco requiere el uso en nuestro país, sino que basta la demostración de su utilización antecedente en el país de origen, de manera que está en lo cierto la recurrente al insistir en que no cabe la exigencia del registro de su nombre comercial en España, debido a que el artículo 8 del Convenio de la Unión de París no lo requiere, y pese a que el artículo 77 de la Ley de Marcas indica que el nombre comercial se haya usado en nuestro país, el citado precepto del Convenio no reconoce tal circunstancia y, al serle esta norma más favorable, no queda obligada al cumplimiento de tal requisito...

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  2. COMENTARIO

    1. Introducción

      En la Sentencia de 29 de febrero de 2000 se plantea una interesante cuestión sobre la que el Tribunal Supremo ya ha tenido la oportunidad de pronunciarse en diversas ocasiones: la protección en España del nombre comercial extranjero a través del artículo 8 del Convenio de la Unión de París (en adelante CUP)(2); y, asimismo, cuál es el alcance de la protección de esta norma unionista.

      La atención que la doctrina mercantilista española ha prestado al nombre comercial no ha sido abundante, sobre todo si la comparamos con la preocupación de nuestros autores respecto a otras instituciones que se enmarcan dentro de la rama del Derecho industrial, como es el caso de las marcas o las patentes. Algún autor ya se hizo eco en su momento del ostracismo al que se había condenado esta figura por parte de la literatura mercantil española(3) y otros no han dudado en calificarla como una de las figuras más enigmáticas y más complejas dentro del sector de la propiedad industrial, que regula los signos distintivos de la empresa y del empresario(4).

      A la dificultad que supone el escaso tratamiento doctrinal de esta figura debe añadirse la complejidad derivada del tratamiento tan dispar de la misma en otros Ordenamientos del Derecho comparado. Disparidades que tampoco se producen en las instituciones a las que aludimos anteriormente, puesto que en materia de marcas los criterios utilizados por los diferentes países son muy similares (5). La diversidad de criterios se traduce en los diferentes regímenes de protección del nombre comercial. Así por ejemplo, el nombre comercial en España se protege por la Ley de Marcas; en Derecho alemán -tradicionalmente- a través de las normas relativas al nombre civil y de la Ley de Competencia Desleal, aunque veremos cómo en la actualidad es posible una protección sobre la base de la Ley de Marcas. En Gran Bretaña y Francia la citada institución se ve amparada por las normas de...

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