Propiedad Intelectual. Competencia Desleal. Derechos de imagen. Honor profesional
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PROPIEDAD INTELECTUAL
CRÓNICA LEGISLATIVA Y JURISPRUDENCIAL
1 · MARCAS
[Unión Europea]
Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd,
Mitsubishi Caterpillar Forklift Europe BV y Duma Forklifts NV, G.S. International BVBA, de 25
de julio de 2018 (as. C-129/17)
La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”) de 26 de febrero de 2019
analiza si la normativa europea de marcas (en particular, la Directiva 2008/95/CE de 22 de
octubre de 2008 y el Reglamento CE/207/2009 del Consejo de 26 de febrero de 2009) debe
interpretarse en el sentido de que el titular de una marca puede oponerse a que un tercero
suprima los signos distintivos de sus productos y coloque otros con el fin de importar o comer-
cializar tales productos en el Espacio Económico Europeo (“EEE”), lugar donde nunca han sido
comercializados.
Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd (“Mitsubishi”) y Mitsubishi Caterpillar Forklift Wurope BV (“MCFE”)
son titulares de diversas marcas de la Unión Europea (“UE”) y del Benelux que contienen el
término “Mitsubishi”, algunas de ellas para carretillas elevadoras.
G.S.International BVBA (“GSI”), sociedad vinculada a Duma Forklifts NV (“Duma”), es una com-
pañía que se dedica a la importación y exportación al por mayor de carretillas elevadoras,
adaptándolas a las normas vigentes en Europa y asignándoles sus propios números de serie
para posteriormente entregarlas a Duma (que las comercializa). Desde 2009, Duma y GSI
adquieren carretillas elevadoras a una sociedad del Grupo Mitsubishi y las introducen en el EEE
en régimen de depósito aduanero. A continuación, suprimen la marca Mitsubishi, modifican las
carretillas para adaptarlas a la regulación de la UE y colocan sus propios signos. Acto seguido,
las importan y comercializan tanto dentro como fuera del EEE.
En este contexto, Mitsubishi y MCFE presentaron una demanda de infracción de sus marcas Mitsu-
bishi en la que solicitaron, entre otros extremos, la cesación de los actos anteriores. En particular,
los demandantes sostuvieron que las actividades llevadas a cabo por Duma y GSI impedían con-
trolar la primera comercialización en el EEE de productos que incorporaban sus marcas.
Por su parte, Duma y GSI negaron la infracción de las marcas Mitsubishi. En su opinión, estaban
legitimados para eliminar las marcas Mitsubishi y colocar sus signos porque eran fabricantes de
las carretillas que eran compradas fuera del EEE para su posterior ajuste a la normativa de la UE.
En primera instancia, el Tribunal de lo Mercantil de Bruselas desestimó las pretensiones de
Mitsubishi y MCFE. No obstante, el Tribunal de Apelación, ante las dudas que le suscitaba el
caso, formuló una cuestión prejudicial ante el TJUE en los términos indicados.
Para resolver la cuestión, el TJUE interpreta los artículos 5 y 7 de la Directiva 2008/95/CE de 22 de
octubre de 2008 y los artículos 7 y 13 del Reglamento CE/207/2009 del Consejo de 26 de febrero
de 2009, que regulan el derecho exclusivo del titular de la marca de prohibir su uso en el tráfico
económico y el agotamiento del derecho de marca tras la primera comercialización en la UE.
La normativa
marcaria europea
permite al titular de
una marca oponerse a
su supresión y
colocación de otro
signo por parte de
terceros en productos
que se encuentran en
depósito aduanero
PROPIEDAD INDUSTRIAL. COMPETENCIA DESLEAL.
DERECHOS DE IMAGEN. HONOR PROFESIONAL *
(*) Esta sección ha sido coordinada por Carles Vendrell y Fernando Azcona, y en su elaboración han
participado Marcos Fraile, Alberto Torralba, Cristina Suanzes, María Conejero, Carmen Pastor, Antonio
Mas, Júlia Figueras, Mauricio Mejía y Beatriz Zamora, del Grupo de Coordinación de Propiedad Industrial
y Competencia Desleal, Área de Procesal y Derecho Público de Uría Menéndez (Madrid y Barcelona).
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