Propiedad industrial y licencia de marca

AutorFernando Gascón - Alicia Real - Emilio Díaz - Carmen Otero
Páginas25-29

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Materias tratadas

— Agotamiento del derecho de marca.

— Infracción de marca.

— Licencia de marca.

— Marca.

Supuesto de hecho

La empresa estadounidense YUPPIE Inc., con sede en Delaware, es la titular de la marca GUAY para ropa deportiva de lujo en todos los países del mundo, exceptuando China. Con el fin de comercializar sus productos en España y Portugal, YUPPIE Inc. firmó un contrato de licencia exclusiva con la empresa española TARARA S.A., domiciliada en Madrid, en la sede de esta última el 1 de abril de 2006, en cuya virtudPage 26otorga a ésta todos los derechos de explotación de la marca en ambos países a cambio de un precio establecido a través de una cuota fija anual y un porcentaje de las ventas realizadas trimestralmente. En esta misma fecha, YUPPIE Ltd. firmó también un contrato de licencia exclusiva semejante con KOKETE KFT., domiciliada en Budapest, y con ASBAG SARL, domiciliada en Fez, para la comercialización de sus productos en Hungría y en Marruecos respectivamente.

En septiembre de 2007, TARARA SA compró sendas partidas de chándales de la marca GUAY a KOKETE KFT y ASBAG SARL de 20.000 unidades por valor de 100.000 euros en florines y en dirhams respectivamente. Una vez entregadas las mercancías a TARARA S.A. en cada uno de estos países y realizado su transporte, la empresa española comenzó a comercializar los chándales en sus exclusivas tiendas deportivas de España y Portugal.

Llegado el mes de noviembre, YUPPIE Inc. no había recibido aún el importe de los dos últimos pagos trimestrales establecidos contractualmente y, al tener noticia de las operaciones realizadas por TARARA SA, decidió demandar a esta empresa por incumplimiento de contrato así como por infracción de sus marcas española y portuguesa GUAY, registradas ante las Oficinas nacionales de Marcas.

Cuestiones

1. ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer de la demanda por incumplimiento de contrato de licencia?

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2. Teniendo en cuenta los datos facilitados en el supuesto:

a) ¿Son competentes los tribunales españoles para conocer de la infracción de la marca española y la portuguesa o sólo de la primera?

b) Si, considerando la demanda por infracción, el demandado presenta una demanda reconvencional cuestionando la validez de la marca portuguesa, ¿podrá conocer el tribunal español de esta cuestión?

3. ¿Qué ley regiría el...

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