Propiedad industrial
| Autor | Dr. Eduardo Valpuesta Gastaminza |
| Cargo del Autor | Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Navarra |
| Páginas | 59-82 |
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(El modelo de informe jurídico lo encontrará en el Anexo I)
Varios amigos deciden fundar una empresa que comercialice comida precocinada, publicitándola y organizando los pedidos y distribución, sobre todo, a través de una página web. A estos efectos, uno de los problemas que se les plantea es encontrar una denominación suficientemente atractiva, y a ser posible con referencia al tipo de productos, que puedan usar como marca y como nombre de dominio, e incluso como nombre comercial y como denominación social (si bien estos dos últimos aspectos les resultan prescindibles).
Los alumnos deberán proponer una denominación que resulte atractiva, previa comprobación, mediante los mecanismos pertinentes, de que podría ser inscrita como marca y como nombre de dominio, determinando si es coincidente o parecida con un nombre comercial y una denominación social ya registrada; y señalando, en su caso, los problemas que podría haber respecto de marcas, dominios, nombres comerciales y/o denominaciones sociales preexistentes. Cuestiones que se deberán tener en cuenta, entre otras:
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* En cuanto a la marca: ¿cómo controlar si la denominación atractiva que se considere está ya inscrita como marca ¿Tiene relevancia el tipo de productos que se quiere amparar bajo la marca ¿Cómo se determina técnicamente el tipo de productos amparado ¿Dónde se inscriben las marcas
* En cuanto al nombre de dominio, ¿a qué empresas hay que acudir para lograr la asignación de un nombre de dominio ¿Cómo podemos controlar que un dominio está ya asignado ¿Podríamos «adquirir» el dominio a su titular, si ya estuviera asignado el nombre que hemos pensado
* En cuanto al nombre comercial, ¿cómo controlar si la denominación atractiva que se considere está ya inscrita como nombre comercial ¿Tiene relevancia el tipo de actividad que se va a desarrollar bajo ese nombre comercial ¿Dónde se inscriben los nombres comerciales
* En cuanto a la denominación social, ¿cómo se puede conocer si un término o grupo de términos concretos está ya inscrito como denominación social ¿Dónde figuran las «denominaciones sociales» ya otorgadas ¿En qué documento hay que hacer constar la «denominación social»
* ¿Es necesario, simplemente conveniente, o totalmente irrelevante, que coincidan marca, dominio, nombre comercial y denominación social
* Supongamos que se ha hallado un nombre atractivo, que además no está aún registrado como marca ni como dominio, pero que se corresponde con una denominación social de una empresa ya existente, que comercializa ropa vaquera y de sport. ¿Podríamos utilizar ese término como marca y dominio para nuestra empresa
* En el caso de existir semejanzas con marcas, dominios, nombres comerciales o denominaciones sociales ya existentes, para productos o actividades distintas, ¿qué problemas existen desde el punto de vista de la competencia desleal
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Supuesto
La empresa estadounidense USA comercializa en todo el mundo productos electrónicos bajo la marca MMM. Un licenciatario suyo, la empresa alemana DDD, los distribuye en el centro de Europa; de igual forma otro licenciatario, la empresa francesa FFF, los distribuye en Francia, España y Portugal, a un precio bastante elevado, por encima del precio recomendado por USA.
Un empresario español ha comprado desde España esos productos en Berlín, mucho más baratos que el precio al que se venden en España, y pretende transportarlos a España y revenderlos aquí a un precio inferior al del licenciatario francés. No tiene licencia alguna ni relación contractual con USA, por lo que nos plantea si podrá hacerlo válidamente. Además, nos pregunta si podría reetiquetar los productos, añadiendo mediante adhesivo una nueva etiqueta que indique una marca distinta. Por último, requiere nuestra opinión acerca de si podría conservar la etiqueta, pero añadir en la misma su nombre comercial a continuación de la marca.
Cuestiones
1) ¿Puede el licenciatario francés vender los productos al precio que quiera, incluso por encima del precio recomendado por la empresa estadounidense ¿Podría ésta imponer los precios de reventa
2) ¿Es válida esa distribución de los productos mediante licenciatarios en exclusiva, que operan sólo ellos en ámbitos territoriales concretos
3) ¿Puede el empresario español adquirir esos productos en Alemania y revenderlos en España, sin licencia ni autorización alguna de la empresa estadounidense ¿Es ello contrario a la exclusividad sobre la marca que tiene el empresario estadounidense
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4) En el caso de que el empresario español pudiera realizar esa adquisición y reventa en España, ¿podría reetiquetar el producto
5) En el caso de que el empresario español pudiera realizar esa adquisición y reventa en España, ¿podría conservar el etiquetado, pero añadiendo su propio nombre comercial
Argumentación
1) Los contratos de licencia para la distribución de productos suelen ser contratos de franquicia o concesión, en los cuales el licenciatario actúa por cuenta propia (esto es, asume el riesgo de la actividad. No es un representante del licenciante). Normalmente suelen incluir licencias sobre las marcas de los productos que se distribuyen. Estos contratos se rigen por el Reglamento Comunitario nº 2790/99, de 22 de diciembre, relativo a la aplicación del apartado 3 del art. 81 del Tratado a determinadas categorías de acuerdos verticales y prácticas concertadas. Esta norma parte de una valoración positiva de los contratos de concesión y franquicia, pero reconoce que suponen una restricción de la competencia debido a las cláusulas de exclusiva y a la sujeción del franquiciado a las órdenes del franquiciador o licenciante. Por ello el Reglamento impone una serie de límites a esa exclusividad y determina qué tipo de órdenes se autorizan porque, aunque suponen una restricción de la competencia, producen unos efectos beneficiosos proporcionalmente mayores.
Entre las cláusulas autorizadas están las de recomendación de precios, y fijación de precios máximos. El franquiciador podrá recomendar los precios de reventa e, incluso, fijar precios máximos de reventa. Pero fuera de esta última precisión, no puede obligar al fran-quiciado a poner un precio concreto, ni tampoco puede favorecer a los franquiciados que sigan las recomendaciones, o adoptar otras medidas que indirectamente supongan incentivar que el franquiciado siga la recomendación. El franquiciado es un empresario independiente, y por lo tanto es libre de fijar el precio que vea adecuado.
Cuestión distinta sería si en vez de actuar mediante licenciatarios, la empresa estadounidense operara mediante «agentes», me-
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diante representantes suyos que se someten a sus órdenes en ciertos aspectos. En tal caso sí podría fijar el precio de venta, pues el agente no compra y revende el producto, sino que lo vende por cuenta del principal.
2) Esa forma de operar, mediante licenciatarios en exclusiva para ciertos territorios, supone una restricción de la competencia, puesto que dificulta que en ese territorio pueda vender alguien distinto al licenciatario autorizado. Pero esa restricción está autorizada por el Reglamento 2790/99, siempre que, entre otras precisiones, no se impida al licenciatario servir pedidos que le lleguen desde un territorio a él no asignado (esto es, no se impida la llamada «competencia pasiva»).
Esto es lo que ocurre en el caso planteado: el empresario español compra desde España los productos al licenciatario alemán, el cual no podría negarse a realizar la venta que le piden desde España. A estos empresarios que compran en un territorio y llevan esos productos a otro se les suele denominar «importadores paralelos», y logran que el mercado no sea hermético. Si un licenciatario vende muy caro en su zona territorial, está incentivando que un empresario compre barato en otra zona, «importe» el producto a la primera, y lo revenda a un precio ventajoso.
3) El empresario español puede realizar esa importación paralela. La exclusividad sobre la marca del empresario estadounidense se «agota» con la primera comercialización de los productos en el Espacio Económico Europeo (EEE) hecha por el titular o con su consentimiento (art. 36.1 LM). Esa primera comercialización del producto estadounidense en el EEE se ha realizado a través de su licenciatario alemán, que opera «con su consentimiento». Con ello se agota el derecho conferido por la marca, no pudiendo impedir sucesivas reventas del producto distinguido con esa marca. Así lo han recogido, entre otras muchas, las SsTJCE de 11 julio 1996 (caso Bristol-Myers Squibb, asuntos acumulados C-427/93, C-429/93 y C-436/93) o 30 noviembre 2004 (caso Peak Holding, aunto C-16/03), o en España la SAP Madrid (Sección 28ª), de 18 mayo 2006.
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La cuestión sería distinta si, por ejemplo, el empresario español quisiera adquirir el producto en Estados Unidos, y transportarlo a España. La regla legal es el «agotamiento comunitario»: la primera comercialización en el EEE agota el derecho del titular; si la venta es fuera del EEE, el titular podría oponerse a una reventa del producto en el Espacio Económico Europeo.
4) En principio, el empresario español no podrá reetiquetar el producto. El reenvasado y reetiquetado de los productos es una de las excepciones del principio de agotamiento comunitario, de forma...
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