Los primeros pronunciamientos judiciales españoles sobre conflictos entre nombres de dominio y signos distintivos

Autor:Ángel García Vidal
Cargo del Autor:Instituto de Derecho Industrial Universidad de Santiago de Compostela
RESUMEN

I. El caso «nexus».-II. El caso «ozu».-III. El caso «nocilla».-IV. Comentario

 
EXTRACTO GRATUITO

En la actualidad, son cada vez más frecuentes los casos en los que se inscribe como nombre de dominio una denominación igual o similar a un signo distintivo ajeno. Como ya indicábamos en el tomo XVIII de ADI(1), en estos supuestos, los titulares de las marcas u otros signos distintivos registrados pueden alegar infracción de su derecho cuando se cumplan los requisitos establecidos en la legislación de marcas. Así lo han venido a ratificar las primeras resoluciones judiciales sobre la materia dictadas en España. Nos referimos a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona, de 26 de junio de 1998 (caso «Nexus»), y a la sentencia del Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao, de 28 de septiembre de 1999 (caso «Ozú»). Junto a ellas, también merece una especial atención el auto de adopción de medidas cautelares del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Oviedo, de 2 de junio de 1999 (caso «Nocilla»), por los interesantes y amplios razonamientos jurIdicos que realiza.

A continuación expondremos brevemente los antecedentes y transcribiremos los fundamentos más importantes de los pronunciamientos referidos, procediendo después a un breve comentario de los mismos.

  1. EL CASO «NEXUS»

    Don J. B. C. es titular de la marca «nexus», que utiliza para distinguir la prestación de servicios de información de empresas con datos informáticos y estadísticos, ayuda a la dirección y explotación de empresas y servicios de informática. La marca está registrada en la OEPM para la clases 35 y 42. Estas marcas fueron cedidas por su titular a «Nexus Servicios de Información, S. L.», quien tiene registrado el término «Nexus» como nombre comercial. Por su parte, la sociedad «Nexus Comunicaciones, S. A.» -dedicada a prestar servicios de comunicaciones por terminales de ordenador, tanto a particulares como a empresas- identifica esos servicios empleando su propia denominación social, a la que añade un elemento gráfico (un diseño característico de la tierra con una flecha). «Nexus Comunicaciones, S. A.», obtuvo el nombre de dominio «nexus.es», que utiliza en la dirección URL de su página Web y en su dirección de correo electrónico.

    Don J. B. C. y «Nexus Servicios de Información, S. L.», requirieron notarialmente a «Nexus Comunicaciones, S. A.» para que dejara de utilizar el término «nexus» en su nombre de dominio para comercializar sus servicios. En enero de 1996, después del primer requerimiento, la citada sociedad anónima solicita el registro como marca, para la clase 38 del nomenclátor, del signo mixto que viene utilizando en el mercado. Así las cosas, don J. B. C. y «Nexus Servicios de Información, S. L.», demandan a «Nexus Comunicaciones, S. A.» por violación de derechos de propiedad industrial, estimando que la solicitud de marca de esta última no confiere al solicitante la propiedad del signo, por tratarse de una mera «solicitud de cobertura». La demandada, por su parte, alega inexistencia de riesgo de confusión entre los signos de las demandantes y el signo que ella utiliza, ya que el suyo incluye elementos gráficos. Y por otra parte, los servicios distinguidos en uno y otro caso no guardan relación entre sí.

    Pues bien, el Juzgado de Primera Instancia número 36 de Barcelona, mediante sentencia dictada el 26 de junio de 1998, estimó la pretensión de los demandantes, aunque no reconoció la existencia de daños y perjuicios. Especialmente interesantes son los fundamentos jurIdicos tercero y cuarto de la sentencia:

    Tercero. En esencia la demandada defiende la compatibilidad entre las marcas registradas por los demandantes y el signo distintivo que utiliza para identificar sus propios servicios; en primer lugar porque salvo en Internet, viene empleando la denominación NEXUS COMUNICACIONES sobre un gráfico característico (la Tierra con una flecha) y, en segundo lugar, porque su actividad, para la que ha solicitado la marca número 2.008.390, se integra dentro de la clase 38 del Nomenclátor Internacional (comunicaciones por terminales de ordenador), en tanto que las marcas de la actora identifican servicios de otras clases del Nomenclátor. Sin perjuicio de analizar posteriormente si concurren o no los servicios de una u otra parte en el mercado, en cuanto a este segundo argumento, tanto la Sala 1.a del Tribunal Supremo (Sentencias de 30 de abril de 1987 y de 14 de octubre de 1991) como la Sala 3.a (Sentencia de 12 de abril de 1980), tienen declarado que la inclusión o no del producto o servicio en el mismo o distinto número del Nomenclátor es irrelevante a estos efectos, dado que es una mera clasificación que puede servir "como elemento coadyuvante en caso de duda", siendo lo realmente trascendente que se dé o no posibilidad de confusión, esto es "que coincidan o no en la misma área de comercialización" -dice la última de las sentencias citadas-. Por todo ello, debe rechazarse el argumento formal invocado por la demandada de pertenecer los servicios a distintas clases del Nomenclátor Internacional.

    Cuarto. Es un hecho incontrovertido que tanto la entidad actora como la demandada prestan sus servicios en Internet; por tanto, concurren en el mercado prestando los mismos servicios. El perito informante, después de realizar una serie de consideraciones generales sobre la navegación por Internet, señala que la forma más razonable de buscar información dentro del territorio español sería añadir el nombre de la entidad a la fórmula "www.-.es"; por tanto, siendo el término NEXUS el que identifica o singulariza a las dos entidades en litigio, dado que la demandada tiene registrado dicho acrónimo como dominio, utilizando la forma habitual se accedería a la información de NEXUS COMUNICACIONES, S. A. (la actora tiene registrado como dominio el nombre REDNSI). Otras vías para acceder a una página Internet es la consulta a través de "buscadores"; y en dos de los buscadores españoles (tipo OLE y DONDE) resulta información de las dos entidades. La tercera vía de acceso es por medio de Registro Delegado de Internet en España, conocido con el nombre ES-NIC -sistema poco conocido y utilizado por el público, según el perito informante-, vía que igualmente ofrece información de NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S. L., y NEXUS COMUNICACIONES, S. A. Por todo ello, preguntado el perito (folio 585) "si es posible que usuarios de Internet e Infovía confundan las entidades NEXUS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, S. L., y NEXUS COMUNICACIONES, S. A., causada por el uso que la demandada realiza de la marca NEXUS", contesta que, "efectivamente", añadiendo que "existe una alta probabilidad de que alguien que sólo conozca que el nombre de un proveedor de servicios Internet es NEXUS intente localizarlo a través de la dirección www.nexus.es, en cuyo caso accedería NEXUS COMUNICACIONES, S. A., ya que el nombre del acrónimo parece ser el más indicado. Si se accede a través de confusiones al existir dos entidades dedicadas al mismo negocio y que el inicio del nombre es exactamente igual". Por tanto, el informe pericial es concluyente, confirmando que el empleo indebido por la demandada de la marca registrada por la actora, tanto en Internet como en Infovía, provoca confusión en el usuario. Todo ello ha de conducir, inexorablemente, a la estimación de la demanda, condenando a la demandada, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36.a) de la Ley de Marcas, a que cese en el uso del nombre NEXUS en sus comunicaciones por las vías mencionadas. Es incuestionable que la comunicación por Internet es una actividad englobada en la marca número 1.239.793, cuyo objeto está constituido por "los servicios de informática", estando facultada la actora para impedir el uso que viene haciendo la demandada del nombre NEXUS en la red de Internet. La colisión no se produce por la forma en que se identifica la demandada -su propio nombre social y un gráfico característico-, pues la configuración mixta del signo distintivo, unido a que el término NEXUS, aun no siendo genérico -en cuyo caso no podría ser objeto de registro (art. 13 de la Ley)- es muy usual en el mundo de la informática, encontrándose incluido en muchas direcciones de Internet o en empresas, si se utilizan, como vías de acceso, los buscadores internacionales (informe pericial, al folio 586). La confusión se produce en la red de Internet e Infovía, en la que la demandada, como se ha indicado, utiliza en su E-MAIL exclusivamente la denominación NEXUS. Ésta se ha esforzado en demostrar que la actora optó voluntariamente por un dominio distinto (REDNSI.COM) y así parece admitirlo D. J. B. al absolver en confesión, la posición cuarta (folio 516); ello, entiendo, no constituye obstáculo alguno para la protección de la marca registrada, dado que la confusión, en todo caso, existe. La actora, teniendo el derecho exclusivo de utilizar en el mercado la marca NEXUS de la que es titular, en uso de su libertad, puede emplear en Internet un registro distinto, sin que ello enerve las acciones que en protección de su derecho ostenta frente a un tercero que utiliza una marca idéntica. La marca NEXUS está incluida en la denominación de la actora y el nombre de la empresa es un elemento esencial como vía de aceso a una página Internet -todo ello, por tanto, acredita el uso de la marca, sin perjuicio de su utilización en otros servicios informáticos distintos-. En consecuencia, procede declarar la violación del derecho de la actora y condenar a la demandada a que cese los actos que violan tal derecho.

  2. EL CASO «OZÚ»

    La sociedad Advernet, S. L., -titular de la marca registrada «ozú» para distinguir un buscador de Internet-, demandó a Ozucom, S. L., y a don E. A. R. por violación de su marca. La sociedad...

Para continuar leyendo

SOLICITA TU PRUEBA