La prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto

AutorJosé Manuel Otero Lastres
Páginas371-396

José Manuel Otero Lastres. Dr en Derecho, Catedrático de Derecho Mercantil, Facultad de Derecho, Universidad de Alcalá de Henares. Miembro del IDIUS. Dirección electrónica: josemanuel.otero@oterolastres.com.

Page 372

I Introducción

Como es sabido, las leyes modernas de marcas, en lugar de reunir asistemáticamente todas las prohibiciones de registro en un solo precepto, como hacía por ejemplo el artículo 124 del EPI, las sistematizan, dividiéndolas en dos grandes grupos: prohibiciones absolutas y prohibiciones relativas. Los criterios en los que se fundamenta esta división son, principalmente, el de la libre disponibilidad en el caso de las prohibiciones absolutas (también llamado «imperativo de disponibilidad» en la reciente Sentencia de 10 de abril de 2008, caso ADIDAS, apartado 23, con ulteriores citas de sentencias del TDJCE) y el de la preexistencia de mejores derechos de terceros en el supuesto de las relativas.

Entre todas las prohibiciones absolutas de registro presenta especial interés la de la letra e) del apartado 1 del artículo 5 de la vigente Ley de Marcas de 2001, que prohibe que se registren como marcas:

«los (signos) constituidos exclusivamente por la forma impuesta por la naturaleza del propio producto o por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, o por la forma que da un valor sustancial al producto».

Esta prohibición reproduce casi textualmente la contenida en la letra e) del apartado 1 del artículo 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE, del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, «relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas». Por su parte, en la letra d) del apartado 1 del artículo 11 de la ley de marcas de 1988, figuraba asimismo una prohibición semejante aunque tenía una redacción diferente: «No podrán registrase como marcas...: ... d) Las formas que vengan impuestas por razones de orden técni-Page 373co o por la naturaleza de los propios productos o que afecten a su valor intrínseco».

Como puede apreciarse con toda claridad, en las normas que anteceden se contiene una triple prohibición de registro. Así, no pueden registrarse los signos que estén constituidos exclusivamente: 1) por la forma impuesta por la naturaleza del producto; 2) por la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico, y 3) por la forma que da un valor sustancial al producto. Aunque cada una de estas prohibiciones tiene por sí misma entidad suficiente para ser analizada de manera separada, en las líneas que siguen voy a detenerme en el estudio de la última: la de los signos constituidos exclusivamente «por la forma que da un valor sustancial al producto». La razón de ello es que, como afirma el maestro FERNÁNDEZ-NOVOA1, esta prohibición es la más problemática de las tres que contenía la letra d) del apartado 1 del artículo 11 de la ley de 1988. Complejidad que, a mi juicio, no ha desparecido en absoluto por el hecho de que la nueva ley española de 2001 haya modificado ligeramente la redacción de esta prohibición para acoger casi de manera textual la de la letra e) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE.

II Antecedentes de la prohibición contenida en el inciso final de la letra e) del apartado 1 del artículo 5 LM

En cuanto al origen de esta prohibición de registrar como marca la «forma que da un valor sustancial al producto», se trata, como ya se ha indicado, de una prohibición que formula la Primera Directiva 89/104/CEE, de Marcas, pero que proviene del párrafo segundo del artículo 1 de la Ley uniforme del Benelux sobre las marcas de productos, que entró en vigor el 1 de enero de 19712. En efecto, después de establecer en el párrafo primero de su artículo 1 que: «Son consideradas como marcas individuales las denominaciones, dibujos, sellos, precintos, letras, cifras, formas de productos o de su presentación y cualesquiera otros signos que sirvan para distinguir los productos de una empresa», añade en su párrafo segundo: «Sin embargo, no pueden ser consideradas como marcas las formas que son impuestas por la propia naturaleza del producto, que afecten a su valor esencial o que produzcan resultados industriales». Al referirse al origen de la prohibición contenida en la letra e) del apartado 1 del artículo 3 de la Directiva, el maestro FERNÁNDEZ-NOVOA3, tras recordar que procede del Derecho uniforme del Benelux, añade que hay que acudir a este Ordenamiento a fin de esclarecer su significado.

Page 374

Desde luego, esta prohibición no figuraba, como tal, en el antiguo EPI, el cual, después de admitir en su artículo 126 que el tamaño y los colores podían constituir una marca si iban «unidos a una forma peculiar», contenía dos referencias en su artículo 124 que podían guardar cierta relación con dicha prohibición. La primera era la prohibición contenida en el inciso final del número 9.° de este precepto que disponía que «no podrán ser admitidos al registro como marcas: 9.° ... los envases que no contengan grabado, estampado o cualquier otro procedimiento, elementos que los caractericen y distingan como marcas-envase»4. La segunda referencia, dada la interpretación que se hace hoy de este inciso final del artículo 5.Le) de la LM, podía venir constituida por el párrafo final del núm. 14 de dicho artículo 124, que prohibía el registro de «los dibujos, reproducción de obras artísticas que estuvieran amparados por un registro anterior, conforme al artículo 190 de este Estatuto, siempre que ese derecho se manifieste por medio de oposición». Al analizar esta prohibición, el maestro FERNÁNDEZ-NOVOA5, dice que, además de que debería constituir el número 15 del artículo 124, debería encuadrarse entre las causas de nulidad y que debería comprender, con carácter general, todas las hipótesis en las que una marca reproduce una obra protegida por el derecho de autor o por un diseño industrial.

La primera vez que se contempla en nuestra legislación una prohibición de registro de marca que tiene que ver con el «valor» que confiere la forma al producto es la ya indicada de la letra d) del artículo 11 de la Ley de 1988, que dispone que no podrán registrarse como marca las formas que afecten al valor intrínseco de los productos. Al comentar esta prohibición, FERNÁNDEZ-NOVOA6 afirmaba que aunque no existían diferencias fundamentales entre las redacción de esta prohibición y la de la Directiva, era preferible la de esta última por ser más precisa y clara. Por lo cual, aconsejaba de le ge ferenda trasladar literalmente a la futura ley española de marcas la prohibición, tal y como era formulada en la Directiva 89/104/CEE. Ahora bien, a pesar de las indicadas diferencias de redacción, este ilustre Maestro interpretó la citada prohibición de la Ley de 1988 en un sentido muy parecido al de la prohibición que figura en la vigente Ley de 2001.

III Problemas interpretativos de la prohibición de registrar como marca la forma que da un valor sustancial al producto

Como ya he indicado con anterioridad, esta prohibición no es un modelo de claridad. El texto de la prohibición es claro en el sentido dePage 375 que prohibe el registro como marca de la forma que da un valor sustancial al producto. Pero lo que precisa de claridad es averiguar que significa que una forma da un valor sustancial un producto. Lo cual solamente puede indagarse a través del correspondiente proceso de interpretación.

1. Sentido de la palabra «forma» a la que se refiere la letra e) del apartado 1 del artículo 5

El primer problema que se plantea es el de si la palabra «forma» utilizada al formular la correspondiente prohibición de registro de marcas debe ser limitada únicamente a las formas tridimensionales o se extiende también a las bidimensionales. Este problema fue planteado en el Derecho belga por BRAUN7, el cual recuerda que la Corte de Justicia del Benelux en la Sentencia de 16 de diciembre de 1991, dictada en el caso Burberrys II, señaló que la palabra «forma» que emplea la ley del Benelux en la indicada prohibición se entiende en el sentido de marca tridimensional, por lo que no es aplicable a las formas bidimensionales.

En una primera aproximación, podría pensarse también que la...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR