Problemas procesales del sistema de patentes: incidencia de las últimas reformas legales

AutorLuis-Andrés Cucarella Galiana
Cargo del AutorDoctor en Derecho Área de Derecho Procesal
  1. INTRODUCCIÓN

    La doctrina ha subrayado la importante contribución del sistema de patentes al fomento de la investigación y el desarrollo (1). Aunque pueda parecer una paradoja, la concesión de un derecho de exclusiva al inventor (o a su causahabiente) incentiva la investigación, en la medida en la que la patente aparece configurada como la recompensa al esfuerzo investigador(2). Dentro de este contexto debe situarse el artículo 44.2 de la

    Constitución española en el que se señala que «los poderes públicos promoverán la ciencia y la investigación científica y técnica en beneficio del interés general». De igual modo, se entiende también que el legislador reconozca legitimación activa a la Administración para el ejercicio de la acción de nulidad(3), tal y como se desprende del artículo 113.1 Ley de Patentes (LP).

    Para alcanzar los objetivos inherentes al sistema de patentes, el legislador ha considerado necesaria la introducción de determinadas especialidades procesales para las controversias que se generen en relación con la propiedad industrial(4). Sin embargo, por falta de una técnica legislativa adecuada, estas disposiciones plantean problemas interpretativos que pueden comprometer la tutela efectiva de los derechos implicados en el sistema de patentes. El objeto de este estudio no es el análisis de los diferentes problemas procesales que nacen del articulado de la Ley de Patentes, sino determinar cuál ha sido la incidencia sobre los mismos de las últimas reformas operadas en el ordenamiento jurídico español. Estas modificaciones, en algún caso han afectado directamente al contenido de algún precepto procesal. No obstante, la reforma operada en los aspectos materiales debe tenerse en cuenta también, en la medida en la que algunos de los artículos afectados se han tomado como referentes, por la doctrina y la jurisprudencia, para solucionar determinados problemas procesales. En todo caso, las reformas realizadas en el ámbito material inciden de manera indirecta sobre algunas soluciones que puedan ofrecerse a las situaciones de controversia que se generan en el sistema de patentes.

  2. LA LEY 66/1997, DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL Y LA TUTELA CAUTELAR EN LA LEY DE PATENTES

    1. Alcance de las reformas operadas. Problemas derivados de la nueva redacción del artículo 133.1 lp

      La primera reforma a la que debemos referirnos es la que se ha realizado por la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social (BOE 31 diciembre 1997, núm. 313). El artículo 122 de esta Ley modifica el contenido de los artículos 83, 101 y 133.1 LP. El primero de los citados establece la obligación de explotar la invención que ha tenido acceso a la Oficina Española de Patentes y Marcas(5) (OEPM), en concreto, dispone que «el titular de la patente está obligado a explotar la invención patentada, bien por sí o por persona autorizada por él, mediante su ejecución en España o en el territorio de un miembro de la Organización Mundial del Comercio de forma que dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional». Se añade un nuevo párrafo a este artículo que, con un pequeño matiz, realiza las mismas indicaciones que la última parte de la redacción originaria del artículo 83. En concreto, «la explotación deberá realizarse dentro del plazo de cuatro años desde la fecha de presentación de la solicitud de patente, o de tres años desde la fecha en que se publique la concesión de ésta en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial, con aplicación automática del plazo que expire más tarde».

      La reforma del artículo 101 afecta al régimen de licencias obligatorias que, entre otros motivos, pueden concederse por falta o insuficiencia de explotación de la invención patentada(6) [arts. 8.a) y 87 LP]. En último lugar, la reforma también afecta a la redacción del artículo 133.1 LP. Esta disposición inicia el Capítulo III, del Título XIII, relativo a las medidas cautelares. Tras la reforma, se indica que «quien ejercite o vaya a ejercitar una acción de las previstas en la presente Ley podrá solicitar del órgano judicial que haya de entender de la misma la adopción de medidas cautelares tendentes a asegurar la eficacia de dichas acciones, siempre que justifique la explotación de la patente objeto de la acción en los términos del artículo 83 de la presente Ley o que ha iniciado unos preparativos serios y efectivos a tales efectos».

      La lectura comparativa del contenido anterior del artículo 133.1 LP, con el resultante de la reforma, nos permite realizar las siguientes observaciones:

      1. Se mantiene la norma de competencia prevista en función de la cual, el órgano competente para el proceso principal también lo es para el cautelar(7). No se introduce ningún matiz según el momento en el que se presente la solicitud de medidas cautelares(8).

      2. Se sigue indicando que las medidas cautelares pueden solicitarlas quienes ejerciten o vayan a ejercitar una acción de las previstas en la LP.

      3. De igual modo, se subraya que las medidas se adoptan para asegurar la efectividad de las acciones ejercitables, como no podía ser de otra manera, dada la estructura instrumental de las medidas que se regulan en los artículos 133-139 LP9.

      4. Para acceder a la tutela cautelar de los artículos 133-139 LP se sigue exigiendo la explotación de la patente objeto de la acción o el desarrollo de preparativos serios y efectivos al efecto.

      5. La reforma introduce una remisión expresa al artículo 83 LP, pues la explotación de la patente o los preparativos al efecto deben llevarse a cabo conforme a lo previsto en el artículo citado. Este artículo, junto a la exigencia de que la explotación se lleve a cabo en España o un país de la Organización Mundial del Comercio, exige que «dicha explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional». La duda que surge es si para la adopción de las medidas cautelares debe acreditarse también el cumplimiento de este último requisito. Al respecto, entendemos que son posibles dos interpretaciones.

      En primer lugar, dado el tenor del artículo 133.1 LP se ha sostenido que, si el peticionario de las medidas cautelares debe explotar la patente en los términos del artículo 83 LP, debe acreditar que dicha explotación se realiza en el ámbito territorial señalado y que la misma satisface las exigencias de la demanda nacional(10). Este último requisito, sin embargo, lleva aparejado graves dificultades de acreditamiento tal y como ha puesto de relieve la doctrina (11).

      En segundo lugar, frente a la anterior interpretación podría entenderse que la remisión del artículo 133.1 LP al 83 LP es a los efectos de determinar el ámbito geográfico en el que la explotación de la patente debe desarrollarse, que es en realidad lo que se modifica del contenido del artículo 133.1 LP. Antes de la reforma, este artículo disponía expresamente que la explotación debía desarrollarse en España. La ampliación del ámbito territorial en el que debe cumplirse la obligación de explotar la patente ex artículo 83 LP, implicaba que fuera necesario reformar el contenido del artículo 133.1 LP, y así se hace con la remisión expresa que se realiza en la citada disposición. Así, en el momento de solicitar las medidas cautelares, debe acreditarse la explotación efectiva o el desarrollo de preparativos en el ámbito territorial señalado, mientras que la exigencia de que la explotación resulte suficiente para satisfacer la demanda del mercado nacional debe quedar fuera del control por parte de la jurisdicción en el momento de decidir sobre la tutela cautelar. Esta interpretación se acomoda mejor a las distintas funciones que el legislador ha encomendado a la administración y a la jurisdicción en el sistema de patentes. En su caso, la verificación de que la explotación satisfaga la demanda del mercado nacional debe hacerse por la OEPM en el momento de conceder una licencia obligatoria por falta de explotación, o para declarar la caducidad de la patente por este motivo, sin que el acceso a la tutela cautelar tenga que supeditarse al hecho de que se satisfaga este requisito.

      Esta interpretación queda reforzada si se presta atención al contenido del artículo 133.1 LP. El acceso a la tutela cautelar sesupedita a la explotación efectiva o al desarrollo de preparativos al efecto. Pues bien, si basta desarrollar estos preparativos para obtener la tutela cautelar, no parece lógico exigir en el proceso cautelar que la explotación desarrollada satisfaga la demanda del mercado nacional. En definitiva, la novedad que implica la reforma del artículo 133.1 LP se refiere al ámbito geográfico en el que debe realizarse la explotación de la patente o los preparativos serios y efectivos al efecto. El control relativo a la satisfacción de la demanda del mercado nacional deberá realizarlo, en su caso, la OEPM en los casos a los que nos hemos referido anteriormente (licencias obligatorias, caducidad de la patente).

      El segundo problema que se deriva de la remisión expresa del artículo 133.1 LP al artículo 83 LP es el relativo a si el acreditamiento de la explotación o el desarrollo de preparativos al efecto debe hacerse solamente cuando hayan transcurrido los plazos de tres y cuatro años, respectivamente, previstos en el párrafo segundo del artículo 83 LP. La primera interpretación posible sería la de entender que, dada la remisión expresa, el acreditamiento de la explotación o de los preparativos solamente puede exigirse vencidos los plazos citados. Es decir, que hasta que no transcurran los plazos de tres o cuatro años del artículo 83.2 LP, el peticionario de las medidas cautelares no debe acreditar la explotación de la patente o el desarrollo de preparativos serios y efectivos al efecto. Sin embargo, entendemos que esta interpretación no sería correcta por distintas razones.

      En primer lugar, ya hemos indicado que la remisión al artículo 83 LP es principalmente a los efectos de poder identificar el ámbito...

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