La Función del Perito como experto en la Valoración de los aspectos Técnicos en procedimientos Judiciales de Patentes
| Autor | Vicente Huarte Salvatierra |
| Cargo del Autor | Doctor en Farmacia y Agente de la Propiedad Industrial - Consultor sobre patentes farmacéuticas |
| Páginas | 51-66 |
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Las patentes son títulos de propiedad de contenido sustancialmente técnico y, por tanto, la mayor parte de las controversias sobre las mismas, ya se refieran a la usurpación del derecho del titular o a la validez de la patente, inevitablemente exigen entrar a fondo en consideraciones técnicas.
Las diversas actividades de la industria farmacéutica plantean problemas tecnológicos que pueden llegar a ser bastante complejos y que, obviamente, son de difícil comprensión para abogados y jueces.
Así pues, tanto a los abogados como a los jueces involucrados en conflictos sobre patentes farmacéuticas les resulta indispensable disponer de un auxilio técnico que les permita efectuar una valoración jurídica apropiada.
En mi opinión, los aspectos básicos sobre cuál debiera ser el papel de los peritos técnicos en los litigios sobre patentes, pueden resumirse en los siguientes puntos:
- En litigios sobre violación y/o validez de patentes el juez ha de tomar sus propias decisiones a través de los ojos delPage 52 «experto en la materia», que es quien está capacitado para interpretarlas1.
- Los peritos técnicos que actúan en un litigio nunca son suficientemente representativos del «experto en la materia»; solamente son, con mayor o menor grado de acierto, intérpretes de lo que entendería el «experto en la materia». Su función es ayudar al juez a entender qué es lo que el «experto en la materia» interpretaría a la vista de las reivindicaciones y descripción de la patente.
- Por sí solas, las conclusiones finales a las que llegan los peritos técnicos (infringe/no infringe, inventivo/no inventivo, válido/inválido,...) debieran ser de escaso valor para el juez, porque es el propio juzgador quien debe llegar a una convicción y tomar una decisión.
- Lo que es importante y valioso para el juez son las razones que exponen los peritos técnicos para justificar sus conclusiones.
- Las razones que exponen los peritos técnicos debieran permitir al juez identificar lo que se ve a través de los ojos del experto en la materia y, por tanto, son la base técnica sobre la que se debiera sustentar su decisión.
Reconozco que se trata de un planteamiento cuya aplicación en España plantea hoy en día alguna dificultad debida a la todavía poco desarrollada especialización de los jueces españoles, pero que se asemeja mucho a lo que, con diferentes matices, ya se está practicando en países europeos que po-Page 53seen tribunales altamente especializados en patentes, tales como Gran Bretaña y Alemania.
Por otro lado, considero que dicho planteamiento es sustancialmente acorde con la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), que reconoce la libre valoración por el juez de la actividad pericial:
Así, la actividad pericial, cuya regulación decimonónica reflejaba el no resuelto dilema acerca de su naturaleza -si medio de prueba o complemento o auxilio del juzgador-, responde ahora plenamente a los principios generales que deben regir la actividad probatoria, adquiriendo sentido su libre valoración.
(LEC, Preámbulo)
A mi juicio resulta crucial, pues, tener una idea clara acerca de:
- lo que representa la figura del «experto en la materia»,
- el sentido de la pericia técnica, y
- todo ello en función del grado de especialización del juzgador
En estos aspectos, y en algún otro adicional, se centrará mi exposición.
Tanto la Ley de Patentes (LP) como el Convenio de la Patente Europea (CPE) se refieren expresamente al «experto en la materia» o al «experto sobre la materia» en los artículos que definen el requisito de actividad inventiva2 y el requisito de suficienciaPage 54 de la descripción3. Sin embargo las citadas leyes no definen explícitamente el concepto de «experto en la materia».
Por el momento, hasta donde yo sé, la jurisprudencia española no permite efectuar una interpretación adecuada del concepto de «experto en la materia», lo que hace conveniente echar una ojeada a cómo tratan otros países de nuestro entorno esta cuestión.
Puede afirmarse que la legislación, doctrina y jurisprudencia comparadas de los países más representativos suele ser sustancialmente unánime en los siguientes aspectos:
(a) El experto en la materia (the person skilled in the art) es una persona o un grupo de personas (equipo de trabajo) que posee los conocimientos de un especialista normal en la materia a la que se refiera la patente4.
(b) Posee el grado de conocimientos (common general knowledge) adecuado a la fecha relevante (en el caso de actividad inventiva la fecha de prioridad de la patente).
(c) Se presume que tiene acceso a todo el estado de la técnica disponible en la fecha relevante.
(d) Tiene a su disposición los medios habituales para desarrollar trabajos de rutina y experimentación.
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(e) Carece de capacidad inventiva, es decir no es capaz de resolver un problema cuya solución no le resulte obvia.
No existe ningún experto que carezca completamente de capacidad inventiva, y ello hace que la figura del «experto en la materia» sea una figura ficticia que solamente sirve como referencia para efectuar una valoración jurídica. Es por ello que, en ocasiones, los jueces anglosajones utilizan el adjetivo «notional» (imaginario) para calificar al experto en la materia («notional addresee», «notional skilled worker», «notional practitioner», ...).
Los jueces británicos especializados en patentes, que tienen gran prestigio en el ámbito europeo y mundial, han puesto especial énfasis en esta figura, mostrando a veces su sentido del humor:
The classical touchstone for obviousness is the technician skilled in the art but having no scintilla of inventiveness or imagination; a paragon of deduction and dexterity, wholly devoid of intuition; a triumph of the left hemisphere over the right. The question to be asked is whether this mythical creature (the man in the Clapman omnibus of patent law) would, in the light of the state of the art and common general knowledge as at the claimed date of invention, have come directly and without difficulty to the solution taught by the patent. It is a very difficult test to satisfy.
(Mr. Justice Hugessen. Beloit Canada Ltd v Valmet Oy)
En alguna otra sentencia, los jueces británicos han llegado a calificar a la figura del experto en la materia como «un...
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