Patentes de segundo uso

Autor:Mónica Wltthaus
Cargo del Autor:Profesora de Derecho de la Propiedad Industrial de la Facultad de Derecho de la UBA (Universidad de Buenos Aires). - Profesora de Alemán (Lengua IV) de la Carrera de Traductor Público de la UBA. Abogada-Agente de la Propiedad Industrial.
Páginas:385-396
RESUMEN

Definición - Las normas aplicables - La practica del INPI: Circular ANPL num. 008/002 directrices de patentamiento - Otra interpretación posible - La decisión de la alta cámara de recursos de la oficina europea de patentes (...)

 
ÍNDICE
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Definición

Se denominan patentes de segundo uso aquellas en que la materia a proteger se encuentra expresada en una reivindicación del tipo:

— «Uso del producto X para el propósito Y», donde el producto X se trata de un producto conocido y la novedad está dada por el propósito Y, siendo además conocido un «primer uso» de este producto para un propósito diferente; de lo contrario no estaríamos frente a un segundo (o posterior) uso;

— Así como en las así llamadas reivindicaciones «tipo suizas»: «El uso de un compuesto X para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y», donde el compuesto X es conocido y la novedad está dada por la aplicación del medicamento;

— O en reivindicaciones de procedimiento del tipo: «Procedimiento para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad y caracterizado porque comprende el compuesto X», donde el compuseto X es conocido, el procedimiento en sí mismo no es novedoso y la novedad está dada por la aplicación del compuesto X como principio activo de un medicamento para combatir Y.

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Como surge de lo antes dicho, en los casos que aquí nos interesan los productos o compuestos en cuestión ya son conocidos en el estado de la técnica para una primera aplicación, diferente de la que aquí se reivindica, por lo que hablamos de un segundo o ulterior uso, ya que nada justifica que las conclusiones aplicables al segundo uso no lo sean también a los usos posteriores.

Si bien es frecuente que la discusión y el análisis de este problema aparezca ligado a los segundos usos o segundas indicaciones médicas y, por ende, al ámbito de la industria farmacéutica, de ningún modo se ecuentra limitado a dichos casos, ya que el problema de la protección de las invenciones relativas a segundos usos puede aparecer en cualquier otra rama de la técnica. Por su actualidad cabe señalar la importancia de este tema en el campo de las invenciones biotecnológicas, que ha motivado no pocas discusiones doctrinarias en la Comunidad Europea, dado que —atento al carácter «multifuncional» de los genes— es probable que en dicho campo —con relación al mismo gen— existan la patente de producto (otorgada en este caso en base a una función conocida del gen en cuestión) y una o más patentes de uso protegiendo diversas aplicaciones del mismo1.

Para analizar la posibilidad de protección de este tipo de inventos en nuestro país corresponde comenzar por una breve exposición de las normas aplicables, la práctica actual del INPI, así como la opinión de la doctrina. Para dar un panorama más amplio cabe referirse también a la solución dada a este problema en la normativa y la casuística europea.

Las normas aplicables

De acuerdo a nuestra Constitución Nacional, «Todo autor o inventor es propietario exclusivo de su obra, invento o descubrimiento, por el término que le acuerde la ley» (art. 17 CN). Ésta es la norma fundamental que debe tener en cuenta toda regulación que se dicte a fin de regular los derechos de los inventores, ya que el respeto del orden jerárquico que surge del artículo 31 CN, hace que las normas que reglamenten dichos derechos en forma alguna puedan desvirtuarlos.

El TRIP'S, superior a las leyes locales en atención a lo dispuesto por el artículo 75, inciso 22, de nuestra CN y en cumplimiento del cual nuestro país reformó su Ley de Patentes, dice en su artículo 27 que las patentes podrán obtenerse para todas las invenciones, sean de productos o de procedimientos, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial. En su artículo 65, inciso 5, se establece la cláusula de no degradación, de acuerdo a la cual: «Todo miembro que se valga dePage 387un período transitorio al amparo de lo dispuesto en los párrafos 1, 2, 3 o 4 supra velará por que las modificaciones que introduzca en sus leyes, reglamentos o prácticas nacionales durante ese período no hagan que disminuya el grado de compatibilidad de éstos con las disposiciones del presente Acuerdo»; es decir, que se prohibe a disminuir el grado de protección preexistente al TRIP'S 2.

En este contexto deben ser interpretadas las normas aplicables al caso de nuestra legislación local:

El artículo 4 de la Ley de Patentes dice que serán patentables «las invenciones de productos o de procedimientos siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva y sean susceptibles de aplicación industrial». A continuación se incluyen definiciones de invención (cuyo aporte a la correcta inteligencia del significado de la Ley resulta por cierto bastante dudosa3, novedad, actividad inventiva y aplicación industrial.

El artículo 6, inciso E), de la Ley de Patentes excluye de la patentabilidad «los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutico o de diagnóstico aplicables al cuerpo humano y los relativos a animales». La ubicación de esta exclusión en este artículo, es decir, entre las creaciones que no se consideran inventos por faltar alguno de los requisitos del artículo 4 y, por ende, no son patentables, hace que la misma deba interpretarse como restringida a aquellos casos en que falta el requisito de industrialidad, por lo que no se encontrarían incluidos en esta exclusión de la patentabilidad los productos farmacéuticos, los procedimientos para su fabricación, ni los instrumentos o demás productos ligados a esta actividad, dada su obvia industrialidad 4.

Si el motivo de la exclusión de la patentabilidad no se viera en la falta de industrialidad —y, por ende, no resultara aplicable dicho criterio para interpretar su alcance— tan sólo cabría concluir que su inclusión en el artículo 6 resultaría errónea, ya que entonces este caso estaría más cercano a los mencionados en el artículo 7, es decir, a los supuestos en que —si bien existe un invento— el legislador ha optado por no protegerlo en virtud de consideraciones políticas o económicas ajenas a la calidad de invento o no de la creación cuya protección se solicita 5.

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La practica del INPI: Circular ANPL num 008/002 directrices de patentamiento

La práctica actual del INPI se ve reflejada en la Circular núm. 008/002 de la Administración Nacional de Patentes, que en este punto se ve ratificada por lo previsto las Directrices sobre Patentamiento de la Administración Nacional de Patentes de 10 de diciembre de 2003.

De acuerdo con la circular: No serán protegibles las invenciones que tengan por objeto principal un «segundo uso médico» y que se expresen en las reivindicaciones en cualquiera de las formas típicas allí indicadas.

En el texto de dicha circular se funda esta exclusión de la patentabilidad en las siguientes normas:

El artículo 6, inciso E), de la Ley 24.481:

Se considera que una reivindicación directa de uso del tipo «Uso del compuesto X (conocido) para el tratamiento de la enfermedad Y» será considerada equivalente a un «método de tratamiento terapéutico de la enfermedad Y que emplea la sustancia X» y, por ende, caería bajo la exclusión prevista en dicha norma.

El artículo 4 de la Ley 24.481 y

La falta de una disposición similar a CPE, artículo 54, inciso 5, que permite una excepción en el tratamiento de la novedad, donde la novedad del compuesto se deriva de la novedad de la aplicación:

En base a ello se considera que las reivindicaciones del tipo suizo «Uso de una sustancia X (conocida) para la fabricación de un medicamento para el tratamiento de la enfermedad Y» no cumplen con el requisito de novedad del artículo 4 de la Ley 24.481, atento a que dicha norma no prevé ficción jurídica alguna que permita una excepción en el tratamiento de la novedad, como sí lo permite, por ejemplo, el artículo 54, inciso 5, del Convenio sobre la Patente Europea. Se establece que la novedad del proceso que constituye la materia de una cláusula de uso no puede derivarse del nuevo uso médico y que, en consecuencia, siendo el compuesto X ya conocido en el estado de la técnica para una primera aplicación médica, es decir, conocido su uso en la fabricación de un medicamento, no serán admisibles reivindicaciones de este tipo por no cumplir con los requisitos de patentabilidad.

También en base al artículo 4 se considera que no son admisibles reivindicaciones del tipo «Procedimiento para la fabricación de un medicamento destinado al tratamiento de la enfermedad Y...

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