Patentes y obtenciones vegetales

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a) Tribunal Supremo
I. RELACIÓN CRONOLÓGICA YEXTRACTO
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO
DE 20 DE FEBRERO DE 2008
(Sala de lo Civil/Sección 1.ª)
(Titulares de la patente sobre construcción modular prefabricada para nichos
c. Memorial Parks, S. A.)
Acción por violación del derecho sobre la patente: improcedencia. Demanda
reconvencional por nulidad de la patente por falta de novedad a causa de su
anticipación: procedencia. Divulgación previa de la invención por ensayos
realizados por los titulares más de tres años antes de solicitar su registro.
Divulgación inocua por ensayos que no anticipan la invención conforme al
artículo 7.c) LP: requisitos: improcedencia.
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO
DE 17 DE JULIO DE 2008
(Sala de lo Civil/Sección 1.ª)
(Ariete S.p.A. c. Electrodomésticos Solac, S. A.)
Acción por violación del derecho sobre la patente: procedencia. Indemnización
por daños y perjuicios ocasionados por dicha violación: necesidad de que
sean debidamente acreditados y cuantificados, tanto el daño emergente como
el lucro cesante. Inexistencia en el artículo 64.1 LP de presunción alguna de
la existencia del daño, e inexistencia de doctrina jurisprudencial en tal senti-
do. Posibilidad de diferir a la ejecución de la sentencia declarativa la cuanti-
ficación de la indemnización: improcedencia: declarada la existencia del
daño, no cabe tal posibilidad sin justificar debidamente que esta cuantifica-
ción no ha podido tener lugar durante el proceso declarativo.
Aplicación de la regla ex re ipsa: improcedencia, pese a que la doctrina jurispru-
dencial admite tal aplicación en materia de propiedad industrial y de compe-
tencia desleal, pero no siempre ni en todo caso.
Vid. infra por extenso.
[Nota aclaratoria: Esta Sentencia se muestra contraria a una línea jurisprudencial
que ha ido cobrando fuerza en los últimos años, según la cual la violación de un dere-
cho exclusivo de propiedad industrial da lugar por sí misma y en todo caso a la pro-
tección de daños in re ipsa; sobre esta doctrina, con abundantes citas jurisprudencia-
les, vid. A. BERCOVITZ RODRÍGUEZ-CANO, Apuntes de Derecho Mercantil, 9.ª ed.,
Thomson–Aranzadi, Madrid, 2008, págs. 433 y 434].
ADI
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II. SENTENCIAS REPRODUCIDAS POR EXTENSO
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO DE 17 DE JULIO DE 2008
(Sala de lo Civil/Sección 1.ª)
(Ariete S.p.A. c. Electrodomésticos Solac, S. A.)
ANTECEDENTES Y FUNDAMENTOS DE DERECHO
Los antecedentes de este fallo se exponen en el fundamento de Derecho primero,
reproducido a continuación.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
Primero. El objeto del recurso de casación, al que ha quedado reducido el deba-
te de la litis sobre propiedad industrial y concretamente sobre violación del derecho
de patente, versa únicamente sobre la procedencia de la indemnización de daños y
perjuicios y, en particular, acerca de si la normativa legal en la materia establece, y la
doctrina jurisprudencial reconoce, una presunción legal de existencia del daño por el
hecho de la mera violación del derecho de patente ajeno, de modo que no es necesaria
la prueba sobre la realidad de los daños y perjuicios.
Por la entidad mercantil ARIETE, S. P. A., se dedujo demanda contra ELECTRO-
DOMÉSTICOS SOLAC, S. A., en la que formula diversas pretensiones, con funda-
mento fáctico en que la actora es titular de patente europea núm. 0721757 cuyo objeto
es una «trituradora para vegetales motorizada» (solicitada el 3 de enero de 1996, con-
cedida el 3 de diciembre de 1997, debidamente validada en España, habiéndose publi-
cado su concesión en el BO de la Propiedad Industrial, de 16 de enero de 1998), y que
la demandada ha infringido los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora
de la inscripción de dicha patente mediante el lanzamiento al mercado de un aparato
electrodoméstico denominado «batidora +pasapuré» modelo 435, comprendido dentro
de la esencialidad de la patente de la actora, y con fundamento jurídico en la normati-
va de los artículos 2, 58, 63, 64, 66, 67 y 87 del Convenio sobre Concesión de Paten-
tes Europeas, hecho en Munich el 5 de octubre de 1.973 y ratificado por España (BOE
de 30 de septiembre de 1986), artículo 4 del RD 2424/1986, de 10 de octubre, relativo
a la aplicación de dicho Convenio, y artículos 50, 55, 62, 63, 64, 65 y 66 de la Ley
11/1986, de 20 de mayo, sobre Patentes y Modelos de Utilidad.
La Sentencia dictada por el Juzgado de 1.ª Instancia núm. 1 de Bilbao, el 21 de
diciembre de 1999, en los autos de juicio de menor cuantía número 687 de 1998,
estima la demanda de ARIETE, S. P. A., y declara: 1. Que el aparato electrodomés-
tico pasapurés de la entidad demandada y que se ha acompañado a la demanda vie-
ne comprendido en el objeto de la Patente europea núm. 0721757 de la que es titu-
lar la actora. 2. Que la fabricación y comercialización por la demandada de los
aparatos electrodomésticos a que se refiere el anterior punto supone lesión e infrac-
ción de los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora de la inscripción
de la Patente europea núm. 0721757. Condena a la demandada ELECTRODOMÉS-
TICOS SOLAC, S. A.: 1. A abstenerse en lo sucesivo, total y absolutamente, de
fabricar y vender los aparatos electrodomésticos objeto de la presente demanda a
que se refieren los anteriores puntos y, en general, cualesquiera otros que vengan
comprendidos dentro del objeto de la Patente europea núm. 0721757. 2. A abonar a
la actora los daños y perjuicios irrogados a ésta, hasta la firmeza de esta sentencia,
que se determinaran en ejecución de sentencia. Finalmente establece la atribución
en propiedad a la actora ARIETE, S. P. A., previo su embargo, de los electrodomés-
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ticos y elementos componentes de los mismos producidos por la demandada ELEC-
TRODOMÉSTICOS SOLAC, S. A., con violación del derecho de aquélla, que se
hallen en poder de dicha demandada, así como de los moldes, matrices y demás
material que sólo sirvan para la fabricación de tales aparatos y elementos compo-
nentes de los mismos. La sentencia sienta que la patente de la actora representa una
novedad con nivel inventivo y no resulta del estado de la técnica existente en el
momento de su solicitud de una manera evidente para un experto en la materia, es
decir, cumple los requisitos establecido en los artículos 4.1, 6.1 y 2 y 8.1 de la LP, y
aunque estima que existen algunas diferencias con el aparato de la demandada, las
mismas no afectan a la reivindicación de la actora, es decir, a las características
esenciales o de fundamento del objeto de la patente. Por todo lo que afirma la
demandada ha infringido los derechos de exclusiva que derivan a favor de la actora
de la inscripción de su patente.
La Sentencia dictada por la Sección 4.ª de la Audiencia Provincial de Bilbao, el
21 de marzo de 2001, en el Rollo núm. 117 de 2000, estima parcialmente el recurso
de apelación de Electrodomésticos Solac, S. A. (por Auto de aclaración, de 10 de
abril, se subsana el lapsus calami de mencionar a Ariete, S. P. A.) y se revoca resolu-
ción recurrida en el único sentido: 1.º) De absolver a la parte demandada de la pre-
tensión contenida en el punto 4 del suplico de la demanda interpuesta —relativo a la
reparación de perjuicios—, y 2.º) De no verificar expresa condena en costas, confir-
mándola en lo demás. Contra dicha resolución de la Audiencia se interpuso por la
entidad mercantil ARIETE, S. P. A. recurso de casación articulado en un único moti-
vo en el que se denuncia la infracción de los artículos 63.b), 64.1 y 66.1 y 2 de la
Ley 11/1986, de 20 de marzo, sobre Patentes y del artículo 24 de la Constitución.
Con carácter previo debe examinarse la alegación de la parte recurrida relativa a que
concurre la causa de inadmisión del recurso (no rechazada con anterioridad por el
Tribunal) de no exceder la cuantía del proceso de la suma de veinticinco millones de
pesetas como límite mínimo en el art. 477.2.2.º LEC para acceder a la casación por
haberse tramitado el asunto como de cuantía indeterminada. La petición de inadmi-
sión se desestima porque, si bien no hay óbice a su análisis porque el tema no se
debatió con anterioridad (art. 485, párrafo segundo, LEC), sin embargo, la solicitud
carece de consistencia porque, a pesar de que el Auto de admisión, de 28 de diciem-
bre de 2004, no lo diga expresamente, el presupuesto de recurribilidad no es el del
art. 477.2,2.º LEC, sino el del artículo 477.2.3.º (interés casacional) en relación con
los artículos 477.3, por infracción de doctrina jurisprudencial, y 249.4.º (propiedad
industrial), todos ellos de la LEC, y el criterio interpretativo adoptado al respecto por
esta Sala 1.ª TS.
Segundo. En el único motivo del recurso de casación se denuncia infracción de
los artículos 63.b), 64.1, 66.1 y 2 de la Ley 11/1986, de 20 de marzo, sobre Patentes;
del artículo 24 de la Constitución y de la doctrina jurisprudencial de las Sentencias de
15 de julio de 1994, 2 de octubre de 1997, 27 de julio de 1998, 18 de febrero de 1999
y 20 de julio de 1999.
A través del recurso se pretende combatir la denegación por la Sentencia recurri-
da del resarcimiento de daños y perjuicios del punto 4 del suplico de la demanda. Se
solicitaba en el mismo «la condena de la demandada Electrodomésticos Solac, S. A.,
a abonar a la actora Ariete, S. P. A., en concepto de reparación por los perjuicios irro-
gados a esta última, hasta que gane firmeza la sentencia que se dicte en el pleito, por
la infracción a que se refiere el anterior pedimento 2, la cantidad que se concrete
como importe de los referidos perjuicios, en los periodos de prueba y de ejecución de
sentencia, sobre las bases que se han consignado en la presente demanda». La solici-
tud se estimó por la Sentencia del Juzgado razonando que «en cuanto a la indemniza-
ción de daños y perjuicios, siendo indiscutible su generación, pero no pudiéndose
concretar en este momento por falta de elementos suficientes para su determinación
cuantitativa precisa, habrá de dejarse para la ejecución de sentencia». La sentencia de
ADI 29 (2008-2009), V. Jurisp. y Res. españolas, 965-1280 • ISSN: 1139-3289 971
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