Infracción de Patentes Farmacéuticas y Doctrina de los equivalentes en la Jurisprudencia de la Sección 15.a de la Audiencia Provincial de Barcelona
| Autor | Pascual Segura Cámara |
| Cargo del Autor | Doctor en química y agente de la propiedad industrial - Director del Centro de Patentes de la Universidad de Barcelona |
| Páginas | 15-48 |
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El sistema español de patentes, a pesar de ser veinteañero, está en pañales en lo que se refiere a la interpretación del alcance de la protección de las patentes a efectos de infracción, pues, sobre este tema, la primera sentencia moderna ha llegado en 2003. La doctrina de los equivalentes todavía es más reciente, ya que las primeras sentencias son de 2005.
En el campo químico-farmacéutico, todavía hay algo que no lleva pañales porque aún no ha nacido. Me refiero a la interpretación jurídica de las reservas de patentabilidad, contempladas en del Art. 167.2 del Convenio de la Patente Europea (CPE), e incorporadas al derecho español en la Disposición Transitoria del Real Decreto 2424/1986, para las patentes por la vía europea, y en la Disposición Transitoria Primera de la Ley 11/1986 de Patentes (LP), para las patentes por vía nacional. Aunque, en principio, estas reservas estuvieron vigentes desde la entrada en vigor del CPE y la LP hasta el 7.10.1992, su interpretación jurídica es algo que ahora está comenzando a dirimirse ante los tribunales, y de lo que no hay jurisprudencia comparada, pues es algo peculiar de España (y de Grecia, aunque no conozco sentencias de este país). Precisamente el tema de la tercera de las ponencias de estas jornadas, laPage 16 interpretacin de algunos artculos del Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual-industrial relacionados con el Comercio (ADPIC), puede tener incidencia sobre las citadas reservas. Se observa, pues, que todava hay incertidumbres en el sistema espaol de patentes, a pesar de que este ao se cumple el vigsimo aniversario de la LP y de la entrada de Espaa en el CPE.
Una patente, en principio, se redacta para que resulte disuasoria frente a los posibles imitadores, y no para tener pleitos. En realidad hay relativamente pocos pleitos de patentes, pues son pocas las patentes que se explotan, y todavía menos las que generan conflictos. No obstante, de vez en cuando el pleito es inevitable, y son principalmente las decisiones judiciales que se dictan en él las que sirven para interpretar la Ley.
Cuando hay un pleito, al titular de la patente lo que le interesa es que su patente resulte lo que en inglés se llama enforceable, es decir, eficaz para impedir la imitación por parte de terceros. Por supuesto que al menos una de las reivindicaciones supuestamente infringidas ha de ser válida. Obtener reivindicaciones válidas es relativamente simple si el solicitante se limita a reivindicar algo muy específico, por lo que hay infinidad de patentes con reivindicaciones válidas que le son inútiles a su titular porque no son eficaces para impedir la imitación. La validez y la eficacia de una reivindicación de patente está en función del alcance de la protección; y ésta, en los sistemas español y europeo de patentes, viene deter-Page 17minada por las reivindicaciones, interpretadas a la luz de la memoria y los dibujos. Como ha dicho un famoso juez: «The name of the game is the claim».
Desde el punto de vista empresarial ninguna empresa puede ignorar las patentes ajenas porque puede infringirlas. Por lo tanto, toda empresa que explote algo industrial o comercialmente debe de realizar antes un análisis de riesgo de infracción de patentes, una de las actividades a la que se dedican bastantes profesionales.
Una patente es un título indivisible asociado a un documento. Si está en vigor en un estado, la patente concede a su titular varios derechos. Además de sobre otras cuestiones igualmente importantes (legitimación, pruebas, responsabilidades, etc.), en España son los jueces son los que deciden si la actividad industrial o comercial del tercero infringe o no los derechos del titular. Esto, en la práctica, significa que el juez ha de decidir si el producto o procedimiento que está implicado en la actividad del tercero -lo que le se llama la realización cuestionada- cae o no dentro del alcance de la protección de la patente. Y para decidir sobre esta cuestión, excepto en casos muy simples, los jueces necesitan peritos que les ayuden a interpretar y comparar la realización cuestionada con las reivindicaciones de la patente. En las Cámaras de Recursos de la Oficina Europea de Patentes no suelen necesitar peritos porque sus miembros tienen una forma-Page 18ción técnica. Estos y otros conceptos básicos, ampliamente aceptados, han sido divulgados en la literatura jurídica especializada (cf. p.ej. P. Segura, «Directrices para la determinación del alcance de la protección de las patentes y los modelos de utilidad en España», Actas de Derecho Industrial XXII, 2003, pp. 455-484), y ya han sido incorporados a las sentencias de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona.
En España la especialización judicial en materia de patentes es escasa, aunque aumenta constantemente. Hace muchos años que la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Barcelona se especializó en Derecho Mercantil, y recientemente otras audiencias provinciales están siguiendo su ejemplo. En septiembre de 2004 se crearon los Juzgados de lo Mercantil, lo cual representa una cierta especialización en primera instancia. Tengo la sensación de que los jueces de lo mercantil están muy interesados en aprender sobre cuestiones sustantivas de Derecho de Patentes, y confío en que muchos de ellos se conviertan en especialistas. Pero quizás les lleve más tiempo del deseable, pues algunos Juzgados de lo Mercantil -en particular los de Barcelona- están desbordados de casos sobre otros temas mercantiles ajenos a las patentes.
En general, creo que la Administración de Justicia en materia de patentes también ha mejorando con la introducción de la Ley de Enjuiciamiento Civil, en particular por la agilidad de las vistas orales y porque todos los peritos se consideran peritos judiciales, con las mismas obligaciones de verdad, imparcialidad y objetividad, independientemente de si han sido designados por las partes o por el tribunal. ¡Hay que luchar porque desaparezca la parcialidad que antes se le suponía a los peritos designados por las partes!
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En España, como en todos los países miembros del CPE, el alcance (o extensión, o ámbito) de la protección de una patente viene determinado por sus reivindicaciones; sin embargo, la descripción y los dibujos sirven para la interpretación de las reivindicaciones. Así lo manda el Art. 60.1 LP para las patentes y modelos de utilidad por la vía nacional, y el Art. 69.1 CPE para las patentes por la vía europea. Como he dicho en la introducción, esto, que está tan claro desde 1986, prácticamente no se ha comenzado a aplicar en los tribunales españoles hasta hace muy poco.
Una patente se infringe si se infringe alguna de sus reivindicaciones. Una reivindicación se infringe si un tercero, sin consentimiento del titular, realiza un acto prohibido respecto a una realización que caiga dentro del alcance de la protección de la reivindicación. Los Arts. 50-54 LP definen los actos prohibidos y sus excepciones. Según el CPE una patente europea validada en un país confiere los mismos derechos que una patente nacional en ese mismo país. Precisamente, en la ponencia de Miguel Vidal-Quadras que sigue se tratará de algo que está relacionado: la excepción de no infracción por uso experimental del Art. 52 LP. Para clasificar las reivindicaciones es suficiente considerar el Art. 50 LP, que trata de la infracción directa.
Dejando de lado las invenciones relacionadas con materia biológica (i.e. los apartados 2-4 del Art. 50 LP, introducidos por la Ley 10/2002 que incorpora al Derecho español la Directiva 98/44/CE relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas), que nos son objeto de la presente ponencia, del Art. 50.1 LP se desprende que hay tres tipos generales de reivindicaciones. El texto del artículo habla de distintos «objetos de la patente», pero, como explicita el Art. 26 LP, los objetos de la protección vienen definidos por lasPage 20 reivindicaciones. El primer tipo general de reivindicación es el de reivindicación de producto o entidad, también llamada reivindicación de producto como tal o per se, que confiere una protección absoluta, dando derecho a impedir todo acto imaginable que se pueda realizar con un producto/entidad en la industria o el comercio. El segundo tipo general es el de reivindicación de procedimiento, también llamada de método o de actividad, que da derecho a impedir la utilización del procedimiento o el ofrecimiento de la misma. Finalmente, dentro de las reivindicaciones de procedimiento se distingue la reivindicación de procedimiento de obtención de un producto [químico, farmacéutico o biológico, en la práctica], la cual, respecto al producto directamente obtenido por el procedimiento, da derecho a impedir los mismos actos que la reivindicación de producto como tal. Sin embargo, este tercer tipo de reivindicación no concede ningún derecho respecto al mismo producto cuando no se ha obtenido directamente por el procedimiento reivindicado. Precisamente por esto, cuando se quiere hacer valer los derechos de este tipo de reivindicación ante un tribunal, uno de los principales problemas son las pruebas periciales sobre si el producto asociado a la actividad del demandado ha sido o no ha sido obtenido directamente por el procedimiento reivindicado.
Para el objeto de la presente ponencia, las reivindicaciones más importantes son las de producto...
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