Patentar como una herramienta de protección: una reevaluación.

Asunto: Las patentes, con frecuencia, se consideran como un incentivo importante para la investigación y el desarrollo. Sin embargo, las patentes actualmente se están utilizando de modos que difieren drásticamente del concepto original y de la finalidad de proteger las invenciones y facilitar su distribución.

Relevancia: Los usos estratégicos de las patentes están predominando sobre la idea de protección y distribución del conocimiento. En un tiempo de cambios rápidos en el marco legal de las patentes y de dudas sobre la patentabilidad de muchos inventos, por ejemplo en biotecnología, la finalidad política original de la patente parece ignorarse cada vez más.

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La finalidad de patentar

Las patentes se consideran en general como un incentivo importante de la investigación y el desarrollo. Del mismo modo que otros derechos de propiedad intelectual, son un elemento necesario para el progreso de la ciencia y la tecnología. Sin patentes no habría incentivos para invertir grandes cantidades en investigación y desarrollo (el denominado efecto de innovación de las patentes). En ausencia de los derechos de propiedad intelectual (DPI), los piratas pueden copiar invenciones, con lo cual se llevaría a cabo muy poco o ningún desarrollo, lo que tendría consecuencias desastrosas para el progreso general de la ciencia y la tecnología.

Las patentes se consideran en general como un incentivo importante para la innovación al suministrar medios para conseguir grandes inversiones en investigación y desarrollo

El argumento económico de los DPI es el de que existe un fallo en el mercado, en el caso del conocimiento tecnológico. El conocimiento tecnológico es un bien público. Los productores de conocimiento no pueden evitar que otros lo utilicen (la denominada característica de no poseer la exclusividad). La propiedad intelectual se puede utilizar y disfrutar conjuntamente por todos los que quieran sin menoscabo del nivel al que otros la usan (la denominada característica de no rivalidad). En términos económicos, los costes marginales de suministrar objetos intelectuales a un usuario más, son nulos. En condiciones de libre mercado, las características de bien público producen una "sobreutilización" de la propiedad intelectual y una pérdida de incentivo para las inversiones en actividades que crean propiedad intelectual (inversiones en I+D). Este es el argumento usual a favor de la intervención gubernamental en forma de derechos de propiedad intelectual. A través de publicaciones de acceso público, los derechos de propiedad intelectual (DPI) aseguran una distribución más amplia del conocimiento tecnológico (efecto de distribución positiva de las patentes).

El argumento económico de la protección de patentes es un aparente fallo de mercado: la propiedad intelectual sería de otro modo demasiado fácil de explotar de modos que no beneficiarían a su creador

El análisis económico, sin embargo, también aclara que desde el punto de vista del bienestar, los DPI sólo ocupan como solución un segundo lugar. Dan lugar a niveles de producción sub-óptimos y precios de mercado monopolísticos. No obstante, esta solución de segundo óptimo es necesaria, y una cierta desviación de la situación óptima es el precio a pagar por la actividad innovadora.

¿Son las patentes apropiadas para las tecnologías del nuevo milenio?

Las patentes cubren por definición solamente la dimensión codificable del conocimiento (véase la Tabla1):

Tabla 1. Clasificación del conocimiento (Georghiou y Metcalfe, 1990)

size=2>Codificado

size=2>Tácito

Público

size=2>por ej.: Publicaciones

size=2>Genérico, por ej.: Conocimientos prácticos

size=2>Propietario

size=2>por ej.: Patentes

size=2>Conocimientos prácticos de empresas
por ej.:

Know-how

Con el nacimiento de la "sociedad de la información" la cantidad de conocimiento codificado parece que aumentará. El conocimiento se está convirtiendo cada vez más en el recurso esencial de lo que se denomina la "sociedad del aprendizaje", donde aprendizaje es el proceso más importante para la creación de riqueza. Esto está situando cada vez más a los DPI en el centro del debate público.

Las patentes, y los Derechos de Propiedad Intelectual (DPI) en general, solamente son capaces de proteger la parte codificable de cualquier invención o creación y no cubren el conocimiento tácito

Sin embargo, los DPI se refieren sólo al conocimiento codificable y no está siempre claro qué proporción de conocimiento codificable hay en cualquier nueva invención (en comparación con la dimensión tácita del conocimiento). Con el aumento de importancia del conocimiento y las aptitudes, la dimensión tácita de las nuevas y altas tecnologías probablemente está creciendo más que la relevancia del conocimiento codificado. Ello se debe principalmente al actual incremento de la complejidad de las tecnologías, que requiere una comprensión más profunda y una mayor capacidad de resolver problemas por parte del personal entrenado1. En consecuencia, la importancia de los DPI no está creciendo necesariamente en una sociedad basada en el conocimiento, antes bien depende del tipo de conocimiento de que se trate.

El negocio de patentar

La industria entiende las patentes sobre todo como un instrumento para ganar dinero. Las patentes se utilizan para conceder licencias y la finalidad es explotarlas como un instrumento de lucro. Las empresas se dan cuenta, cada vez más, que defender agresivamente sus patentes puede reportarles considerables ventajas. Muchas empresas emplean grandes cantidades de dinero en identificar las patentes económicamente relevantes de su cartera de patentes (auditoría de la cartera de patentes), así como en el análisis de agrupaciones y soportes, en donde el agrupamiento alrededor de la tecnología central tiene que asegurar que la tecnología central ha sido protegida. Se deben hacer esfuerzos para superar el proceso de envejecimiento de las patentes (es decir, el número de años en que una patente permanece en la empresa), buscando qué inventores permanecen aún en la empresa o si trabajan en la competencia, y desde luego, lo más importante es identificar candidatos para venderles licencias. Por tanto, se siguen diferentes estrategias sobre las licencias. O bien mediante contactos personales intensos o bien a través de una "shotgun approach": inundando a todos los competidores en una tecnología específica con cartas de petición de licencias de patentes, se puede identificar a los posibles licenciatarios.

Las empresas están encontrando nuevos métodos de utilizar las patentes para proteger sus tecnologías y explotarlas mediante acuerdos de licencias

Barreras a patentar

Patentar es un asunto caro; el coste de mantenimiento de una cobertura mundial para una sola patente se ha calculado que asciende a no menos de 250.000 $ (Derwent,1999). Este coste que incluye los emolumentos de los abogados más las tasas de solicitud y mantenimiento, convierte al hecho de patentar en un instrumento exclusivo, accesible sólo para los que se lo puedan permitir. Además del coste, el conocimiento en profundidad necesario para entender y utilizar el proceso de patentar crea una barrera especialmente difícil de superar por las empresas más pequeñas. No es por tanto sorprendente ver que la importancia relativa de los costes relacionados con la concesión de patentes (costes de procedimiento, tarifas de los abogados de patentes, tasas anuales de renovación, costes de litigación etc. ) en la decisión de solicitar la protección mediante patentes disminuye con el tamaño de la empresa (véase Thumm, 2000). Los costes son en general de mayor importancia para las empresas más pequeñas, mientras que las empresas mayores naturalmente los consideran menos como una carga.

Solicitar, mantener y, si es necesario, defender una patente es un tema caro; con frecuencia sobrepasa los medios de las empresas pequeñas y medianas

Los costes de litigación también pueden ser muy elevados, especialmente en EE.UU. Frecuentemente esta carga no se tiene en cuenta al decidir patentar. Las empresas europeas normalmente asumen que no van a meterse en batallas legales sobre infracciones, y en la práctica en verdad los casos son escasos en comparación con los de EE.UU. En general, todos los costes administrativos son secundarios en relación con las grandes sumas gastadas en abogados de patentes y en traducciones2. Los elevados costes de traducción son una de las razones de las dificultades de adoptar una patente comunitaria en la Unión Europea. Normalmente las empresas no dudan en solicitar una prioridad a nivel nacional. Los costes empiezan a aumentar sólo más tarde, tras los doce meses de tiempo de prioridad junto con la decisión de solicitar protección internacional. Aquí, normalmente las empresas medianas y pequeñas tienen que ser muy selectivas en la elección de los países en los cuales solicitar protección.

Los costes de las solicitudes internacionales, especialmente cuando una patente entra en la fase nacional, son tremendos. De ahí que las empresas tiendan a buscar modos de reducir estos costes, como en el ejemplo del cuadro 1 siguiente:

Cuadro 1. Ejemplo de cómo los que detentan una patente pueden manipular el sistema.

Después de 18 años, los derechos de una patente pueden ser retirados simplemente por no pagar la cuota del decimonoveno año. La oficina de patentes envía una carta recordatorio tras un período de 6 meses con un incremento del 10% de la tasa. Hasta que el plazo de expiración esté en las bases de datos, habrán pasado 19,75 años. Por tanto, el público (¡incluidos los competidores!) está avisado del fin de la patente más o menos después del período completo de protección de la patente de 20 años. La empresa sin embargo, se ahorra la cara cuota de patente (1.000 Euros por país para quizás 10 países). En el caso de grandes empresas con muchas patentes por año estrategias de este tipo pueden ahorrar enormes cantidades de dinero.

Las complejidades del sistema de patentes crean una situación que fomenta que los usos estratégicos de las patentes predominen sobre la idea de protección y distribución del conocimiento.

Las complejidades del sistema de patentes crean una situación que fomenta que los usos estratégicos de las patentes predominen sobre la idea de protección y distribución del conocimiento. Por ello, Heller y Eisenberg (1998) avisaron de las consecuencias negativas de patentar en exceso, en especial en la industria biotecnológica, situación a la que se refieren como la "tragedia del anti-dominio público". Todas estas consideraciones aclaran que las patentes son probablemente un indicador de ciertas cosas, pero no necesariamente de la innovación.

Razones estratégicas para patentar

"Incluso dentro del campo de las patentes, hay casi infinitas variaciones de la estrategia de patentar; qué proteger y cuándo, dónde hacerlo, cómo mejorar la posición competitiva, etc." (Comisión Europea, 1999).

Los fines por los cuales las empresas hacen uso de sus carteras de patentes son muy diversos, pero generalmente caen en estas categorías:

Protección frente a la competencia;

Protección complementaria;

Salvaguarda de tecnologías futuras;

Bases para alianzas.

El primero de estos fines es el más cercano a la intención original de las patentes, es decir prohibir que quienes no son los inventores comercialicen la tecnología patentada.

Una protección complementaria es la protección alrededor de una tecnología central que, por sí misma, no tendría finalidad comercial directa pero está destinada a proteger una patente clave que necesite un mayor grado de protección. El área puede ser salvaguardada patentando todas las variedades posibles de una invención original. Ejemplos son las patentes de todas las mezclas posibles de una sustancia química altamente eficiente. Otro ejemplo es el de una empresa que trata de patentar el proceso de producción completo y por tanto solicita tantas patentes como le sea posible para un producto. Como resultado, los competidores tienen que dirigirse a esta empresa y solicitarle una licencia siempre que quieran producir algo en esta área. Las grandes empresas farmacéuticas siguen otra estrategia similar. Solicitan tantas patentes como les sea posible en un campo tecnológico. La intención es ocupar el campo completo, aún cuando algunas patentes individuales puedan no tener interés ("escenario de bloqueo"). Tal comportamiento convierte en no atractivo el campo tecnológico para cualquier posible recién llegado al mercado. De hecho, los expertos lo recomiendan con mucho énfasis, ya que de otro modo las empresas pueden tener bloqueado, por parte de sus competidores, su desarrollo tecnológico futuro. El principio de protección del área asociada de una invención es también una necesidad económica, puesto que si no lo hace el propio inventor, cualquier competidor puede tomar la iniciativa y colocar una patente en el nicho tecnológico.

Se recomiendan estrategias similares con respecto a la protección de tecnologías futuras. Aquí, la empresa tiene que asegurarse de que tiene una reivindicación prioritaria en un área específica de tecnología y de que participará en la futura comercialización de esta tecnología sin recurrir a la cartera de patentes de un competidor.

Las patentes como base de alianzas son patentes que pretenden elevar la posición negociadora del que las detenta, contra los competidores (patentes de cambio). Un ejemplo es el de patentar diversas mezclas de una sustancia química inventada. Con el fin de prevenir que un competidor patente un invento, el inventor incluye en la patente el nombre de todas las sustancias inventadas, se crea así una dependencia cruzada y por tanto se establece una mejor posición en la negociación para obtener licencias cruzadas. Otro ejemplo es una terapia combinada para el SIDA. En este caso el virus no puede combatirse de un modo eficaz con terapias simples, sino sólo con una combinación apropiada de terapias. Por tanto, una solicitud de patente para una terapia designaría todas las invenciones de los competidores (terapias).

En forma agresiva, lo que se conoce como patentes de cambio, un competidor trata de obtener tantas patentes como le sea posible sobre aplicaciones secundarias de una tecnología básica existente

Otro modo más agresivo de patentes de cambio es el caso en el que una tecnología básica ya está patentada y un competidor intenta obtener tantas patentes como le sea posible sobre aplicaciones secundarias de esta tecnología, de modo que el propietario de la primera patente se encuentre en una posición dependiente. Un ejemplo es el caso de investigación en un nuevo medicamento contra el cáncer en el cual un competidor patenta cualquier combinación de compuestos anticancerígenos, sean de utilidad o no, con independencia de que tengan o no un efecto sinérgico. El competidor podría constituir una gran cartera de patentes sin ninguna evidencia que apoye el desarrollo potencial de cualquiera de sus inventos propuestos en un producto comercializable. Este es en particular el caso, puesto que el hecho de patentar no significa necesariamente por sí mismo que alguien lleve con éxito un producto al mercado.

Todos los fines mencionados pueden utilizarse tanto de un modo defensivo como de un modo ofensivo, tendente más a poner trabas a los competidores que a proteger los propios inventos. Esto depende mucho de la estrategia coherente de una sola empresa. Los diversos usos estratégicos de las patentes no están limitados a las grandes empresas. Las pequeñas y medianas empresas de biotecnología, naturalmente con limitaciones por sus recursos económicos, también utilizan las patentes estratégicamente con el fin de conseguir ventajas competitivas sin gastar demasiado de sus propios recursos. En cierto modo, las pequeñas empresas dependen aún más que las grandes de las patentes, ya que, a menudo, su cartera de patentes es el único activo económico que poseen.

Entre las posibilidades de usos estratégicos de las patentes se incluyen:

Uso ofensivo;

Uso defensivo;

Negociación;

Mejora de la imagen de la empresa.

El primer prerrequisito de las patentes estratégicas es la observación activa de las carteras de patentes de los competidores, que ya es necesaria para identificar nichos de mercado y colocar productos en el lugar adecuado del mercado. El resultado de una encuesta fue que el 89% de los que contestaron estuvo de acuerdo en que controlar las patentes de la competencia es un medio eficaz de obtener inteligencia competitiva (Derwent, 1998).

El uso ofensivo de las patentes normalmente trata de excluir a los competidores en el uso de una tecnología, patentando numerosas combinaciones o variaciones de ella

El uso ofensivo de las patentes normalmente trata de excluir a los competidores de hacer uso de una tecnología. Un ejemplo de uso ofensivo es de nuevo el de patentar varias mezclas de una sustancia química. Un experto en el campo observará las mezclas económicamente útiles para solicitar una patente de cada una de ellas. Si esto ha sido llevado a cabo por un competidor y no por el inventor original, el inventor se tendrá que contentar con una patente secundaria. Se establecerán las condiciones para obtener licencias cruzadas y aunque el competidor no pueda hacer uso directo de su patente secundaria, al menos perjudicará al inventor original y se colocará en una posición negociadora favorable. Este comportamiento también demuestra cómo se practica este "gap management". Supone el control activo por la cartera de patentes del competidor y busca nichos en los que colocar una patente (una pura "patente de despacho" para colocarla en cualquier sitio próximo a una primera patente "inventiva"). Contra tales prácticas, las empresas enumeran todos los compuestos y mezclas posibles en las especificaciones de patentes anexas a su solicitud de patente con el fin de bloquearlas frente a terceros.

El uso defensivo de las patentes, por el contrario, es más fiel al elemento protector de la patente. Las carteras de patentes amplias aseguran que las tecnologías se puedan utilizar en el futuro. Una cartera de patentes en una tecnología específica puede ser un activo importante para negociar acuerdos de licencias cruzadas y la mera existencia de una cartera amplia puede intimidar a una empresa en la negociación. Finalmente, una gran cartera de patentes mejora la imagen de una empresa aunque los tiempos en los que las patentes constituían un adorno de las oficinas ya han pasado.

Conclusión

Ya existen serias preocupaciones sobre la tendencia a sobre-patentar y sus efectos negativos. Heller y Eisenberg advierten de las excesivas patentes en biotecnología, en particular del efecto disuasorio de los altos costes de transacción y el resultante "sub-uso" de información biotecnológica patentada. Aunque los temas éticos no están aquí en discusión, hay que preguntarse si ciertas clases de conocimiento deberían estar en el dominio público más que en manos privadas en las que se utilizan con fines económicos. Por ejemplo, las patentes sobre procedimientos médicos reciben mucha críticas. La sociedad como tal también tiene interés en que existan ciertos conocimientos tecnológicos de acceso público por razones educativas.

Aunque está claro que las patentes son un incentivo importante para la investigación y el desarrollo, está también claro que, además de su finalidad inicial de protección, las patentes se usan hoy en día de muchos modos diferentes. La idea original de lo que son las patentes y lo que deberían ser, la intención de proteger las invenciones y potenciar su distribución, está siendo cada vez menos importante en comparación con muchos usos secundarios de las patentes. Los derechos de propiedad en general ofrecen a sus propietarios una variedad de usos estratégicos en el mercado que ya no se conforman con la idea original de DPI como un remedio contra el fallo del mercado. "Los derechos de propiedad intelectual tienen una lógica interna peligrosa.....Actores racionales podrían utilizarlos para planificar contra el mercado" (Drahos, 1995). Estos fines secundarios de DPI dominan y se separan de la idea original de proporcionar inventiva y creatividad. Sin embargo, estimulan el interés del innovador en los derechos de propiedad mismos y en los beneficios conexos. "Los derechos de propiedad sobre objetos abstractos apartan las manos invisibles; el auto-interés se suscita de modo que amenaza las libertades negativas de otros" (Drahos, 1995).

Puede haber llegado el momento de una reevaluación total del sistema de patentes (véase el artículo de Thurow de 1997 sobre este tema) especialmente en referencia a las nuevas tecnologías.

Palabras clave

protección de patentes, patentes estratégicas, estructuras de incentivación, reevaluación para el nuevo milenio

Notas

1. Por ejemplo, los programas de ordenador incluyen conocimiento codificado en forma ideal en la que cada etapa debería ser comprensible a través de códigos programados. El tamaño, la complejidad del programa y la libertad individual en el modo de programar, sin embargo, con frecuencia convierten a los programas individuales en incomprensibles y entenderlos requiere más que recorrer simplemente las líneas de códigos.

2. Según una evaluación (Strauss, 1997) el coste medio de una Patente Europea con 8 designaciones comprende 22% de costes de abogados de patentes y 33% de costes de traducción.

Referencias

Derwent: Scientific and Patent Information. por Richard Poynder; Paul Goslinger; Meg Carter: Hidden Value, How intellectual property know-how can make or break your business, Londres, Washington, Tokyo, 1999.

Derwent: Science and Patent Information, Managing Patent Information: The Gulf between theory and practice, Mayo 1998.

Drahos, Peter: A Philosophy of Intellectual Property. Aldershot, Brookfield, Singapore, Sidney, 1996, pp. 136 y 139.

Georghiou, Luke; Metcalfe, J.S.,: Public science, intellectual property rights and research administration. en: Science, Technology and free Trade, De la Mothe, John, Ducharme, Louis, Marc (Ed.), Londres Nueva York, 1990, p 43.

Heller, Michael; Eisenberg, Rebecca: Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research. Science, Vol. 280, Mayo 1998, pp. 698-701.

Straus, Joseph: The present state of the patent system in the European Union as compared with the situation in the United States of America and Japan. Luxemburgo, (EUR 17014), 1997.

Thurow, Lester C.,: Needed: A new system of intellectual property rights. Harvard Business Review, Septiembre-Octubre 1997, pp. 95-103.

Thumm, Nikolaus: Management of Intellectual Property Rights in European Biotechnology Firms. Technological Forecasting and Social Change, Primavera 2000, (en prensa).

Comisión Europea: ETAN Working Paper, Strategic Dimensions of Intellectual Property Rights in the Context of Science and Technology Policy. (EUR 18914) Junio 1999, p 20.

Contacto

Nikolaus Thumm, IPTS

Tel.: +34-95-4488333, fax: +34-95-4488279, correo electrónico: nikolaus.thumm@jrc.es

Sobre el autor

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Nikolaus Thumm entró en el IPTS en 1998 donde trabaja en el campo de la reglamentación del mercado único, inventos médicos y tendencia al outsourcing de las industrias europeas y en todos los temas relacionados con los derechos de propiedad intelectual. Antes de doctorarse trabajó como investigador en el Europa-Kolleg de Hamburgo y en el European University Institute de Florencia. Tiene un diploma de ingeniería industrial de la Universidad de Hamburgo y un "European Master in Law and Economics" de las Universidades de Hamburgo, Lund y Estocolmo.