Entre la tutela absoluta del producto patentado y la limitación a los procedimientos descritos y a los usos reivindicados

Autor:Vincenzo di Cataldo
Páginas:235-248
RESUMEN

I. Patente de producto y patente de procedimiento - II. Patente de producto, patente de un producto obtenido mediante un procedimiento (product-by-process) y extensión de la patente - III. Las razones de la fórmula «cualquiera que sea la forma en que fue obtenido» (comunque ottenuto) para las patentes en el campo de la mecánica. diferentes exigencias en el campo... (ver resumen completo)

 
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I Patente de producto y patente de procedimiento

Una antigua* tradición del derecho de patentes distingue las invenciones y patentes de producto de las invenciones y patentes de procedimiento1.

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Esta tradición llama invención (o patente) de producto a la que se refiere directamente a una realidad material: un objeto, una máquina, un compuesto químico. En este caso la invención es el producto, y por eso los requisitos de patentabilidad (novedad, actividad inventiva, susceptibilidad de aplicación industrial) se refieren al producto.

La extensión del derecho de exclusiva se concreta señalando que la patente de producto atribuye al titular el derecho exclusivo a producir, utilizar y comercializar el producto, y se precisa que la patente de producto tiene «protección absoluta». Esta fórmula expresa la extensión de la patente de producto en dos direcciones distintas, y para ambas en términos bastante amplios e incluso tendencialmente ilimitados. Se dice, en efecto, que la patente de producto ampara el producto «cualquiera que sea la forma en que fue obtenido» (comunque ottenuto) y «en todos sus posibles usos».

Tengo para mí que esta fórmula no expresa correctamente el derecho vigente. Ha nacido con las invenciones en el campo de la mecánica, y se ha consolidado a lo largo de los siglos en los que la mecánica ha sido la única tecnología practicada por la humanidad. Ha adoptado y presenta una estructura generalizante y omnicomprensiva que ya no resulta adecuada desde el momento en que otros sectores de la técnica han comenzado a producir invenciones.

La fórmula mencionada, a lo largo del tiempo ha desempeñado una función útil para las invenciones en el campo de la mecánica, aunque ni siquiera para ellas, como veremos más adelante, es técnicamente correcta. Por el contrario, para las invenciones en otros sectores de la técnica la fórmula tradicional se ha mostrado incapaz de garantizar una regulación aceptable. La química, por ejemplo, desde hace al menos un siglo ha estado a la búsqueda de otros caminos. Y más recientemente, las biotecnologías han planteado exigencias análogas. El progresivo desarrollo de otros sectores tecnológicos ha provocado la aparición de otros «tipos» de patentes, para los cuales todavía está por precisar la regla que establezca la extensión de la patente. Y lo cierto es que con vistas a la exploración de estas nuevas fronteras del sistema de patentes, es importante subrayar que, en lo que concierne a la extensión del derecho de exclusiva, no existe una regla general que pueda expresarse con la fórmula de la tutela absoluta y que sea válida para las patentes de todos los sectores de la técnica.

II Patente de producto, patente de un producto obtenido mediante un procedimiento (product-by-process) y extensión de la patente

La primera parte de la fórmula [«cualquiera que sea la forma en que fue obtenido» (comunque ottenuto)] describe la regla en virtud de la cual la patente de producto impide a terceros la producción y comercializaciónPage 237del producto. No es necesario que el titular de la patente pruebe que el producto se ha realizado mediante el procedimiento descrito en la solicitud de patente; el tercero demandado por violación de la patente ni siquiera podrá defenderse alegando que ha obtenido el producto mediante un procedimiento distinto del que aparece descrito en la solicitud de patente.

Esta regla nunca fue seriamente discutida para las invenciones en el campo de la mecánica. Por el contrario, ha sido reiteradamente cuestionada para las invenciones en el campo de la química y en la actualidad también para las invenciones en el campo de la biotecnología.

Para las patentes químicas, la experiencia más ilustrativa es la de los Estados Unidos. En los Estados Unidos se ha desarrollado un particular modo de descripción de la invención de producto que se ha difundido bajo la etiqueta de product-by-process claim (reivindicación del producto obtenido mediante un procedimiento)2. Cuando la estructura del compuesto nuevo no puede describirse con suficiente seguridad, al menos desde mediados del ochocientos3 se admite que el producto se individualice mediante el procedimiento que hace posible su realización. En un primer momento sólo se admitió esta posibilidad por consecuencia de una necessity rule, es decir, sólo cuando no era posible la descripción de la estructura del producto. Posteriormente la regla se generalizó, y se permitía a los autores de la solicitud de patente adoptar una descripción product-by-process incluso cuando era teóricamente posible la descripción de la estructura del compuesto 4.

Muchas veces se ha planteado la duda de si la patente product-by-process disfruta o no de tutela absoluta, es decir, si ampara al producto en sí, o si únicamente lo protege cuando se ha realizado mediante el procedimiento descrito en la solicitud de patente. En otras palabras, se ha cuestionado si constituye infracción de una patente product-by-process la realización del mismo producto mediante un procedimiento distinto. La respuesta ha sido a veces afirmativa y a veces negativa. En los Estados Unidos, la jurisprudencia mayoritaria sostiene (aunque hay voces en sentido contrario) que en el caso señalado no existe violación de la patente 5; y esta solución, a saber que no hay violación de la patente product-by-process cuando se realice el producto mediante un procedimiento diverso, también es aceptada en el Reino Unido 6.

El problema de la extensión de la patente product-by-process está ligado al problema (aparentemente más general) de la extensión de la patente de producto. En los Estados Unidos se afirma que, en principio, debePage 238entenderse que existe violación de una «auténtica» patente de producto cuando un tercero realiza el mismo producto, aunque se utilice un procedimiento sustancialmente diverso del que ha sido descrito por el inventor. Hoy en día parece que este principio goza de general aceptación; sin embargo, conviene señalar que se ha puesto en duda en diversas ocasiones7.

Sería interesante examinar una a una las numerosas decisiones que componen esta historia, que, sin embargo, está todavía por escribir. Aunque no procede abordar semejante tarea en este momento, sin embargo, quisiera ofrecer a la reflexión común una hipótesis de trabajo coherente con los pocos datos que conozco. Me parece que los dos problemas antes mencionados (el aparentemente general de la extensión de la patente de producto, y el aparentemente particular de la extensión de la patente product-by-process) constituyen en realidad un único problema. Y creo que la respuesta a este problema no puede ser unitaria y constante.

Por el contrario, en mi opinión, cualquier patente de producto (con independencia de la técnica adoptada para su descripción: estructura del producto o procedimiento de realización) cubre el producto sólo en la medida en que ha sido realizado mediante el procedimiento descrito en la solicitud de patente. En consecuencia, sólo cabría calificar como violación de la patente la producción del mismo producto mediante el mismo procedimiento, o mediante otro procedimiento distinto que, sin embargo, pueda ser considerado equivalente (en el sentido que esta palabra asume en el lenguaje de patentes). Por el contrario, será libre la producción del mismo producto, si se efectúa mediante un procedimiento que no pueda considerarse equivalente al descrito en la solicitud de patente.

Creo que la regla expuesta puede encontrar confirmación mediante el análisis de la jurisprudencia. Hay decisiones que en algunas ocasiones han afirmado y en otras han negado la existencia de violación de la patente cuando el titular de la patente (construida formalmente como patente de producto o como patente product-by-process) demandaba a quien había producido el mismo producto con un procedimiento diverso. Esta doble posición se explica no tanto porque los jueces hayan seguido opiniones diversas, cuanto por la circunstancia de que los supuestos de hecho concretos diferían precisamente en el punto de la lejanía o proximidad (esto es, de la equivalencia) entre el procedimiento descrito por el inventor y el procedimiento ejecutado por el tercero.

Esta hipótesis de trabajo necesita ser comprobada en muchos de sus aspectos y, en particular, en lo que se refiere al concepto de equivalencia referido al método de fabricación del producto. Sobre este punto, la experiencia derivada de los casos de violación de la patente de producto, aunque en sí no sea definitiva, podría proporcionar indicaciones útiles.

En el día de hoy no quisiera avanzar en esta dirección. Sin embargo, reivindico un argumento bastante sólido para apoyar mi hipótesis. En efecto, la clave de bóveda del sistema de patentes siempre ha sido, y,Page 239en mi opinión, debe seguir siendo, la búsqueda de la correspondencia más amplia posible entre la extensión del derecho de exclusiva y el alcance exacto de la contribución del inventor al progreso técnico, al bienestar colectivo, a la mejora de la calidad de nuestra vida. Pues bien, la hipótesis expuesta es plenamente coherente con esta lógica. Por el contrario, la regla de la tutela absoluta va demasiado lejos.

III Las razones...

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