Resoluciones de la OAMI, sentencias de los Tribunales españoles de marcas y diseños comunitarios y sentencias del Tribunal de Primera Instancia de la UE
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Esta subsección (que recoge una selección de algunas de las resoluciones y sentencia más relevantes) ha sido elaborada en el Instituto de Derecho Industrial de la Universidad de Santiago de Compostela (IDIUS) por los Profesores Doctores María del Mar M AROÑO G ARGALLO y Ángel G ARCÍA V IDAL .
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RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007
Riesgo de confusión entre la solicitud de marca comunitaria y los registros anteriores que a continuación se reproducen: inexistencia por falta de similitud entre los signos.
[VEA LA FIGURA EN EL PDF ADJUNTO]
Las marcas son tan dispares que un consumidor atento y perspicaz no establecerá ningún vínculo entre ellas, ni tan siquiera a efectos de la aplicación del artículo 8.5 RMC.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007
Riesgo de confusión entre el signo denominativo «GRLS SECRET» solicitado como marca comunitaria para productos de las clases 3 y 25; y la marca comunitaria,
[VEA LA FIGURA EN EL PDF ADJUNTO]
y la denominativa «WOMEN'S SECRET» registradas ambas para productos de las clases 3,14 y 25: inexistencia.
Marca renombrada: Atendiendo a la decisión de las Salas de Recurso en el caso R-802/1999, de 5 de junio de 2000, DUPLO/DUPLO, el oponente no puedePage 1208 únicamente alegar que el detrimento o el aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la reputación de su marca es una consecuencia necesaria que automáticamente se deriva del uso del signo solicitado, dada la fuerte reputación de su marca. Incluso en el supuesto de que la marca anterior fuera altamente renombrada, la existencia de un aprovechamiento indebido o el sufrimiento de un detrimento deben ser debidamente substanciados, ya que de otro modo, las marcas renombradas disfrutarían de una protección total contra signos idénticos o similares en relación con, virtualmente, cualquier clase de productos. Ello sería inconsistente con el tenor y el espíritu del artículo 8(5) RMC, ya que, en tal caso, la existencia de reputación se convertiría en el único requisito para su invocación, en lugar de ser uno de los diferentes requisitos que dicho artículo establece.
Es por ello que, el oponente deberá facilitar indicaciones y pruebas del tipo de detrimento o de aprovechamiento indebido sufrido o potencial, así como probar que ello es consecuencia del uso realizado del signo solicitado.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA DE RECURSO DE 3 DE DICIEMBRE DE 2007 (ASUNTO R 1169/2007-2)
Denegación de la siguiente marca tridimensional para distinguir «Vasos (recipientes)» (clase 21).
[VEA LA FIGURA EN EL PDF ADJUNTO]
Vid. infra por extenso.
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RESOLUCIÓN DE LA SEGUNDA SALA DE RECURSO DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007 (ASUNTO R 521/2007-2)
Riesgo de confusión entre la solicitud de marca comunitaria VITROTECH para productos de la clase 3, 5, y 39 y las marcas anteriores VITROCLEN para productos de la clase 3: Inexistencia.
El término común VITRO es escasamente distintivo en muchos de los idiomas de la Unión Europea (por ejemplo, en español, italiano, portugués, francés, etc.) para los productos contestados, productos de colada y limpieza del hogar, que incluyen placas vitrocerámicas, que se utilizan como elemento calefactor en cocinas y otros utensilios del hogar.
Aparte del término común VITRO, que es escasamente distintivo, el resto de los elementos, los sufijos CLEN y TECH, son completamente diferentes, lo que permite al consumidor diferenciar las marcas claramente sin correr ningún riesgo de confusión.
Vid. infra por extenso.
DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 26 DE FEBRERO DE 2007
De conformidad con el artículo 51(l)(b) del RMC, se declarará nula una marca comunitaria, mediante solicitud presentada ante la Oficina, cuando al presentar la solicitud de la marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.
Por mala fe se entiende «transacciones o actuaciones que faltarían a los estándares del comportamiento comercial aceptable». La mala fe consiste en un comportamiento deshonesto que no se puede presumir sino que debe ser: a) correctamente argumentado, y b) suficientemente apoyado por pruebas.
Vid. infra por extenso.
DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 12 DE MARZO DE 2007
Concepto de mala fe a tenor del art. 51.1J>) RMC: ni el RMC ni el Reglamento de ejecución establecen ninguna guía sobre qué actos constituyen mala fe. El término mala fe no está definido en el Derecho comunitario de marcas. La OAMI ha publicado alguna guía interpretando la mala fe con vistas a la ampliación de la UE y ha señalado, entre otros extremos, que puede considerarse que la mala fe significa una deshonestidad que faltaría a los estándares de un comportamiento comercial aceptable. La División de Anulación ha sostenido que la mala fe es opuesta a la buena fe; y en ella quedaría englobado, entre otros aspectos, un fraude real o pretendido o un intento de confundir o engañar. Conceptualmente la mala fe puede ser entendida como una inten-Page 1210ción deshonesta. Esto significa que la mala fe puede ser interpretada como prácticas desleales, englobando la falta de cualquier intención honesta por parte del solicitante de la marca comunitaria en el momento de la solicitud. La mala fe también puede ser entendida como práctica desleal que engloba la falta de buena fe por parte del solicitante hacia la Oficina en el momento de la solicitud, o prácticas desleales basadas en actos que infrinjan los derechos de terceras personas. Hay mala fe no sólo en los casos en que el solicitante presenta información insuficiente, errónea o engañosa a la Oficina, sino también en circunstancias en las que intenta, a través del registro, apoderarse de la marca de un tercero con el cual mantiene una relación contractual o precontractual.
Tomando en consideración el concepto de mala fe arriba señalado, a menos que el solicitante pueda justificar su acción, la Oficina debe concluir que existe mala fe en circunstancias en las que el solicitante de una marca comunitaria conoce, como resultado de una relación directa con el tercero, que éste está usando, de manera regular y de buena fe, una marca idéntica para productos y servicios idénticos o similares. En tales circunstancias, cualquiera que se apropie de la marca de un tercero, realiza un acto de male fe en las circunstancias del artículo 5.1J>) RMC.
DECISIÓN DE LA DIVISIÓN DE ANULACIÓN DE 17 DE DICIEMBRE DE 2007
Incumbe la carga de la prueba del uso efectivo y real de la marca comunitaria dentro de los cinco años anteriores a la solicitud de caducidad al titular de la misma.
La marca comunitaria ha sido usada en la Unión Europea y en particular en España. Conforme a la declaración de la Comisión y el Consejo en la interpretación dada al artículo 15 del RMC, se indica que un uso serio en un país constituirá un uso serio en la Comunidad. Esta es la interpretación que sigue la Oficina limitándose a analizar si el uso es serio, con independencia de dónde tenga lugar dicho uso.
Vid. infra por extenso.
RESOLUCIÓN DE LA DIVISIÓN DE OPOSICIÓN DE 12 DE DICIEMBRE DE 2007
1. Sobre la prueba de uso (marcas anteriores de 187.068 y de 1.065.384)
De acuerdo con el artículo 43, apartados 2 y 3 del RMC.
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A instancia del solicitante, el titular de una marca internacional anterior que hubiere presentado oposición presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca comunitaria, la marca internacional anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los Estados Miembros en los que se halla protegida para los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición. Si la marca anterior sólo se hubiera utilizado para una parte de los productos o de los servicios para los cuales esté registrada, sólo se considerará registrada, a los fines del examen de la oposición, para esa parte de los productos o servicios.
De acuerdo con la regla 22, apartado 2 del Reglamento (CE) núm. 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de ejecución del Reglamento (CE) núm. 40/94, del Consejo sobre la marca comunitaria («RE») (DO OAMI3/95, págs. 258 y sigs.).
Las indicaciones y la prueba del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.
De acuerdo con lo anterior, el 13 de febrero de 2006, el...
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