La protección de las marcas internacionales en España
| Autor | Alberto J. de Martín Muñoz |
| Cargo del Autor | Doctor en Derecho. Profesor Propio de la Upco-ICADE |
| Páginas | 169-195 |
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Desde hace más de un siglo1, han sido muchos los esfuerzos realizados el campo del Derecho de marcas para combatir los inconvenientes erivados de conciliar el principio de territorialidad de las leyes con las andas de un mercado cada vez más globalizado. Desde la intención, tanto utópica, de crear un Derecho universal aplicado a través de entidad única (weltmarke), tentativa que fue ideada a comienzos del glo xx por varios industrialistas alemanes y discutida en diversos foros ternacionales2, hasta iniciativas más modestas pero más eficaces, tales como la firma de Acuerdos bilaterales basados en el principio de reciprocidad o Convenios multilaterales sobre aspectos concretos de la disciplina. Dentro de esta última modalidad, destacan los trabajos orientados a simplificar la inscripción de una marca en distintos países, ya sea por aplicación del principio de tratamiento nacional, ya sea concediendo un derecho especial a los beneficiados por un Convenio, o ya sea, en fin,Page 170 creando un registro internacional de marcas. Todos estos instrumentos sirven al mismo fin, pero sólo el último permite en rigor hablar de marcas internacionales, toda vez que el derecho nace mediante un acto único consistente en el registro internacional. De este modo, se logra una considerable reducción de los costes asociados a la protección internacional de una marca, ya que no será preciso reiterar trámites administrativos, hacer seguimiento de la situación jurídica del signo en cada país o multiplicar el número de agentes.
La Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, ha introducido importantes novedades en la regulación de estos signos distintivos. Se han incorporado las normas que permiten aplicar el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid, relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989 (en adelante, PM), así como el Acuerdo ADPIC, que forma parte integrante del Acuerdo de la OMC y el Tratado sobre Derecho de Marcas y su Reglamento, de 27 de octubre de 1994. Además, la Ley detalla el procedimiento de examen nacional de solicitudes internacionales, con lo que cubre buena parte de las lagunas existentes en la Ley 32/1988. Los artículos 79 a 83 de la Ley 17/2001 —y 40 y 41 de su Reglamento de ejecución, aprobado por RD 687/2002, de 12 de julio—, contemplan esta figura desde una doble vertiente: la extensión a España de una marca internacional proveniente del extranjero y la petición de tutela internacional de un signo español, a lo que hay que añadir el régimen aplicable a la transformación de un registro internacional en marca nacional. El presente trabajo analiza estas cuestiones, haciendo especial hincapié en las modificaciones introducidas por la Ley 17/2001, de Marcas.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 79 LM, siempre que el titular lo solicite expresamente, el registro internacional de una marca efectuado al amparo del Arreglo de Madrid para el Registro Internacional de Marcas de 1891 (en adelante, AM), del Protocolo o de ambos, extenderá sus efectos en España, salvo que la OEPM lo deniegue de conformidad con lo estipulado en el artículo 80 LM.
Antes de revisar el AM en la Conferencia de Niza de 1967, los efectos derivados de inscribir una marca internacional se extendían automáticamente a todos los países miembros. Como quedó demostrado, esta circunstancia suponía una sobrecarga de trabajo a las Oficinas nacionales que fue incrementándose según lo hacía el número de registros. Además, el esfuerzo resultaba parcialmente inútil porque en muchos casos el titular no quería proteger la marca en todos los Estados firmantes. Para superar estos inconvenientes se idearon dos posibles soluciones: sustituir la reglaPage 171 de extensión territorial automática por un principio de rogación limitado a los países expresamente designados por el titular, o mantener el criterio concediendo a los Estados la facultad de condicionar la tutela en su territorio a la petición expresa del solicitante. Ésta fue finalmente la opción escogida, que en la actualidad se regula en el artículo 3.1 bis AM del siguiente modo: «Cada país contratante podrá, en cualquier momento, notificar por escrito (...) que la protección resultante del registro internacional sólo se extenderá a ese país cuando el titular de la marca lo solicite expresamente».
Es en este marco donde hay que situar la mención inicial del artículo 79 LM —y la del derogado artículo 73 de la Ley 32/1988—, al señalar que: «Siempre que el titular lo solicite expresamente (...) la marca internacional extenderá sus efectos en España». Para que esta limitación se aplique, cada Estado debe remitir una declaración por escrito al Director General de la OMPI, que será eficaz a partir de los seis meses siguientes a su recepción y que se enviará a los demás países. Se trata de una solución de compromiso a medio camino entre el principio ya superado de extensión automática y el de petición rogada actualmente vigente en el PM, aunque su eficacia se ha generalizado, puesto que hoy en día todos los socios del AM han hecho uso de la misma3.
De modo distinto, el Protocolo consagra el «principio de efecto territorial», que exime a las Partes Contratantes hacer ninguna declaración y presume la no extensión de tutela a los territorios que no hayan sido expresamente indicados por el peticionario en su solicitud o en una ampliación posterior de la misma hecha según lo previsto en el artículo 3 ter PM.
Por consiguiente, el depositante de un registro internacional que desee extender su protección a España debe especificarlo en el momento de solicitarla o después, mediante formulario prescrito al efecto y tramitado por su Administración nacional. El peticionario puede renunciar en cualquier momento y sin abonar ninguna tasa a la protección en uno o más países notificándolo a la Oficina de la OMPI a través de la OEPM. Por lo demás, la solicitud debe hacerse, como señala el artículo 79 LM, de conformidad con el Acta del AM que esté vigente en España en ese momento. La cuestión no planteará problemas cuando dicha Acta coincida con la del país de origen del registro internacional, pero si no es así habrá que estar a lo dispuesto en el artículo 16.b) AM, según el cual todo país de la Unión de Madrid que haya ratificado o se haya adherido al Acta más reciente queda sujeto por las anteriores que no haya denunciado en sus relaciones con países donde rijan tales Actas.
El artículo 4.1 AM afirma que la marca internacional surte efectos desde el «registro así efectuado en la Oficina internacional según las dis-Page 172posiciones de los Artículos 3 y 3 ter». Y el artículo 4.1 PM incorpora una norma análoga. Es claro que para extender en nuestro país la protección de una marca extranjera al amparo de estos Acuerdos, ésta debe hallarse efectivamente inscrita en la Oficina Internacional de la OMPI y el peticionario haber designado expresamente a España en la solicitud internacional. La duda estriba en determinar si la protección comienza el día que se inscribió en la Oficina Internacional o el día del registro internacional, ya que éste suele retrotraerse al momento de presentación de la solicitud en la Oficina nacional del país de origen4. De acuerdo con la opinión dominante debe prevalecer esta última tesis, por lo que en muchos casos los efectos del registro internacional se desplegarán en España antes de la publicación de la marca internacional, e incluso antes de la notificación efectuada por la Oficina Internacional a la OEPM, de ahí que la genérica remisión hecha por los artículos 4.1 AM/PM a los 3 ter AM/PM deba reducirse a las fases del procedimiento de inscripción que culminan con el registro propiamente dicho5.
Las marcas internacionales gozan del beneficio de la prioridad unionista en términos similares a las marcas nacionales de los países del Convenio de París para la protección de la propiedad industrial de 20 de marzo de 1883 (en adelante, CUP), de modo que la tutela podrá retrotraerse a esa fecha. De acuerdo con los artículos 4.2 AM/PM, este derecho tiene un plazo de seis meses contados desde la presentación de la solicitud en el país de origen. El término a quo está marcado por la fecha en que se solicitó la marca nacional; el ad quem se fija en los artículos 3.4 AM/PM, de los que resulta que el registro internacional llevará la fecha de su solicitud en el país de origen, siempre que la petición internacional se reciba en la OMPI en los dos meses siguientes a esa fecha; en su defecto, será válido el día en que la Oficina internacional la reciba. Las preceptivas formalidades que para prevalerse de la prioridad unionista exige el artículo 4 D.l CUP no se aplican al registro internacional cursado al amparo del Sistema de Madrid (AM/PM). La simple presentación de la solicitud de marca internacional implica la reivindicación de prioridad, que comprende tanto la solicitud de registro internacional como la petición posterior prevista en los artículos 3 ter AM/PM.
Según lo dispuesto en el artículo 4.1 AM: «A partir del registro así efectuado en la Oficina Internacional según las disposiciones de los artículos 3 y 3 ter, la protección...
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