La nulidad de la marca solicitada de mala fe

Autor:Begoña Ribera Blanes
Páginas:365-412
 
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Begoña Ribera Blanes

Profesora Titular de Derecho Civil. Universidad de Alicante

Sumario: I. Introducción. II. La mala fe como causa de nulidad absoluta. 1. Regulación. 2.

Concepto de mala fe. 2.1. La mala fe como concepto comunitario. III. Conductas contrarias a la buena fe. 1. El registro de un signo ajeno. 2. El registro de una marca que no le corresponde al solicitante en exclusiva. 3. El registro para aprovecharse de la reputación, el prestigio y la implantación de la marca ajena. 3.1. La inducción a error sobre el origen empresarial del producto. 3.2. El intento de provocar confusión con otra marca notoria. 4. El registro con inalidad obstruccionista u obstaculizadora. 4.1. Impedir la entrada en el mercado español de un potencial competidor. 4.2. Evitar que el tercero siga usando su marca y comer-cializando sus productos y servicios. 4.3. Utilizar la marca para consolidar una posición contractual y limitar la libertad del verdadero titular para la gestión de la misma. 5. El registro con inalidad especulativa. IV. Indicio de conocimiento del uso de la marca por parte de un tercero: coincidencia de los elementos de denominación y del producto. V. Indicios de mala fe. 1. La importancia de las relaciones contractuales previas entre las partes. 2. El registro de la marca sin intención de usarla. VI. Supuestos de actuación legítima. 1. La semejanza entre signos. Signos semejantes para productos idénticos. 2. Signos distintos y alternativos para realizar una actividad en un sector coincidente. 3. La solicitud continuada de signos que contienen nombres similares a la marca de la que ya era titular el solicitante. 4. La solicitud como signo de una marca caducada. 5. El registro del signo por su creador. 6. El uso del signo en el caso de negocios que se escinden para su explotación separada. 7. La extensión a España de una marca internacional.

I Introducción

Se entiende por marca, según señala el artículo 4.1 de la Ley de Marcas (en adelante LM), todo signo susceptible de representación gráica que sirva para distinguir en el mercado los productos o servicios de una empresa de los de otras. Esto supone que la marca no es un mero signo, sino que se trata del signo que se relaciona con productos o servicios determinados dentro del mercado para identiicarlos y

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distinguirlos. Según la jurisprudencia, la función esencial de la marca es garantizar al consumidor o al usuario inal la identidad de origen del producto o del servicio designado por la marca, permitiéndole distinguir sin confusión posible ese producto o ese servicio de los que tienen otra procedencia. Así pues, la marca constituye un instrumento al servicio del empresario para permitirle su actuación en el mercado, pero también tiene como inalidad la protección de los consumidores, ya que pueden identiicar y distinguir los productos o servicios que se ofrecen en el mercado, favoreciendo la elección entre ellos.

En el derecho de marcas español, la propiedad de la marca se adquiere por el registro válidamente efectuado de conformidad con las disposiciones legales, según establece el art. 2 LM. Una vez registrado el signo, se otorga a su titular un derecho exclusivo en el tráico económico que tiene un aspecto positivo (ius utendi) consistente en el derecho de uso, y uno negativo (ius prohibendi), que es la facultad de exclusión de terceros (art. 34 LM). Sin embargo, para poder conservar ese derecho nuestro ordenamiento jurídico ha incorporado una causa de nulidad absoluta que puede ser invocada y probada con posterioridad a la concesión de la marca y permite valorar el comportamiento de quien solicitó el registro, no sólo teniendo en cuenta el ordenamiento marcario, sino el ordenamiento jurídico en su conjunto, de manera que con ello se consiga amparar solamente a quien registró la marca de buena fe, procediendo a cancelar el registro del signo como marca de quien actuó con la intención de conseguir un in fraudulento.

En el presente trabajo se pretende analizar qué se entiende por mala fe, cuándo puede apreciarse su existencia, qué requisitos deben cumplirse, qué comportamientos entiende la jurisprudencia que son legítimos o, por el contrario, ilegítimos, para poder conocer con exactitud la fuerza expansiva que tiene en la práctica la mala fe como causa de nulidad absoluta, pues de ella va a depender que el titular registral pueda o no consolidar su registro y su legitimidad.

II La mala fe como causa de nulidad absoluta
1. Regulación

El artículo 51.1.b) de la Ley de marcas 17/2001, de 17 de diciembre, al regular las causas de nulidad absoluta, establece que «el registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia irme y ser objeto de cancelación1: (…) b) cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe». Esta acción puede

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ser ejercitada por cualquier persona con interés legítimo (art. 59 LM)2y es imprescriptible. Quien ejercite la acción de nulidad deberá probar que el titular de la marca actuó de mala fe en el momento de presentar la solicitud, si nos atenemos al tenor literal del precepto, aunque la mayoría de la doctrina entiende que la mala fe puede darse a lo largo del procedimiento de concesión de la marca3. El propio legislador reconoce en la Exposición de Motivos la razón por la que decide introducir la mala fe como causa de nulidad absoluta, pues se trata de «atempera(r) el automatismo formal del nacimiento del derecho de marca, basado en el carácter constitutivo del registro, con el establecimiento del principio de la buena fe registral…». En efecto, con este principio se introduce un correctivo a la rigidez y automatismo del sistema de adquisición registral de la marca, con el propósito de hacer prevalecer como titular de la marca quien ostente un mejor derecho a ella, lo que obligará a nuestros Tribunales a valorar si la conducta del sujeto que solicitó el registro fue de buena fe o no, en el momento en que un tercero invoque y pruebe esta causa de nulidad ante ellos con posterioridad a la concesión de la marca4.

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El precepto responde a la incorporación al Derecho interno del art. 3.2.d) de la Directiva 89/104/CEE derogada y codiicada por la Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 22 de octubre de 2008, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (en adelante, Directiva de 2008), en el que se dice que: «cualquier Estado miembro podrá prever que el registro de una marca sea denegado o, si está registrada, que pueda declararse su nulidad, en los casos y en la medida en que: d) la solicitud de registro de la marca haya sido hecha de mala fe por el solicitante». En realidad, el artículo se coniguraba como de voluntaria incorporación a las legislaciones de marcas de los Estados miembros5, de modo que, en nuestro ordenamiento, la Ley de Marcas de 1988 no incorporó ninguna norma en este sentido, aunque ofreciese algunos mecanismos para luchar contra la mala fe del titular registral6, y no fue hasta la Ley de Marcas de 2001 cuando se reconoce la mala fe como causa de nulidad absoluta en el art. 51.1.b)7.

Puede entenderse que la Ley de Marcas establece una causa de nulidad especíica en este sector que bien podría derivarse de la obligación impuesta con carácter general en el ejercicio de los derechos subjetivos por el art. 7.1º del Código civil, según el cual, «los derechos deberán ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe»8.

2. Concepto de mala fe

A pesar de que la Ley de Marcas de 2001 incorpora la mala fe como causa de nulidad absoluta, no precisa en su articulado qué debe entenderse por mala fe y a

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la misma conclusión llegamos si observamos el precepto del que trae causa, el art. 3.2 d) de la Directiva de 1989, derogada por la de 2008. Nos encontramos ante un concepto jurídico indeterminado cuya deinición y requisitos ha intentado ser delimitados por la doctrina y jurisprudencia, incluso antes de existir como causa independiente de nulidad absoluta de la marca. Así, por ejemplo, en la sentencia de la...

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