La nulidad de la marca registrada con mala fe: el elemento subjetivo de la intencionalidad

AutorMiriam Martínez Pérez
Páginas682-684
682 Anotaciones
LA NuLIDAD DE LA mARCA REgISTRADA CON mALA FE:
EL ELEMENTO SUBJETIVO DE LA INTENCIONALIDAD
Miriam ma r T í n e z Pé r e z 11
SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPREMO (SALA DE LO CIVIL, SECCIÓN 1.ª),
DE 28 DE FEBRERO DE 2011, NÚM. 82/2011 FUENTE: (STS 744/2011) CENDOJ
1. El Tribunal Supremo, en su Sentencia de 28 de febrero de 2011, aprecia la
existencia de mala fe en el registro de la marca «LANCôME» para la identicación
de productos ópticos, tales como gafas, lentes o monturas de gafas, basándose en la
existencia de la marca renombrada anterior «LANCôME», registrada para identi-
car productos de cosmética y perfumería. Señala el Tribunal que puede apreciarse
mala fe dado que la solicitud de registro se lleva a cabo conociendo no sólo que
el signo ya estaba siendo utilizado, sino que además gozada de renombre a nivel
internacional. En palabras del Tribunal, la utilización de este signo se encamina a
generar un riesgo de confusión en el consumidor «con ánimo de servirse del presti-
gio de la conocida marca internacional sinónimo de calidad».
2. La sociedad francesa demandante, Lancôme Parfums et Beauté & Cie, es
titular de una amplia cartera de marcas nacionales e internacionales destinadas a
designar productos de perfumería y cosméticos. La actividad comercial de la actora
viene desarrollándose desde los años treinta. Concretamente, en España, su anda-
dura comercial se inicia en 1967, año a partir del cual comienza a registrar varias
marcas nacionales, así como a emitir campañas publicitarias para dar a conocer sus
productos dentro del mercado español. En el año 1976, el cónyuge de la demandada
solicita el registro de la marca denominativa «LANCôME», que se concede con
número 767.388. Dicho signo se registró para distinguir gafas, lentes, estuches para
gafas, entre otros productos ópticos. La titularidad de la marca se transrió a la
demandada en el año 1997, quien la viene utilizando en varias empresas familiares
relacionadas con el mundo de la óptica.
Con base en estos antecedentes, la entidad actora alega que se procedió al re-
gistro de la marca «LANCôME» para beneciarse de la notoriedad que la marca
«LANCôME» había adquirido muchos años atrás. Por ello, solicita se declare la nu-
lidad de la marca controvertida con base en la existencia de mala fe en el registro.
3. El caso de autos se sustancia bajo la derogada Ley de Marcas de 1988, en la
que no se recogía como motivo de nulidad autónomo el registro de la marca solici-
tada de mala fe. La mala fe constituía una condición para la apreciación del carácter
imprescriptible de la acción de nulidad tanto en el supuesto del art. 3.2 (basada en
la existencia de una marca anterior notoriamente conocida no registrada), como del
art. 48.2 (en relación con las marcas registradas).
La vigente Ley de Marcas de 2001, haciendo uso de la facultad otorgada por el
artículo 3.2.d) DM, eleva la mala fe en el registro a causa autónoma de nulidad abso-
luta, tal y como dispone el art. 51.1, letra b), reforzando así la protección dispensada
al registro de marcas. La mala fe se presenta como una causa constitutiva de la nulidad
del registro de la marca. Por su parte, el art. 52.2, en sede de causas de nulidad relativa,
en sintonía con lo que establecía la LM de 1988, legitima al titular de una marca ante-
rior a ejercitar la acción de nulidad respecto de una marca posterior, la cual gozará de
carácter imprescriptible si concurre mala fe en la solicitud de registro.
11 Universidad de Santiago de Compostela (Dirección de correo electrónico: miriam.martinez@usc.es)
ADI 32 (2011-2012).indb 682 18/9/12 12:33:22

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