Nuevos planteamientos en torno a la marca de servicio: la protección de la imagen y apariencia del interior de un local («flagship store») como marca tridimensional de servicio

AutorEva M. Domínguez Pérez
Cargo del AutorProf. Titular de Derecho Mercantil. UNED
Páginas91-111

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I Introducción: antecedentes sobre la problemática de la marca de servicios

El tema que se aborda en el presente trabajo se enmarca en el ámbito del Derecho de la competencia, y más en particular, en el Derecho de marcas, concretamente en torno a la marca de servicios. Se trata de analizar -básicamente desde la perspectiva del Derecho de marcas, aunque con las necesarias referencias al Derecho de la competencia desleal y diseño industrial, que podrían ser tutelas jurídicas compatibles 1 para proteger "un espacio de venta" -, la marca de servicios en relación a la "disposición de un espacio de venta" ("flagship store") de un establecimiento mercantil. Es sabido que la marca de servicios ha sido desde siempre una cuestión especialmente debatida, tanto entre la doctrina como entre los tribunales; y es también conocido que la polémica en torno a la marca de servicios no giraba en torno a la tutela del servicio como tal a través de una marca, sino en torno al propio concepto de "servicio" y a la interpretación (amplia o estricta) que debía darse al "servicio" objeto de tutela. Así, ha sido una cuestión especialmente debatida entre los tribunales la determinación de la naturaleza y del contenido de los servicios que pueden ser objeto de protección a través de una marca registrada. Se ha señalado por ello que, debido a la naturaleza intangible del servicio, el concepto de servicios es "difícil, sin que sea posible formular una definición completa y exacta de "servicio"2.

Es cierto que a esta polémica tampoco ha sido ajena la marca de producto cuando el objeto de la marca fuera la forma del producto o su presentación [art. 4.2. d) LM], puesto que en estos dos supuestos es evidente que necesaria-

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mente entran ya en consideración cuestiones muy distintas a las que deben valorarse con ocasión del posible registro como marca de un signo compuesto por palabras o combinaciones de palabras, incluidas las que sirven para identificar a las personas, las imágenes, figuras, símbolos y dibujos, así como letras, las cifras y sus combinaciones [art. 4.2.a), b), c) LM].

En efecto, en la posible tutela como marca de un signo compuesto por palabras, letras o combinaciones de ellos, las principales cuestiones a debatir y valorar no se refieren realmente al propio concepto del signo, sino a si el signo reúne los requisitos que exige la normativa para poder ser registrado como marca (fuerza distintiva y representación gráfica; prohibiciones absolutas y relativas). Por el contrario, como decimos, en el caso de la marca de servicios, la problemática se produce en una fase previa, muy anterior, como es el propio concepto de "servicio", y solo posteriormente se trataría de comprobar si el servicio en cuestión cumple los requisitos que exige la normativa para poder registrarse como marca (fuerza distintiva y representación gráfica; prohibiciones absolutas ex art. 5, y relativas ex art. 6-8).

Las Directivas de Marcas promulgadas hasta la fecha no contienen una definición de "servicio", limitándose tan solo a indicar que la marca se aplicará a productos o servicios, servicios que deberán reunir los requisitos materiales exigidos para ser tutelados a través de la marca3. Tan solo la clasificación de Niza4 (en la Nota explicativa de la clase 35) dió un paso más al concretar qué se debe entender por "servicios", al indicar que la clase 35 del Acuerdo comprende "the bringing together, for the beneficts of others, of a variety o goods [...] enabling customers to conveniently view andpurchase those goods" (rea-grupamiento, por cuenta de terceros, de productos diversos [...] permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad), incluso especificándose que este servicio puede ser prestado por "comerciantes minoristas o mayoristas".

La ausencia de un concepto o definición de los "servicios" en el marco del Derecho de marcas (naturaleza jurídica y contenido de los servicios), ha sido considerado como algo necesario, en cuanto que se trata de "requisitos materiales de adquisición del derecho conferido por la marca" sobre los que los Estados miembros no tienen competencia, puesto que de otra manera, "si la determinación del concepto de "servicios" fuera competencia de los Estados miembros, el registro de las marcas que los amparan podría verse sometido a requisitos variables en función de la ley nacional de que se tratara"5. Por ello, se sigue indicando, "quedaría sin cumplir el objetivo de que la adquisición de un derecho sobre la marca se sujete a las mismas condiciones en todos los Estados miembros" 6.

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Ante tal situación de ausencia de definición o concepto de "servicio" en el marco del Derecho de marcas, el TJUE ha considerado en numerosas ocasiones que "incumbe al Tribunal de Justicia dar, en el ordenamiento jurídico comunitario, una interpretación uniforme 7 al concepto de servicios en el sentido de la Directiva" 8. Sin embargo, y pese a los pronunciamientos del TJUE, la cuestión ha seguido hasta la fecha sin ser pacífica, habiendo ocasionado interesantes planteamientos en el ámbito de los Tribunales nacionales de los Estados miembros -que detallaremos posteriormente-, que han provocado, además, incluso pronunciamientos expresos por parte de la OAMI (así, Comunicación núm. 3/01 del presidente de la OAMI de 12 de marzo de 2001) sobre la problemática que la marca de servicios generaba, así como sobre las posibles alternativas que podían plantearse para su solución.

II Marca de servicios y comercio minorista: evolución

Como veremos seguidamente, la problemática que se ha planteado en torno a la marca de servicios ha girado en gran medida en cuanto que relacionada con el comercio minorista. Como es sabido, el comercio minorista es definido en el artículo 2.1 de la Ley de ordenación del comercio minorista (LOCM) como "aquella actividad desarrollada profesionalmente con ánimo de lucro consistente en ofertar la venta de cualquier clase de artículos a los destinatarios finales de los mismos, utilizando o no un establecimiento".

Como la doctrina ha señalado reiteradamente, el objeto de la LOCM es la venta entre empresario ("actividad desarrollada profesionalmente") y consumidor ("destinatario final"), quedando fuera de su ámbito de aplicación las ventas entre empresarios 9. Por otra parte, el ámbito objetivo de aplicación de la LOCM está delimitado en el propio artículo 1.2. LOCM, al referirse a "cualquier clase de artículos", dejando por ello la Ley fuera de su ámbito de aplicación las actividades de prestación de servicios, así como el tráfico inmobiliario10.

Se ha dicho, por ello, que la Ley no resulta de aplicación a las acciones promocionales relativas a servicios en las que se hallen involucrados como objetos cualquier clase de artículos11; así, a modo de ejemplo, la promoción de un servicio (televisión por satélite) mediante el ofrecimiento de un artículo (antena parabólica), quedaría fuera del ámbito de aplicación de la LOCM. Por el

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contrario, la promoción de un artículo (antena parabólica) que tiene por objeto la prestación de un servicio (televisión por satélite), quedaría incluida en el ámbito de aplicación de la LOCM12. Por tanto, aunque el servicio como tal no estaría incluido en el ámbito objetivo de aplicación de la LOCM, la prestación de "servicios" no queda totalmente al margen del comercio minorista, sino que de forma indirecta o refleja -en cuanto que vinculado a un "artículo", que sí integra el ámbito de la LOCM-, quedaría vinculado a la actividad propia del comercio minorista.

El planteamiento expuesto -los servicios quedan fuera del ámbito de aplicación del comercio minorista-, no impide sin embargo admitir que existen servicios estrechamente vinculados con la actividad de comercio minorista de artículos, al constituir una forma de promocionar, facilitar o potenciar la venta de artículos al consumidor. Así, a modo de ejemplo, pueden mencionarse las demostraciones de funcionamiento de artículos que se realizan en los establecimientos de venta de los artículos con el evidente objetivo de captar clientela de tales artículos; o la disposición de los artículos en un establecimiento, disposición realizada también con el evidente objetivo de captar clientela; la variedad de productos ofrecida; la presentación de los productos ofrecidos; la publicidad e imagen, o la ubicación del comercio13.

Pues bien, tales servicios poseen un indudable valor económico14, que los vendedores tratan de proteger mediante los instrumentos jurídicos que ofrece el ordenamiento jurídico, y más en particular, el Derecho de la competencia (marca de servicio, diseño industrial, Derecho de la competencia desleal).

Con base en tal planteamiento, el TJUE se ha pronunciado en diversas ocasiones en torno a la posibilidad de tutelar como marca de servicio la disposición de artículos ofrecidos en un establecimiento, la variedad de artículos o la disposición interior del local, o la atención al cliente, entre otros. Y, como veremos más adelante con ocasión del análisis detallado de algunos asuntos que han llegado al Tribunal, la...

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