La nueva regulación del derecho de marcas en la Unión Europea (Comentario breve de la nueva Directiva sobre Marcas y de la modificación del Reglamento sobre la Marca de la Unión Europea)

AutorLuis Alberto Marco Arcalá
Cargo del AutorProfesor Titular de Derecho Mercantil. Facultad de Derecho de Zaragoza
Páginas391-402

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I Preliminar: la culminación de la reforma del derecho de marcas de la UE

Tras una larga y compleja tramitación 1, han sido adoptadas las nuevas normas básicas del Derecho de marcas de la UE, a saber, la Directiva (DM) 2015/2436/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015), sobre marcas (versión refundida)2, y de la modificación del Reglamento 207/2009/UE, del Consejo (versión codificada), de 26 de febrero de 2009 (DOUE L 78, de 24 de marzo de 2009), sobre la Marca de la UE (RMUE; antes Reglamento sobre la Marca Comunitaria), llevada a cabo mediante el Reglamento 2015/2424/UE, del PE y del Consejo, de 16 de diciembre de 2015 (DOUE L 336, de 23 de diciembre de 2015), por el que se modifican también otros Reglamentos (RMRMUE)3, en vigor desde el pasado 23 de marzo de 2016 (art. 4).

  1. La fase final de la tramitación de esta reforma

El último paso previo a la DM y al RMRMUE fueron las Posiciones Comunes del Consejo en primera lectura 15 y 16/2015, de 10 de noviembre de 2015

(DOUE C 427, de 18 de diciembre de 2015, y C 432, de 22 de diciembre de 2015, respectivamente), obviamente con miras a la adopción de ambas normas, fruto del Acuerdo Político de 13 de julio de 2015 del Consejo refrendando el Acuerdo técnico confirmado en el COREPER el 10 de junio de 2015 (publicado el 19 de junio de 2015) 4, según las Exposiciones de Motivos de estas Posiciones Comunes, que contienen los objetivos y puntos de acuerdo y desacuerdo del PE y del Consejo a este respecto.

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2. El papel del Consejo de la OE

A tenor de las citadas Exposiciones de Motivos, la principal tarea del Consejo en esta fase fue la búsqueda de un consenso con el PE, logrado en la mayor parte de las cuestiones más básicas y relevantes en el actual Derecho de marcas de la UE5, pero con algunas divergencias en temas puntuales, aunque no desdeñables 6. A este respecto, el Consejo asumió un segundo rol de instancia decisoria en último extremo (formalmente aceptado por el PE en segunda lectura), para no bloquear la adopción de estas normas.

II El resultado final: la directiva sobre marcas y la modificación del reglamento sobre la marca de la UE
1. Consideraciones generales: el nuevo marco normativo del Derecho de marcas de la Unión Europea

Tras esta tramitación, la nueva DM y la versión modificada del RMUE mediante el RMRMUE son ahora las normas básicas del Derecho de marcas de la UE, y su aplicación actualizará sus planteamientos iniciales, incrementará la armonización de las legislaciones nacionales sobre marcas, y mejorará a la vez la seguridad jurídica y la flexibilidad y agilidad de este sistema7. Para ello, se han tenido en cuenta las principales demandas de los operadores económicos8, las soluciones del Derecho comparado y de varios Convenios internacionales9,

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y la jurisprudencia del TJUE 10. De este modo, se ha modernizado este sector del ordenamiento de la UE, pero se ha ampliado su complejidad y se han introducido cambios muy profundos, en una reforma de magnitud y calado solo comparables a la propia implantación de las versiones iniciales y ya derogadas de la Directiva sobre Marcas y del entonces Reglamento de la Marca Comunitaria11.

2. Principales modificaciones introducidas

Aunque son muchas y muy diversas, destacan especialmente de entre todas ellas algunas de estas modificaciones, que podrían verse clasificadas y enumeradas del modo siguiente:

  1. Los nuevos términos

    - Los términos "marca comunitaria" se sustituyen por "marca de la UE" en el RMUE, en especial en su título (arts. 1.1 y 1.2 RMRMUE), o abreviadamente por "marcas de la Unión" [arts. 1.2.a).i), 1.2.b), 1.3.c) 6 y 44.3 DM].

    - Los términos "Tribunales de marcas comunitarias" se sustituyen por "Tribunales de la UE" en todo el RMUE (art. 1.3 RMRMUE).

    - Los términos "marcas comunitarias colectivas" se sustituyen por "marcas comunitarias colectivas de la UE" (art. 1.4 RMRMUE).

    - Los términos "Comunidad", "Comunidad Europea" y "Comunidades Europeas" son sustituidos por "Unión" en la DM y en el RMUE (art. 1.5 RMRMUE).

    - La OAMI pasa a denominarse "Oficina de Propiedad Intelectual de la UE" o, simplemente, la "Oficina" (arts. 2 RMUE y 52 DM)12.

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    - El término "Presidente de la Oficina" se sustituye por "Director Ejecutivo de la Oficina" o, simplemente, "Director Ejecutivo" (art. 1.7 RMRMUE).

  2. El nuevo concepto de marca

    - El nuevo concepto legal de marca (arts. 4 RMUE y 2 DM) constituye una de las más relevantes modificaciones de esta reforma del Derecho de marcas de la UE. Según esta definición, se podrán proteger como marcas los signos apropiados para distinguir los productos o servicios de una empresa de las de otras, y que, además, se puedan representar de tal modo que les sea posible a las autoridades competentes y al público en general determinar el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular. Así, desaparece la discutida exigencia de susceptibilidad de representación gráfica, que excluía de las marcas a los signos exclusivamente olfativos, gustativos o táctiles, y concluye así la polémica doctrinal y jurisprudencial al respecto13. No obstante, se abre ahora otro debate sobre lo que debe entenderse por "representación suficiente" del signo a proteger como marca14.

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  3. Las nuevas causas de denegación de registro

    - La notable ampliación del ámbito de aplicación de las causas de denegación de registro concernientes a las formas, puesto que ya no solo se hallan referidas a estas últimas, sino también a cualesquiera otras circunstancias impuestas por la naturaleza misma del producto, necesarias para obtener un resultado técnico o que confieran un valor sustancial al producto mismo [arts. 4.1.e), apdos. I), ii) y iii) DM y 7.1.e), apdos. I), ii) y iii) RMUE]. De este modo, se incrementa aún más la ya notable complejidad15 en la delimitación de cada uno de estos supuestos16.

    - La protección mediante las causas absolutas y relativas de denegación de registro de las indicaciones geográficas (IGS.), las denominaciones de origen (DOS.), las denominaciones tradicionales de los vinos y de las bebidas espirituosas, las especialidades tradicionales garantizadas17, y las denominaciones varietales registradas18, en relación con la denegación de una marca posterior, nacional o de la UE [arts. 4.1.i), j), k) y l), y 5.3.c) DM, y 7.1.;'), k), l) y m), y 8.4 bis RMUE], y, así, la supresión del antiguo artículo 164 en el vigente RMUE.

    - La delimitación más idónea de las causas relativas de denegación o de nulidad basadas en el renombre de una marca anterior, en las que se exige ahora que se pretenda obtener con la marca posterior una ventaja desleal de dicho renombre, o que pudiese verse perjudicado por ese uso [arts. 4.3.a) DM y 8.5 y 53.1.a) RMUE], y se suprime toda referencia a la notoriedad, que se verá circunscrita a la remisión al artículo 6 bis CUP de los artículos 4.2.d) DM y 8.2.c) y 53.1.a) RMUE 19.

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    - La inclusión entre las causas relativas de denegación y de nulidad (y ahora de necesaria e imperativa armonización) del supuesto de la solicitud indebida de una marca por parte del agente o representante de su verdadero titular [art. 4.3.b) DM].

  4. El ius prohibendi y sus límites

    - La ampliación del ius prohibendi a supuestos como el uso indebido de la marca a título de nombre comercial o denominación social20, en la publicidad, sobre todo en la comparativa21, o en la presentación o embalaje de los productos o en otros soportes, entre otros muchos (arts. 10 DM y 9, 9 bis y 9 ter RMUE), y configurando asimismo como materias de armonización imperativa los extremos regulados en los artículos 11 y 12 RMUE, a saber, la prohibición de la reproducción de la marca en diccionarios o enciclopedias sin la indicación de ser una marca registrada, y su oponibilidad a su uso indebido por el agente o representante de su verdadero titular (arts. 12 y 13 DM).

    - También se amplían las limitaciones del ius prohibendi, excluyendo la designación referencial de prestaciones como propias del titular de la marca, los usos por terceros personas físicas de su nombre y dirección, y el uso de la marca con fines artísticos, de parodia, crítica o comentario (arts. 14 DM y 12 RMUE)22.

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    - La importante delimitación del polémico supuesto del uso indebido de marcas en productos introducidos en el territorio aduanero de la UE, pero sin que vayan a ser despachados a libre práctica, por estar en tránsito hacia Estados terceros 23. En este punto, se ha modificado la postura inicial de aplicar sin paliativos a estos casos el ius prohibendi24, y, ante la imposibilidad de acuerdo entre el PE y el Consejo, se adoptado la opción de que solo sea posible cuando el titular de la marca pueda prohibir la comercialización de tales mercancías en el país de destino, y de que, de no ser así, sea el titular de estos productos quién soporte la carga de la prueba de demostrar esta carencia25 (arts. 10.4 DM y 9.4 RMUE).

  5. El procedimiento de registro de las marcas de la UE

    - La supresión de trámites obsoletos o en desuso, tales como la presentación de solicitudes de marcas de la UE a través de las Oficinas nacionales de propiedad industrial (en franco retroceso ante el crecimiento de solicitudes electrónicas a través de la página web de la OPIUE), que ha desaparecido del tenor literal del vigente artículo 27 RMUE, y la rectificación voluntaria de las resoluciones inter partes [regulada en el antiguo art. 62 RMUE, actualmente derogado a tenor del art...

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