Los diseños de componentes de un producto complejo y su protección jurídica por modelo industrial

Autor:M. Botana Agrá
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil. Universidad de Santiago de Compostela
Páginas:291-306
RESUMEN

I. Antecedentes. II. Doctrina. III. Comentario. 1. Introducción. 2. Las piezas de recambio de automóviles como objeto protegible por modelo industrial. 3. Posición de la Directiva 98/71/CE y del Reglamento (CE) Número 6/02. 4. La cuestión en el nuevo Derecho español de diseño industrial. 5. Epílogo.

 
ÍNDICE
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal Supremo —Sala de lo Civil— de 3 de octubre de 2002, Rec. de Casación 559/1997)

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I Antecedentes
  1. La empresa «Ford Werke AG» es titular registral en España de un Modelo Industrial internacional DM/20009246 que tiene por objeto la aleta delantera del vehículo a motor fabricado con la denominación comercial Ford Fiesta. Por su parte, la empresa «Construcciones Metá licas Arregui» ha venido fabricando para el mercado de repuestos aletas delanteras para vehículos automóviles idénticas a las de la empresa titular de dicho Modelo Industrial. Así las cosas, por considerar que esta empresa infringía su derecho de propiedad industrial sobre el referido Modelo, la empresa «Ford Werke AG» presentó demanda judicial contra aquélla por violación de ese derecho, a lo que la demandada replicó con la inter posición, por vía reconvencional, de la acción de nulidad del referido Modelo Industrial.

  2. El pleito se sustanció por el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Bilbao, y en la pertinente sentencia estimó la demanda y desestimó la reconvención. El Juzgado fundamentó su fallo, entre otros, en el siguiente razonamiento: «Aplicando lo que antecede al caso de autosPage 292 tenemos que ha quedado acreditado que la sociedad Ford-Werke Aktiengesellschaft solicitó y obtuvo la inscripción, en el Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, de los Modelos Industriales Internacionales DM/20009246 y DM/20009247 para proteger respectivamente la aleta delantera y el capó de un vehículo a motor, en concreto del modelo Ford-Fiesta versión 1989. Del informe pericial realizado por Don Juan José A. H., Ingeniero Industrial, y que obra unido a la pieza de medidas cautelares, se desprende que de la comparación de las dos piezas fabricadas por Ford Werke AG con las dos fabricadas por Construcciones Metálicas Arregui resulta su exacta coincidencia en forma y dimensiones, no existiendo diferencias entre el producto de Construcciones Metálicas Arregui y los Modelos Internacionales y Productos de Ford Werke AG. La Oficina Española de Patentes y Marcas viene admitiendo en España los depósitos de modelos industriales referidos a piezas de carrocería de automóviles, siendo publicados en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial. Asimismo, en la Clasificación Internacional de los Diseños y Modelos Industriales establecida por el Arreglo de Locarno de 1968, ratificada por España el 2 de junio de 1973, se establece una lista de clases y subclases en la que se incluye, en la subclase 12-08, la parte de la carrocería de un vehículo automóvil. Por todo anterior hay que concluir que no existe la denunciada nulidad de modelos objeto de autos, teniendo su titular una protección sobre su ción, así como un derecho de exclusiva fabricación, infringiendo Construcciones Metálicas Arregui dicha protección al reproducir, sin la debida autorización, los modelos patentados por Ford Werke AG, procediendo, en consecuencia, estimar la demanda».

  3. Contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia se interp por la demandada el oportuno recurso de apelación; recurso que fue estimado por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Bilbao. En su sentencia, de 3 de diciembre de 1996, la Audiencia fundamentó su fallo, básicamente, en que: «De los arts. 182 y 184 EPI cabe concluir, cual hace la demandada, que el registro protege el objeto que se obtiene mediante el modelo industrial entendido como un todo, mas no las dife rentes partes que lo componen. Y en el caso enjuiciado es claro qué una aleta fabricada para un vehículo concreto —en este caso, el Ford Fiesta— sólo sirve en función del todo al que está predestinada y, ais ladamente considerada, no sirve para nada ni entra en el ámbito del patri monio de las formas estéticas aplicables a la técnica a que antes nod referíamos. Si conforme a nuestro Derecho interno la parte del modelo industrial no es susceptible de específica protección, no cabe aducir ni Arreglos ni Convenios por cuanto no estamos siquiera en presencia de un modelo industrial al no ostentar tal consideración el objeto al que nos venimos refiriendo. Y debe, desde este punto de vista, estimarse la acción reconvenional aquí ejercitada».

  4. Insatisfecha la empresa Ford Werke AG con la sentencia dictada en apelación, planteó contra la misma recurso de casación, el cual estimado por el Tribunal Supremo en la sentencia que es objeto de comentario.

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II Doctrina

Los argumentos en los que se apoya el Tribunal Supremo para estimar urso de casación se contienen básicamente en los siguientes Funnentos de Derecho:

CUARTO.—En el primer motivo de recurso se denuncia, al amparo ordinal 4.° del artículo 1.692 de la LEC, infracción por violación (intación errónea) de los artículos 182 y 184 del Estatuto de la Pro-Industrial de 26 de julio de 1929, revisado y complementado por cretoley de 15 de marzo de 1930, y se razona que en relación al lo de Londres de 2 de junio de 1934 y el de Locarno de 8 de octubre 968 y su aplicación al Derecho interno, se debe amparar su pretensión te a la versión de la Sala a quo sobre el sentido de los artículos 182 del EPI, que se transcriben, y se añade que la conclusión a la llega la resolución recurrida, con independencia de otras conside-mes sobre aspectos monopolísticos que más adelante comentaremos, roque, aunque ajenas a la cuestión discutida, constituyen un importante telón de fondo que motiva la decisión, es la de que una parte de la carrocería del automóvil, como lo es la aleta, aunque sea de forma original, 10 es susceptible de protección separada del conjunto de la carrocería |ue, en su consecuencia, un fabricante de automóviles no puede con -una protección separada para dicha pieza ni impedir que terceros ibriquen y comercialicen como pieza de repuesto, pudiendo, en su i, proteger el conjunto de la carrocería e impedir, también en su caso, terceros fabriquen y comercialicen «el conjunto» de esa carrocería, ero no las piezas separadamente, aunque, en definitiva y a través de la fabricación y comercialización separada de cada una de ellas, pueda fácilmente reproducirse el conjunto (...), y que en la legislación española vigente sobre modelos industriales y, en concreto, en el artículo 184 del Estatuto de la Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929 en ningún caso se contradice esa posibilidad que actualmente se reconoce a nivel comunitario. La aleta diseñada para el vehículo automóvil inicial podrá ser sustituida por otra con formas distintas, diseños adaptables al denominado vehículo inicial, por lo que, si bien forma parte de la carrocería del coche, es un elemento modificable y reemplazable (con mayor paso de rueda, con aperturas laterales, con resaltes en la chapa, etc.). En resumen, a una carrocería le son adaptables múltiples formas de aletas para coches diferentes entre sí, constituyendo cada una de ellas una forma definible por su estructura y configuración y, en su consecuencia, susceptibles de constituir objeto de protección como modelo industrial. Es cierto, continúa el motivo, que el Arreglo de Locarno tiene el valor de facilitar una clasificación de productos y que esta clasificación no puede quebrantar los principios de registrabilidad contenidos en el Derecho interno español, pero no es menos cierto que, en cualquier caso, ello evidencia que en el caso de las piezas de carrocería de automóvil es «internacionalmente admitida» su posibilidad de protección en forma separada del conjunto de la carrocería, y que el concepto que se expresaPage 294 en el artículo 184 del Estatuto de la Propiedad Industrial español, cuanto a ejemplarizar en dicho artículo el que no pueden registrarse sep radamente objetos como son los naipes o las piezas del ajedrez, vajil etc., no es otro que la extrapolación a los modelos industriales del pri cipio de indivisibilidad consagrado en el artículo 11 del Estatuto de Propiedad Industrial de 26 de julio de 1929, al expresar que toda cesión de modelos y dibujos será indivisible en cuanto al objeto, cedimiento, producto o resultado que hubiera servido para su otorga miento, es decir, que lo que quiere expresar ese principio de indivisibilid es la imposibilidad de registrar lo que necesariamente constituya un to único para su funcionamiento, como son las piezas de un juego del ajedn o los naipes de una baraja, pero que evidentemente ése no es el de la carrocería de un automóvil. Obviamente, en el juego de ajedn sin alguna de las piezas que componen el juego, su utilización es imp sible, lo que no sucede con la pieza de carrocería de un vehículo automóvil que puede ser adaptada a una carrocería o a otra carrocerí distinta y que, de interpretarse el artículo 184 como lo hace la Audien Provincial de Vizcaya, es decir, como lo hace la demandada, nos lleva a la consecuencia de que estaría vedado el acceso a protección Modelo Industrial a estas creaciones originales y propias de esta industi paralela, a no ser que el diseño constituyera un todo, es decir, una carn cería completa de un automóvil.

QUINTO.—El motivo así planteado ha de acogerse al hacer pre lente su interpretación de los artículos 182 y 184 del EPI frente a de la Sala a quo y de la demandada, de que el registro protege el objete que se obtiene mediante el modelo industrial entendido como un todo, mas no las diferentes partes que lo componen; al respecto ha de subrayarse:

  1. Pues que habida cuenta, la patente que ostenta la actora recurren te sobre el modelo industrial reseñado FDM009246 de alcance interna cional, cuya tutela se acoge en nuestro Derecho interno —Arreglo de Londres, 2 de junio de 1934...

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