Notas sobre las licencias obligatorias de patentes

Autor:Alberto Bercovitz
Cargo del Autor:Catedrático de Derecho Mercantil. Abogado
 
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Existen supuestos en los que concurren razones de interés público que no pueden satisfacerse con la explotación exclusiva que la Ley otorga al titular de la patente, o que no se satisfacen dada la forma en que el titular explota o no explota su derecho exclusivo.

En tales casos la contraposición entre el interés público y el interés privado del titular de la patente puede solucionarse a través de instrumentos jurIdicos diversos.

Una primera forma de solucionar esa contradicción consiste en excluir, en la propia Ley, determinadas actuaciones del ámbito de protección de la patente. Se trata, por tanto, de exclusiones legales como las que se refieren a los actos con fines experimentales, a la preparación de medicamentos realizada en farmacias extemporáneamente o a la utilización de objetos patentados en medios de locomoción que penetran temporalmente en el territorio en que rige la Ley de Patentes. Éste es el supuesto previsto en el artículo 52 de la Ley de Patentes española que se corresponde con lo dispuesto también en el proyecto de Convenio sobre la patente comunitaria.

En otros casos puede utilizarse una institución jurIdica de carácter general, como es la expropiación forzosa.

Pero existen dos instrumentos peculiares de la legislación sobre patentes, como pueden ser la caducidad y la licencia obligatoria. En efecto, cuando concurren determinados supuestos el legislador puede otorgarles la consideración de causas de caducidad o de otorgamiento de licencias obligatorias.

Entre estas dos figuras jurIdicas, la caducidad y la licencia obligatoria, se ha impuesto esta última como solución más justa y equilibrada para los intereses en juego. En efecto, a través de la licencia obligatoria puede llevarse a cabo, sin necesidad de la autorización del titular de la patente, una explotación de ésta que satisfaga al interés público; pero, sin embargo, el titular mantiene su derecho a recibir una remuneración adecuada por la explotación que se lleve a cabo.

Teniendo en cuenta estas consideraciones, no puede extrañar que la licencia obligatoria se haya convertido en un instrumento de gran importancia dentro del Derecho de patentes, como medio para equilibrar el interés privado del titular con los intereses públicos contrapuestos al mismo.

Naturalmente al hacer referencia a la licencia obligatoria lo que se está es mencionando una licencia que se concede sin el consentimiento del titular de la patente y que es otorgada por la autoridad pública que tenga competencia en la materia. En ese acto de concesión de la licencia por la autoridad pública habrán de determinarse los elementos esenciales de la autorización que se concede, en particular la remuneración que deba pagarse al titular de la patente y las garantías, tanto financieras como tecnológicas, que debe aportar el licenciatario para poder proceder a la explotación de la patente en base a la licencia que se le concede. La licencia obligatoria constituye, por tanto, un supuesto de contrato forzoso.

Esto significa, por consiguiente, que no es licencia obligatoria en sentido propio aquella en la que hay algún tipo de oferta o de consentimiento por parte del titular de la patente, aun cuando esa oferta o ese consentimiento haya sido dado para impedir la aplicación de alguna sanción como pueda ser la caducidad, el otorgamiento de una licencia obligatoria o sanciones vinculadas a la aplicación de la legislación antitrust.

La institución de las licencias obligatorias aparece reconocida en el artículo 5.A del Convenio de la Unión de París. Se introdujo como medio para evitar fundamentalmente que la falta de explotación de la patente en el territorio del Estado donde ésta había sido otorgada diera lugar a la caducidad de la patente. No se olvide, a título de ejemplo, que en la Ley inglesa de patentes de 1907, la sección 27 ya imponía la obligación de explotar la patente en medida suficiente para satisfacer la demanda en el mercado inglés. Y en base a esa norma se revocaron diversas patentes por insuficiencia de explotación.

Para evitar, por tanto, una solución tan drástica como es la de caducidad o revocación de la patente por falta de explotación, en las sucesivas revisiones del CUP no sólo se introdujo la figura de la licencia obligatoria, sino que además se impusieron limitaciones a la concesión de la misma; y, sobre todo, se condicionó la posible caducidad o revocación de la patente por falta de explotación a la previa concesión de una primera licencia obligatoria dos años antes como mínimo de que la caducidad pudiera ser declarada.

La regulación contenida en el artículo 5.A CUP preveía la concesión de licencias obligatorias para prevenir los abusos que pudieran resultar del ejercicio del derecho exclusivo de patente, pero entre los posibles abusos sólo mencionaba de forma expresa la falta de explotación. Es decir, que la concesión de licencias obligatorias estaba prevista fundamentalmente como sanción posible por la falta de explotación de la invención patentada.

Pero se imponían limitaciones importantes, como se ha expresado anteriormente, a la concesión de esas licencias obligatorias. En primer término, la licencia por falta o insuficiencia de explotación no puede solicitarse antes del transcurso de un plazo de cuatro años desde la presentación de la solicitud de patente o de tres años desde la concesión de...

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