La modificación de la solicitud de patente y de la patente en la nueva Ley de Patentes: límites sustantivos

Autor:Angel Galgo Peco
Cargo:Magistrado especialista CGPJ en Mercantil. Presidente de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid
Páginas:1-9
 
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Una de las principales novedades introducidas por la Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes (“Ley 24/2015”)1 es la posibilidad de modificar la patente que se brinda a su titular, tanto ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, como, una vez promovido litigio sobre la patente en cuestión, en sede judicial.

Siendo sinceros, no nos encontramos ante un elemento absolutamente novedoso en nuestro sistema. Así, en el artículo 118 de la Ley 11/1986 se contemplaba la facultad del titular de la patente a renunciar a una o varias reivindicaciones de la misma, con los límites explícitos que allí se señalaban. Por otra parte, respecto de las patentes europeas validadas en España, regía el artículo 138.3 del Convenio de Munich sobre la Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (“CPE”), el cual prescribe que en los procedimientos relativos a la validez de la patente europea, el titular está autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones, y la patente, así modificada, ha de servir de base al procedimiento. Son comúnmente conocidas las dudas que planteaba en nuestra realidad forense la aplicación de esta previsión del CPE, ante la falta de norma que regulase la forma de ponerla en práctica.

Lo que resulta realmente innovador es la pluralidad de vías que la Ley 24/2015 habilita para hacer efectiva tal facultad. De esta forma, se reconoce al titular la posibilidad de modificar la patente ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, en el seno de los procedimientos de oposición (artículo 43.3) y de recurso (artículo 44.3), así como en los de limitación (artículo 105) y de renuncia (artículo 110). También en sede judicial, tanto cuando se trata del ejercicio de la acción de nulidad (artículo 103.4), como cuando la validez de la patente se combate en un procedimiento en el que se hayan ejercitado acciones de violación, se plantee la cuestión como demanda reconvencional o como simple excepción (artículo 120.3).

El texto anteriormente vigente si incluía una regulación más o menos detallada acerca del otro aspecto al que nos referiremos, la modificación de la solicitud de la patente.

Sobre los aspectos puramente procedimentales de la modificación de la solicitud de patente y de la patente una vez concedida ya nos hemos ocupado en otra ocasión. En esta entrega nos centraremos en las limitaciones de orden sustantivo al ejercicio de tales facultades por parte del solicitante y del titular, respectivamente.

Por un lado, no se permite que, como resultado de la modificación, el objeto de la solicitud de la patente o la patente exceda del contenido de la solicitud de la patente tal como se hubiese presentado inicialmente. Así se establece en el artículo 48.5, dentro del grupo de normas que recogen las disposiciones comunes a todos los procedimientos seguidos ante la Oficina. Además de esta prescripción de alcance general, nos encontramos con los artículos 44.3 y 106.1, que establecen que las modificaciones que se propongan en los procedimientos de recurso y de limitación, respectivamente, habrán de ajustarse a lo dispuesto en el artículo 48. El artículo 43.1.c) enumera entre los motivos en los que puede fundamentarse la oposición a la concesión que el objeto de la patente concedida exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Por otro lado, tampoco se permite que la modificación de la patente se traduzca en una ampliación de la protección que confiere. Así lo dispone el artículo 48.6 para los procedimientos de oposición y limitación. Debemos entender aquí igualmente operativa la remisión del artículo 44.3 para el procedimiento de recurso, no obstante referirse el mismo a la modificación de la “solicitud”.

Mención aparte merece el artículo 110.3, el cual, de forma semejante al artículo 118.2 de la Ley 11/1986, en el caso de renuncia parcial supedita la vigencia de la patente con referencia a las reivindicaciones no comprendidas en la renuncia a que esta no suponga “la ampliación del objeto de la patente”.

Correlativamente a estas previsiones contenidas en la regulación de los procedimientos seguidos ante la Oficina, entre las causas para declarar la nulidad de la patente se hacen figurar las de que su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada (artículo 102.1.c) y que se haya ampliado la protección conferida por la patente tras la concesión (artículo 102.1.d). En relación con este último escenario, debemos hacer referencia al artículo 68.2, según el cual la patente, tal como hubiera sido concedida, o modificada en el curso de un procedimiento de oposición, de recurso, de limitación o de nulidad, determinará con carácter retroactivo el alcance de la protección que confiere, siempre que esta no haya resultado ampliada.

La modificación puede estar provocada por la necesidad de cumplir con los requisitos formales (por ejemplo, la imposición de que las reivindicaciones sean claras y concisas), o por la necesidad de evidenciar o remarcar la distinción con el estado de la técnica preexistente. Los supuestos que pueden aflorar en la práctica son ciertamente diversos. Por ejemplo, cuando en el procedimiento de concesión, fruto de la labor fiscalizadora del órgano concedente o de las observaciones de terceros, se ponen de manifiesto defectos formales o se evidencian reparos en relación con la patentabilidad de la invención objeto de la solicitud. En la fase postconcesión cabe imaginar situaciones muy variadas. Por ejemplo, cuando en un escenario conflictual determinado por la presunta infracción de una patente, su titular o, más frecuentemente, el supuesto infractor, localiza algún documento comprometedor que no afloró durante el procedimiento de concesión. O cuando, ante el mismo escenario, el titular de la patente se percata de que la reivindicación principal se redactó de forma demasiado amplia y resultaría necesario basarse en una reivindicación subsidiaria más restringida para poner de evidencia la infracción. O cuando, tras un periodo de tiempo explotando la patente, el titular llega a la conclusión de que se hace preciso modificar la redacción de una reivindicación para ajustarse mejor a la realidad del mercado.

En este contexto...

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