La modificación de la patente en la nueva ley de patentes (I)

AutorAngel Galgo Peco
CargoMagistrado Especialista CGPJ en Mercantil. Presidente de la Sección 28ª de la Audiencia Provincial de Madrid
Páginas1-10
1. - Observaciones iniciales

Como se nos hace ver en la Exposición de Motivos, uno de los principales ejes de la reforma operada por la Ley 24/2015, de 24 de julio (“NLP”) es el abandono del régimen opcional que gobierna nuestro sistema de concesión de patentes a raíz del Real Decreto-Ley 8/1998, de 31 de julio, y la vuelta al sistema de examen sustantivo previo. A nadie se le escapa la trascendencia de este cambio. Cambio que, por otra parte, viene acompañado de otro no menos relevante, cual es la instauración de un sistema de oposición post-concesión, en línea con lo que constituye pauta en el derecho comparado.

No es objeto de estas breves líneas examinar tales cambios, sino otra cuestión novedosa que surge al hilo de ellos y cuya importancia, en el escenario que se instaura a partir de la entrada en vigor de la NLP, no resulta difícil apreciar. Nos estamos refiriendo a la posibilidad de modificar la patente que se reconoce a su titular en el seno de los procedimientos de oposición y limitación, de nuevo cuño, en el procedimiento de recurso contra la concesión de una patente y, ya en sede judicial, en el marco de aquellos litigios civiles en que se haya planteado la nulidad de la patente.

La práctica de los ordenamientos extranjeros y de la Oficina Europea de Patentes (“EPO”) ponen de manifiesto las dificultades de orden sustantivo que encierra la adecuada operatividad de este mecanismo, el cual se presenta como fuente habitual de conflictos. Que sea así se comprende fácilmente por la lectura del artículo 68.2 NLP, sobre el alcance de la protección, a tenor del cual la patente, tal como hubiera sido modificada, determinará con carácter retroactivo tal protección, “siempre que” esta no haya resultado ampliada. De esta forma, en paralelo, y como complemento indispensable, se ha hecho necesario introducir, como nueva causa de nulidad de la patente, la ampliación de la protección conferida por la patente tras la concesión, que pasa a alojarse en el artículo 102.1.d) NLP.

Hemos hablado de cuestión novedosa. Quizás convenga matizar que ello no es del todo cierto, pues, como se desprende de nuestras anteriores palabras, la modificación de la patente aparece contemplada en el Convenio de Munich sobre la Concesión de Patentes Europeas, de 5 de octubre de 1973 (“CPE”), que forma parte de nuestro ordenamiento. De hecho en alguna ocasión se ha planteado ante nuestros tribunales (pues ninguna norma hay en el marco normativo vigente que expresamente lo regule) la forma de hacer efectivo el mandato del artículo 138.3 del Convenio, a tenor del cual en los procedimientos relativos a la validez de la patente europea, su titular estará autorizado para limitar la patente modificando las reivindicaciones, sirviendo la patente así limitada de base al procedimiento.

Lo que sí se contempla en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, todavía vigente (“LP”), es la posibilidad de modificar la solicitud de la patente en el decurso del procedimiento de concesión. A este respecto, el artículo 41.1 establece que el solicitante solo podrá modificar las reivindicaciones de su solicitud en aquellos trámites del procedimiento de concesión en que así se permita expresamente por la LP. Se contempla tal posibilidad en los artículos 31.3 (suspensión del expediente al advertirse, en el examen que el Registro de la Propiedad Industrial lleva a cabo de oficio tras la admisión a trámite, que la solicitud presenta defectos de forma o que su objeto no es patentable), 36.2 (presentación de observaciones al informe sobre el estado de la técnica) y, en el marco del procedimiento de concesión con examen previo, 39.8 (presentación de oposiciones o resultado desfavorable del examen sobre la suficiencia de la descripción, la novedad y la actividad inventiva característico de este régimen). En el apartado 2 del mismo artículo se señala que el solicitante podrá ejercitar dicha facultad sin necesidad de contar con el consentimiento de quienes tengan derechos inscritos sobre la solicitud. Finalmente, el apartado 3 marca los límites de orden material al indicar que la modificación de las reivindicaciones no podrá suponer una ampliación del contenido de la solicitud. Correspondientemente, el artículo 112.1 c) dispone que la patente sea declarada nula cuando su objeto exceda del contenido de la solicitud tal como fue presentada.

Dicho régimen concuerda con el establecido en el CPE, que regula la materia en los artículos 123 (modificaciones en el procedimiento previo a la concesión y en el procedimiento de recurso subsiguiente a la denegación de la concesión) y 138.1.c) (causa de nulidad). Con algún matiz. Así, se reconoce “en todo caso” al solicitante la facultad de modificar una vez al menos la solicitud a iniciativa propia, disposición que carece de correlato en la LP.

En las líneas que siguen abordaremos la regulación que sobre la modificación de la solicitud de patente y de la patente una vez concedida se establece en la NLP, de orden predominantemente procedimental. En una segunda entrega estudiaremos las limitaciones de orden sustantivo al ejercicio de tales facultades por parte del titular de la patente, según las enseñanzas que cabe extraer de la doctrina de las Cámaras de Apelación de la EPO, habida cuenta la inexistencia de elaboración patria sobre esta materia.

No obstante, antes de acometer el estudio anunciado, consideramos necesario establecer una clara divisoria entre el tema propuesto y otro ciertamente conexo, cual es el relativo a la rectificación de errores. El 41.1 LP alude a la “subsanación de errores manifiestos” en la solicitud de patente, y su dictado permite entender que la tal subsanación podrá tener lugar en cualquier momento del procedimiento de concesión. Ninguna pauta se proporciona para aquilatar el significado de errores manifiestos y el alcance de la tarea subsanadora. El artículo 49 NLP, bajo la rúbrica “rectificación de errores”, resulta mucho más preciso, al considerar admisibles “las modificaciones de los defectos de expresión o transcripción o de los errores contenidos en cualquier documento de la solicitud con sujeción a las limitaciones establecidas reglamentariamente” y exigir, en particular, con respecto a las rectificaciones que afecten a la descripción, las reivindicaciones, los dibujos o la secuencias biológicas, que la rectificación resulte evidente “en el sentido de que se deduzca inmediatamente que ningún otro texto, dibujo o secuencia que el que resulte de la modificación puede haber sido propuesto por el solicitante”. Del tenor de la norma se desprende que la rectificación de errores se sigue admitiendo tan solo en relación con la solicitud de patente. Por otro lado, a falta de indicación al respecto, entendemos que en el marco de la nueva legislación la rectificación, dentro de los límites señalados, podrá practicarse en cualquier momento del procedimiento de concesión. En todo caso, la mayor concreción de la NLP se presenta como un expediente adecuado para prevenir los abusos a los que podía dar lugar la indeterminación de la legislación todavía vigente.

2. - El régimen establecido por la NLP
2.1. - Modificaciones de la solicitud de...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR