Las medidas cautelares en el Derecho Argentino de patentes a la luz del acuerdo TRIP

Autor:Gullermo Cabanellas
Páginas:35-75
RESUMEN

Este artículo analiza el régimen argentino de medidas cautelares relativas a patentes, luego de las reformas introducidas en el año 2004. Se examina la situación anterior a dichas reformas, las negociaciones internacionales que llevaron a introducirlas, las criticas formuladas contra el nuevo régimen y su grado de compatibilidad con el acuerdo TRIP. Se expone el panorama de las medidas cautelares ... (ver resumen completo)

 
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LAS MEDIDAS CAUTELARES
EN EL DERECHO ARGENTINO DE PATENTES
A LA LUZ DEL ACUERDO TRIP
*
GULLERMO CABANELLAS **
RESUMEN
Este artículo analiza el régimen argentino de medidas cautelares relativas a paten-
tes, luego de las reformas introducidas en el año 2004. Se examina la situación ante-
rior a dichas reformas, las negociaciones internacionales que llevaron a introducirlas,
las criticas formuladas contra el nuevo régimen y su grado de compatibilidad con el
acuerdo TRIP. Se expone el panorama de las medidas cautelares disponibles, bajo el
Derecho argentino, tras las reformas.
Palabras clave: Patentes, medidas cautelares, acuerdo TRIP, Argentina, negocia-
ciones internacionales.
ABSTRACT
This article examines the Argentine rules on preliminary measures related to
patents, after the 2004 Patent Law amendments. The situation prior to such reforms is
described, together with the negotiation which led to their enactment, the criticism
directed against the new rules and their compatibility with the TRIPS agreement. The
available preliminary measures, after the 2004 reforms, are described.
Keywords: Patents, preliminary measures, TRIPS agreement, Argentina, interna-
tional negotiations.
ADI
29 (2008-2009): 35-76
*Además de las incluidas en el índice general de ADI, en este trabajo se utilizan las siguientes
abreviaturas:
Ap. Apelaciones.
Cám. Cámara.
Civ. Civil.
Com. Comercial.
Coord. Coordinador.
Dir. Director.
Fasc. Fascículo.
Fed. Federal.
LP Ley de Patentes argentina.
Nac. Nacional.
Reg. Reglamentación.
** Abogado y Licenciado en Economía (U. Nacional de Buenos Aires). Master en Derecho
Comparado y Doctor en Ciencias Jurídicas (U. de Illinois). Profesor de Postgrado de la Universidad
Nacional de Buenos Aires y de la Universidad Austral. San Martín 323, piso 17, Buenos Aires
(1004), Argentina. g.cabanellas@cekd.com.
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN.—II. EL TEXTO ORIGINAL DEL ARTÍCULO 83 DE LA LP.—
III. LA SOLUCIÓN MUTUAMENTE ACORDADA ENTRE LA ARGENTINA Y LOS ESTA-
DOS UNIDOS.—IV. LAS CRÍTICAS A LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA
LEY 25.859.—1. LAS REFORMAS FRENTE AL ACUERDO TRIP.—2. CRÍTICAS FUNDADAS EN RAZONES DE
POLÍTICA LEGISLATIVA.—V.ANÁLISIS DE LAS CRITICAS A LAS REFORMAS INTRODUCIDAS
POR LA LEY 25.859.—VI. LA JURISPRUDENCIABAJO LA LEY 25.859.—VII. LAS MEDI-
DAS CAUTELARES BAJO LA LP LUEGO DE LAS REFORMAS INTRODUCIDAS POR LA
LEY 25.859.—VIII. SECUESTROS, INVENTARIOS Y EMBARGOS, CONFORME AL
ARTÍCULO 83, PARTE I, DE LA LP.—IX. MEDIDAS CAUTELARES TENDIENTES A EVI-
TAR LA INFRACCIÓN DE LAPATENTE, BAJO EL ARTÍCULO 83, PARTE II, DE LA LP.—
1. CONTENIDO DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.—2. CONDICIONES PARA EL OTORGAMIENTO DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES.—3. RAZONABLE PROBABILIDAD DE QUE LA PATENTE SEA DECLARADA VÁLIDA.—4. DAÑO IRRE-
PARABLE.—5. RELACIÓN ENTRE LOS DAÑOS QUE PUEDEN SUFRIR LAS PARTES.—6. PROBABILIDAD RAZONABLE
DE INFRACCIÓN DE LA PATENTE.—7. FIANZA O GARANTÍA.—8. PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE PATEN-
TE.—9. SOLICITANTE.—10. TRAMITACIÓN INAUDITA PARTE.—11. INTERVENCIÓN DE PERITO.—12. EJECU-
CIÓN.—13. INTERPOSICIÓN DE LA ACCIÓN DE FONDO.—X. MEDIDAS CAUTELARES TENDIENTES
A PRESERVAR LAS PRUEBAS PERTINENTES RELACIONADAS CON LA PRESUNTA
INFRACCIÓN, BAJO EL ARTÍCULO83, PARTE II, DE LA LP.—XI. OTRAS MEDIDAS CAU-
TELARES PREVISTAS EN LALEGISLACIÓN PROCESAL.—XII. MEDIDAS CAUTELARES
EN FRONTERA.—XIII. EL INCIDENTE DE EXPLOTACIÓN.—XIV. CONCLUSIONES.
I. INTRODUCCIÓN
Las medidas cautelares constituyen una de las materias que mayores
dificultades han originado bajo el régimen argentino de patentes1.
Ha sido tradicional en el Derecho argentino, como lo es bajo la genera-
lidad de los regímenes de patentes en el Derecho comparado 2, establecer
un sistema especial en materia de medidas cautelares. La Ley 111 utilizaba
esa técnica legislativa 3, y también lo hizo el texto original de la actual Ley
de Patentes 4. Este, sin embargo, dio lugar a interpretaciones encontradas,
que llevaron a su impugnación frente al acuerdo TRIP, y a su posterior
modificación. Esta, a su vez, ha sido objeto de múltiples críticas.
En el presente estudio se examinará la evolución que ha experimen-
tado el régimen argentino en esta materia, su relación con las disposi-
ciones del acuerdo TRIP, y las consecuencias del actual régimen.
36 G. CABANELLAS. Las medidas cautelares en el Derecho argentino...
1Cfr. al respecto, C. M. CORREA, «Medidas cautelares en materia de patentes de invención»,
Jurisprudencia Argentina, t. 2002-IV, pág. 1330; R. I. FLANZBAUM, «Evolución de la jurisprudencia
sobre medidas cautelares a la luz de la Ley 24.481 y el acuerdo ADPIC (previo a la sanción de la Ley
25.859)», Revista del Derecho Comercial y de las Obligaciones, t. 2008-A, pág. 3; C. SERRITELLI,
«Evolución de la jurisprudencia sobre medidas cautelares en patentes (tras la sanción de la Ley
25.859)», ID., pág. 19; I. A. POLI, «Contradicciones entere el artículo 83.II según la Ley 25.859 y el
artículo 50 del acuerdo ADPIC», id., pág. 39; J. A. PAPAÑO, «Derecho interno y derecho internacional
(Reflexiones a propósito del acuerdo ADPIC)», id., pág. 57; M. BENSADON, «Patentes de invención:
las medidas cautelares y la inversión de la carga de la prueba luego de la reforma de la Ley 25.859»,
La Ley, t. 2004-D, pág. 1355; C. M. CORREA (coord.), Medidas cautelares en el régimen de patentes,
Lexis Nexis, Buenos Aires, 2006; ASOCIACIÓN ARGENTINA DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL,
Medidas cautelares en materia de patentes de invención según la Ley 25.859 y el Acuerdo ADPIC,
Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2008.
2Cfr. al respecto, J. REICHMAN y M. ZINNANI, «Las medidas precautorias en el derecho estadou-
nidense: el justo balance entre las partes», Jurisprudencia Argentina, t. 2002-IV, pág. 1323; V. PÉREZ
DAUDÍ, Las medidas cautelares en el proceso de propiedad industrial, J. M. Bosch, Barcelona, 1996.
3Cfr. P. C. BREUER MORENO, Tratado de patentes de invención, t. 2, Abeledo Perrot, Buenos
Aires, 1957, pág. 605.
4Ley 24.481 y sus modificaciones, cit. aquí como Ley de Patentes o LP.
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II. EL TEXTO ORIGINAL DELARTÍCULO 83 DE LA LP
En su redacción original, el artículo 83 de la LP disponía: «Previa
presentación del título de la patente o del certificado del modelo de
utilidad, el damnificado podrá solicitar bajo las cauciones que el juez
estime necesarias, las siguientes medidas cautelares: a) el secuestro
de uno o más ejemplares de los objetos en infracción, o la descripción
del procedimiento incriminado; b) el inventario o el embargo de los
objetos falsificados, y de las máquinas especialmente destinadas a la
fabricación de los productos o a la actuación del procedimiento incri-
minado».
Las disposiciones en cuestión, así como las correspondientes al inci-
dente de explotación 5, dieron lugar a posiciones encontradas respecto
de su compatibilidad con el acuerdo TRIP. En particular, las dificulta-
des se relacionaban con el artículo 50 de dicho acuerdo que, entre otras
normas, dispone: «1. Las autoridades judiciales estarán facultadas para
ordenar la adopción de medidas provisionales rápidas y eficaces desti-
nadas a: a) evitar que se produzca la infracción de cualquier derecho de
propiedad intelectual y, en particular, evitar que las mercancías ingresen
en los circuitos comerciales de la jurisdicción de aquéllas, inclusive las
mercancías importadas inmediatamente después del despacho de adua-
na; b) preservar las pruebas pertinentes relacionadas con la presunta
infracción; 2. Las autoridades judiciales estarán facultadas para adoptar
medidas provisionales, cuando ello sea conveniente, sin haber oído a la
otra parte, en particular cuando haya probabilidad de que cualquier
retraso cause daño irreparable al titular de los derechos, o cuando haya
un riesgo demostrable de destrucción de pruebas [...]».
El conflicto planteado quedó de manifiesto en el fallo «American
Cyanamid Co. y otro v. Makhteshim Agan Holding Bv» 6. Se expresó
allí que «el art. 87 (de la LP) faculta al demandante a exigir caución al
demandado para no interrumpirlo en la explotación del invento, en caso
de que éste quisiera seguir adelante con ella, y en defecto de la caución,
podrá pedir la suspensión de la explotación, dando él, a su vez, en su
caso, si fuera requerido, caución conveniente [...]. Así, el incidente de
explotación no tiene otra finalidad que la de obtener una garantía del
supuesto infractor, con la que habrá de responder por los eventuales
daños por la continuación en el uso de la marca». El fallo cita luego
otra sentencia de la misma Sala en la que se observó que la pretensión
de obtener en forma inmediata y automática el cese de la explotación
por vía del incidente respectivo, desvirtuaría «la finalidad del instituto
cautelar, por cuanto el objeto de la medida impetrada se confundiría
ADI 29 (2008-2009), 35-76 • ISSN: 1139-3289 37
5Cfr. al respecto, el apartado 13, infra, del presente estudio.
6Cám. Nac. de Ap. Civ. y Com. Fed., Sala I, 23 de diciembre de 1996, El Derecho, 1997,
t. 172, pág. 453, con nota de L. E. PALACIO, «El incidente de explotación y las medidas cautelares en
materia de patentes».
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