El material genético y las patentes de invención después de la sentencia dictada en el caso Myriad por la Suprema Corte de Estados Unidos. Repercusiones extraterritoriales, inmediatas y latentes

Autor:Horacio Rangel Ortiz
Páginas:475-492
RESUMEN

El 13 de junio de 2013 la Suprema Corte de Estados Unidos dictó un fallo que tuvo como efecto declarar la nulidad de patentes de Myriad Genetics en las que su titular había reivindicado material genético aislado de origen natural. El mismo día, la Oficina de Patentes de ese país giró instrucciones a sus examinadores con la indicación de rechazar reivindicaciones de producto que involucren ácidos nucleicos de origen natural, sin importar si se trata de material genético aislado o no. Los beneficios sociales pretendidos con el fallo también podrían acarrear la pérdida de ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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Nota preliminar

Pocos casos de la jurisprudencia comparada han llamado la atención del practicante del Derecho de patentes en el mundo con la fuerza que lo ha hecho el caso Myriad fallado por la Suprema Corte de Estados Unidos el 13 de junio de 2013, pues ahí se fijan nuevos criterios sobre las condiciones en que es per-

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misible acceder a una patente de invención que involucre material genético, en este caso, material genético humano. Se trata de la sentencia dictada en el caso ASSOCIATION FOR MOLECULAR PATHOLOGY ET AL. V. MYRIAD GENETICS, INC, ET AL 1. Antes del fallo, se habían otorgado patentes que involucraban genes humanos que habían sido aislados de su estado natural con la intervención humana, con lo cual se había estimado que ese material genético había sido sustraído de su estado natural, y con ello se había permitido el acceso a la protección patentaria, particularmente cuando había sido identificada la función de ese gen a los fines de cumplir con el requisito de patentabilidad representado por la aplicación industrial o utilidad de la materia que se pretende patentar. El fallo Myriad ha declarado que una patente otorgada en estas circunstancias no es válida, por estimarse que se trata de material genético de origen natural (naturally ocurring nucleic acids or fragments thereof), y por tanto, de un producto de la naturaleza, excluido de la protección. El mismo día que se dictó la sentencia, la Oficina de Patentes de Estados Unidos dio la instrucción a sus examinadores que rechazaran reivindicaciones de productos creados exclusivamente a partir de ADN de origen natural o fragmentos de ADN, ya estuvieran aislados o no.

El caso es de interés para el abogado practicante mexicano, y de otras naciones de la región latinoamericana, por los criterios y pautas que dicho fallo revela, y que sirven para precisar las circunstancias en que es patentable el material genético, en este caso, material genético humano; esto es, las circunstancias en que una empresa puede ejercer derechos exclusivos de explotación respecto de ese material genético durante el plazo legal aplicable. No es que esos criterios no existieran antes, los había 2; se trata de una revisión de los mismos. El caso también llama la atención por el impacto que estos criterios de la jurisprudencia comparada pueden tener en la forma en que son tratadas las solicitudes de patente y las patentes mexicanas en las que está de por medio el material genético, cuando estos asuntos lleguen al escritorio de los abogados y de las autoridades administrativas y judiciales que intervienen en estas cuestiones en el ámbito mexicano. Esto se dice, por razón de que es una realidad en las prácticas mexicana y comparada en materia de patentes el hecho que los acontecimientos que tienen lugar en el extranjero tienen un impacto (potencial) en la práctica de países como México, especialmente cuando lo que está de por medio es un tema novedoso y sofisticado, como lo es el de las condiciones en las que puede reivindicarse un derecho exclusivo de explotación respecto de una invención que involucra material genético. Como se sabe, los derechos exclusivos que confieren las patentes, se ejercen respecto del material que aparece identificado en las reivindicaciones o cláusulas reivindicatorias que aparecen en la parte final de estos documentos oficiales que expide el Estado y que permiten a su titular explotar de modo exclusivo un invento durante un plazo improrrogable de veinte años, siempre que se cumplan las condiciones de patentabilidad previstas en

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el Derecho aplicable. Es en la forma en que se verifica el cumplimiento de estas condiciones, el tema en el que se estima pueden incidir los criterios dictados en el extranjero, como se verá.

I Chakrabraty y myriad

Un caso anterior de impacto similar al de Myriad en los ámbitos doméstico e internacional fue Diamond v. Chakrabarty 3 resuelto por el mismo tribunal en 1980. Igual que Myriad, Chakrabarty aportó criterios para determinar las circunstancias en las cuales son o no patentables los inventos desarrollados a partir de productos de la naturaleza y fenómenos naturales, que en sí mismos están excluidos de la protección que confieren las patentes.

Chakrabarty dejó claro que los fenómenos naturales, los productos de la naturaleza y las ideas abstractas per se no son patentables. En el caso Myriad la Corte recuerda que el criterio de Chakrabarty no es absoluto, pues de aplicarlo como fórmula matemática y no jurídica, muchos inventos (en los que intervienen productos de la naturaleza) que son auténticos resultados de la mano del hombre, quedarían excluidos de la protección. Todas las invenciones en algún punto involucran, usan, reflejan o se apoyan en leyes de la naturaleza, en fenómenos naturales o en ideas abstractas. La aplicación indiscriminada y sin criterio de este principio de exclusión aniquilaría el Derecho de patentes, sostuvo la Corte. Como en toda institución social, el funcionamiento del Derecho de patentes exige la búsqueda permanente de un equilibrio de los intereses involucrados, y de eso parece tratar el caso Myriad.

II El material genético involucrado en las patentes de myriad

El caso involucraba dos tipos de patentes propiedad de Myriad, cuya validez fue cuestionada e impugnada por el actor por estimar que esas patentes deberían ser nulificadas toda vez que, de acuerdo con el actor, éstas se habían otorgado para amparar productos de la naturaleza, excluidos de la protección en los sistemas de patentes. Las patentes atacadas tenían en común el hecho que el material genético humano aparecía reivindicado y, por tanto, protegido, en ellas.

En algunos casos, la Corte dio satisfacción a las pretensiones del actor y declaró la invalidez de ciertas cláusulas reivindicatorias contenidas en la patente, por estimarse que lo que amparaban eran productos de la naturaleza, excluidos de la protección. En otros casos, la Corte confirmó la validez de las patentes y las cláusulas reivindicatorias en ellas contenidas, impugnadas por el actor. En ambos casos, las patentes involucraban material genético obtenido y expresado de distintos modos, lo cual fue determinante en la diferencia del trato asignado por la Corte a unas y otras reivindicaciones.

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III La sentencia de 13 de junio de 2013 como fuente interpretativa de normas sobre la materia en otras jurisdicciones

En rigor, los alcances del fallo en cuestión se producen, naturalmente, sólo en Estados Unidos, más en los hechos, el fallo tiene el potencial de impactar en otras jurisdicciones, como se verá. Me refiero, desde luego, al valor del precedente como fuente interpretativa de las reglas aplicables a estos temas en otras jurisdicciones. Sin duda, el precedente puede ser utilizado como material de consulta proveniente de la jurisprudencia comparada al momento de interpretar normas que tienen un equivalente, presentes en las legislaciones nacionales.

La forma como opera el sistema de patentes en el mundo, incluido el caso de México, hace pensar en un posible impacto colateral de este fallo en este país, igual que en otras prácticas nacionales. Para mejor entender el probable impacto de este negocio en la práctica de patentes de México, es menester comentar, aunque sea de manera breve y somera, algunas de las reglas básicas vigentes en México, aplicables a las condiciones en las cuales un inventor o el patrocinador de sus investigaciones y titular de la patente, puede acceder a la protección de un invento que involucra material genético. 4

IV El material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza (art. 16, fracción II, LPI) 5

La prohibición de otorgar patentes que tengan por objeto material biológico y genético tal como se encuentra en la naturaleza que aparece en la Ley de la

Propiedad Industrial de 1991 reformada en 1994 en vigor, tiene como antecedente en el Derecho de patentes mexicano el texto original de la Ley de 1991.

El artículo 20, fracción II, incisos c) y d) de ese ordenamiento establecía que no serían patentables: c) el material biológico tal como se encuentra en la naturaleza y d) el material genético.

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El texto original de 1991 incluía la exigencia que el material biológico fuese presentado tal como existe en la naturaleza para que operase la prohibición. La prohibición de otorgar patentes para material genético era mucho más amplia en el texto de 1991, pues la exigencia que...

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