Marcas
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a) Tribunal Supremo
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO NÚM. 40/2008,
DE 5 DE FEBRERO DE 2008
(Sala de lo civil, Sección 1.ª)
Lucro cesante y regalía hipotética: Al haber elegido la actora como criterio de cuantifi-
cación del lucro cesante el relativo al precio que habría tenido que pagar el infrac-
tor para obtener una licencia que le hubiera permitido la utilización del signo
conforme a derecho, debe considerarse que el daño se ha producido ex re ipsa.
Vid. infra la anotación del Prof. Dr. Ángel GARCÍA VIDAL
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO NÚM. 123/2008,
DE 21 FEBRERO DE 2008
(Sala de lo Civil, Sección 1.ª)
Protección de marca renombrada: al alcance del ciudadano medio está el hecho
notorio según el cual en el ámbito financiero existe un banco denominado
Atlántico, y que esa circunstancia no pase desapercibida al público en gene-
ral se debe, en principal y buena medida, al esfuerzo publicitario y de
implantación territorial de la entidad en cuestión.
La utilización del genérico «Atlántico» no tendría por sí misma mayor transcen-
dencia si la actividad en la que se emplease el nombre fuese diferente al mundo
de la economía y las finanzas (pongamos por caso la deportiva o la industria
repostera), pero no sucede así en el supuesto enjuiciado y, además, en lugar de
acomodar el género a la primera palabra del nombre compuesto (Caja Atlánti-
ca) o incluir la contracción (Caja del Atlántico), la demandada escoge la deno-
minación más parecida al banco preexistente. El indudable atractivo de la
palabra «Atlántico» al que hace referencia la demandada en su contestación,
no es notoriamente superior al de la forma femenina del vocablo, estimando la
Sala que la única razón de la elección del nombre del producto es, precisamen-
te, la que veda el epígrafe c) del artículo 13 de la Ley de Marcas de 1988.
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO, DE 13 MARZO 2008
(Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 3.ª)
Aplicación la prohibición de registro de marcas engañosas en aquellos casos en los
que el signo solicitado como marca incluye una denominación geográfica.
El supuesto de hecho de la sentencia es el siguiente. Solicitadas las marcas «Vega
Grande de Guadalupe» y «Conde de la Vega Grande de Guadalupe» para
distinguir productos de la clase 33 del Nomenclátor Internacional («bebidas
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alcohólicas»), la OEPM las deniega. Y la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, con fecha 16 de noviembre
de 2004, desestima el recurso Contencioso-Administrativo, siendo dicha sen-
tencia objeto del recurso de casación.
La principal razón para denegar el registro de las marcas es que si las bebidas
alcohólicas que identifican proceden del municipio de Guadalupe, las marcas
conculcarían el artículo 11.1.c) de la Ley de marcas de 1988 (que prohíbe el
registro de signos que se compongan exclusivamente de signos o indicaciones
que sirvan en el comercio para designar la especie, la calidad, la cantidad, el
destino, el valor, la procedencia geográfica, la época de producción del pro-
ducto o de la prestación del servicio u otras características de los productos o
del servicio). Y en caso de que dichas bebidas tuvieran otra procedencia se
una marca engañosa ya que el público consumidor podría asociar los pro-
ductos a la denominación de origen «Ribera de Guadiana».
Pues bien, frente a esta argumentación, el Tribunal Supremo empieza recordan-
do que según el Reglamento de la Denominación de Origen «Ribera del Gua-
diana» la protección otorgada se extiende no sólo al nombre de «Ribera del
Guadiana» sino también al de las comarcas, términos municipales, localida-
des y pagos que componen la zona de producción. Y según dicho Reglamento
queda prohibida la utilización en otros vinos (distintos de los obtenidos en la
zona) de nombres, marcas, términos, expresiones y signos que, por similitud
fonética o gráfica con los protegidos, puedan inducir a confundirlos con los
que son objeto del Reglamento. Y con este presupuesto, no se discute en el
caso que la «subzona» de Cañamero, dentro del territorio de la denomina-
ción de origen, comprende el municipio de Guadalupe.
Ahora bien, el Tribunal Supremo destaca que la mera inclusión —en una marca
aspirante a su protección registral— de cualquiera de las referencias geográ-
ficas o toponímicas comprendidas en una denominación de origen (comarcas,
términos municipales, localidades y pagos que componen la zona de produc-
ción) no puede ser inexorablemente rechazada en virtud de la prohibición de
registro de marcas engañosas contenida en el artículo 11.1.f) de la Ley de
Por el contrario, cuando aquella inclusión no constituya el elemento clave de la
marca ni su factor identificativo más destacado, y el componente geográfico o
toponímico tenga, a la vez, otras acepciones relevantes o significados históricos,
artísticos o conceptuales que sobrepasen la mera dimensión territorial del voca-
blo, en estos supuestos, considera el Tribunal Supremo que será lícito accederal
registro de la marca si razonablemente se puede concluir que ésta no inducirá a
error al consumidor respecto del origen geográfico del producto.
Sobre esta base, el Tribunal Supremo casa la sentencia recurrida, vista la especí-
fica configuración de las dos marcas rechazadas y dada la significación gene-
ral del término «Guadalupe», que supera con mucho su mera acepción geo-
gráfica limitada a un término municipal de la subzona de Cañamero dentro
de una determinada denominación de origen vinícola.
SENTENCIA DELTRIBUNAL SUPREMO NÚM. 379/2008,
DE 20 DE MAYO DE 2008
(Sala de lo Civil, Sección 1.ª)
Indicaciones de procedencia referentes al culto católico: el Tribunal Supremo
resuelve en esta sentencia un recurso de casación en el que se instaba la nuli-
1056 Tribunal Supremo y otros tribunales
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