La protección como marca de las formas técnicamente necesarias: el caso «Lego»
| Autor | Inmaculada González López |
| Cargo del Autor | Doctora en Derecho por la Universidad Central de Barcelona |
| Páginas | 888-910 |
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[Comentario a la Sentencia del Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas (Sala Octava), de 12 de noviembre de 2008, asunto T-270/06]
El 1 de abril de 1996, la sociedad de nacionalidad danesa Kirkbi A/S, a la que posteriormente sucedió la sociedad Lego Juris A/S (en adelante, «Lego»), presentó una solicitud de registro de marca comunitaria ante la OAMI consistente en un signo tridimensional de color rojo (en adelante, «bloque Lego»). La representación del signo es la siguiente:
La marca se solicitó para distinguir productos pertenecientes a las clases 9 y 28 del Nomenclátor Internacional. Concretamente, dentro de la clase 28 se incluía la siguiente descripción: «Juegos, juguetes; artículos de gimnasia y de deporte (comprendidos en la clase 28); decoraciones para árboles de Navidad».
No habiendo mediado oposición de terceros, con fecha 19 de octubre de 1999 se procedió al registro de la marca solicitada con el número de Expte. 107029. Pocos días después, el 21 de octubre, la sociedad Ritvik Holdings Inc, a la que sucedió la sociedad Mega Brands, Inc. (en adelante, «Mega Brands») presentó ante la OAMI una demanda de nulidad de la marca referida al bloque Lego, alegando que el registro de la marca impugnada incurría en las prohibiciones absolutas de registro contenidas en el artículo 7.1, letras a), e), incisos ii) y iii) y letra/) del Reglamento de Marca Comunitaria.
El 30 de julio de 2004, la División de Anulación de la OAMI dictó resolución estimando la demanda de Mega Brands y, en consecuencia, declaró la nulidad parcial de la marca referida al bloque Lego respecto a «los juegos de construcción» comprendidos en la clase 28, pues, en suPage 889opinión, la marca impugnada estaba constituida exclusivamente por la forma de un producto necesaria para obtener un resultado técnico [art. 7.1, letra c), inciso ii) del RMC].
Mediante resolución de 10 de julio de 2006, la Gran Sala de Recurso de la OAMI confirmó la resolución de la División de Anulación y consideró que la prohibición absoluta de registro en la que efectivamente incurría la marca registrada no podía ser enervada por el hecho de que el signo hubiera adquirido carácter distintivo en el mercado.
Lego presentó recurso contra la resolución de la Gran Sala de Recurso de la OAMI ante el Tribunal de Justicia de Primera Instancia, alegando, en primer lugar, la infracción del artículo 7.1, letra e), inciso ii) del RMC y, en segundo lugar, la errónea apreciación del objeto de la marca controvertida.
(Omissis) 36. A tenor del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento núm. 40/94, «se denegará el registro de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico». Asimismo, según el artículo 3, apar tado 1, letra e), segundo guión de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproxima ción de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO 1989, L 40, pág. 1, en lo sucesivo «Directiva»), «será denegado el registro o, en el supuesto de estar registrados, podrá declararse la nuli dad de [...] los signos constituidos exclusivamente por [...] la forma del producto necesaria para obtener un resultado técnico».
37. En el caso de autos, debe señalarse que, en síntesis, la deman dante recrimina a la Gran Sala de Recurso haber pasado indebidamente por alto el alcance del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento núm. 40/94 y, en particular, el alcance de sus términos «exclusivamente» y «necesaria», al considerar que la existencia de for mas alternativas funcionalmente equivalentes que incorporan la misma solución técnica carece de pertinencia a efectos de la aplicación de dicha disposición.
38. A este respecto, debe señalarse, en primer lugar, que la palabra «exclusivamente», que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) del Reglamento núm. 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e) segundo guión, de la Directiva, debe interpretarse a la luz de la expresión «características esenciales que respondan a una función téc nica», contenida en los apartados 79, 80 y 83 de la sentencia «Philips». Se desprende, en efecto, de dicha expresión que la inclusión de caracte- Page 890rísticas no esenciales que no tengan función técnica alguna no determina que una forma eluda dicho motivo de denegación absoluto si todas las características esenciales de esa forma responden a tal función (Omissis).
39. En segundo lugar, de los apartados 81 y 83 de la sentencia «Philips» resulta que la fórmula «necesaria para obtener un resultado técnico» que figura tanto en el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento núm. 40/94 como en el artículo 3, apartado 1, letra e), segundo guión de la Directiva, no significa que tal motivo de denegación absoluto sólo se aplique cuando la forma de que se trate sea la única que permita obtener el resultado perseguido (Omissis). Por tanto, para que sea de aplicación dicho motivo de denegación absoluto, basta que las características esenciales de la forma reúnan las características técnicamente causales y suficientes para obtener el resultado técnico perseguido, de forma que sean imputables al resultado técnico (Omissis).
43. (Omissis) el artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii), del Reglamento núm. 40/94 impide el registro de toda forma constituida exclusivamente, en cuanto a sus características esenciales, por la forma del producto técnicamente causal y suficiente para obtener el resultado técnico que se pretende alcanzar, aunque pueda conseguirse mediante otras formas que incorporan la misma, u otra, solución técnica.
70. (Omissis) la percepción de los consumidores a los que se destinan los productos y servicios no es pertinente para analizar la funcionalidad de las características esenciales de una forma. En efecto, dichos consumidores pueden no disponer de los conocimientos técnicos necesarios para la apreciación de las características esenciales de una forma, por lo que determinadas características pueden ser esenciales desde un punto de vista mientras que no lo son en el contexto de un análisis de la funcionalidad y viceversa. Por tanto, procede considerar que, para la aplicación del artículo 7, apartado 1, letra e), inciso ii) del Reglamento núm. 40/94, las características esenciales de una forma deben determinarse de manera objetiva, a partir de su representación gráfica y de las posibles descripciones presentadas al solicitar el registro de la marca.
73. (Omissis) la representación gráfica cuya función sea definir la marca, debe ser completa, en sí misma, con el fin de determinar, con claridad y precisión, el objeto exacto de la protección conferida por la marca registrada a su titular (Omissis). En el caso de autos, teniendo en cuenta, por una parte, que la demandante sólo describió la forma controvertida al presentar la solicitud de registro de marca mediante la representación gráfica que figura en el apartado 2 anterior y, por otra, que ninguna descripción ulterior puede ser tenida en cuenta [...], las características esenciales deben identificarse únicamente sobre la base de esa representación.
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(Omissis) 78. [...] al analizar la funcionalidad de las características esenciales determinadas de este modo, nada excluye que la Gran Sala de Recurso pueda tener en cuenta elementos invisibles del bloque Lego, como la cara inferior hueca y las proyecciones secundarias, así como cualquier otro elemento probatorio pertinente.
La protección jurídica de la configuración externa de los productos industriales mediante derechos de exclusiva ha sido uno de los temas más debatidos doctrinal y jurisprudencialmente. Tratándose de la forma externa de bienes industriales cuyo destino es el consumidor final, el debate se centra en la identificación de las características jurídicamente protegibles y, por ende, en la elección de la modalidad de protección jurídica más adecuada a este tipo de creaciones.
No es infrecuente que un producto que incorpora una innovación de carácter técnico, esté dotado, al mismo tiempo, de una configuración formal estéticamente atractiva para el consumidor. Del mismo modo, puede ocurrir que dicha configuración, debido a sus características peculiares de forma, color o estructura, tenga ab initio o haya adquirido, posteriormente con el uso, una fuerza distintiva suficiente como para que el consumidor la identifique con un origen empresarial determinado. En esta situación, estaríamos ante un caso, al menos hipotético, de confluencia de protecciones sobre un mismo objeto, pues podría obtenerse una patente o modelo de utilidad para proteger la regla técnica incorporada en la configuración de forma concreta reflejada en el producto, un diseño industrial para proteger las características formales en la medida en que éstas respondan a una función estética, y un registro de marca en tanto que la forma concreta de que se trate sea capaz de cumplir una función indicadora de la procedencia empresarial del producto, distinguiéndolo de otros productos idénticos o similares que concurren en el mismo sector de mercado.
Igual que ocurrió anteriormente con ocasión de la Sentencia del TJCE en el asunto «Philips/Remington»1, la sentencia del Tribunal de Primera Instancia objeto de este comentario nos confronta de nuevo con el problema de la protección...
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