El derecho de marca en la jurisprudencia comunitaria: el caso HAG II
| Autor | Anxo Tato Plaza |
| Cargo del Autor | Departamento de Derecho Mercantil Univ. de Sgo. de Compostela |
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INTRODUCCIÓN
Según el artículo 30 del Tratado de Roma, «quedarán prohibidas entre los Estados miembros las restricciones cuantitativas a la importación, así como todas las medidas de efecto equivalente». Como acertadamente expone el profesor Fernández Novoa (1), «el ejercicio de un derecho nacional de marca puede constituir una medida de efecto equivalente, por cuanto que el titular de una marca nacional puede oponerse a que se importen al país respectivo artículos portadores de una marca idéntica o confundible».
Con el fin de conciliar este efecto del derecho de marca con el principio de libre circulación de mercancías, el propio Tratado prevé, en su artículo 36, que «las disposiciones de los artículos 30 a 34, ambos inclusive, no serán obstáculo para las prohibiciones o restricciones a la importación, exportación o tránsito justificadas por razones de (...) protección de la propiedad industrial y comercial. No obstante, tales prohibiciones o restricciones no deberán constituir un medio de discriminación arbitraria ni una restricción encubierta del comercio entre los Estados miembros».
A la vista del primer inciso del artículo 36 se podría creer que nos encontramos ante una exención global que permitiría a todos los derechos de propiedad industrial (y entre ellos el derecho de marca) sustraerse al principio de libre circulación de mercancías en el Mercado Común. Pero la lectura del segundo inciso del artículo 36 destruye esta creencia inicial. Al hacer la disección de la norma contenida en el artículo 36, se dijo que el primer inciso dispone que existen circunstancias en las que la protección de la propiedad industrial puede contrarrestar el principio de libre circulación de mercancías; pero que el segundo inciso dispone que puede existir un ulterior conjunto de circunstancias que dejen sin efecto el primer conjunto de circunstancias
(2).
En definitiva, si bien el artículo 30 no afecta (por virtud de las disposiciones del art. 36) a la existencia del derecho de marca (y otros derechos de propiedad industrial), ciertas modalidades de ejercicio del mismo pueden resultar contrarias al principio de libre circulación de mercancías (en función de lo dispuesto en el último inciso del art. 36). Uno de los primeros casos en que el TJCE tuvo ocasión de pronunciarse sobre la compatibilidad del principio de libre circulación de mercancías con una determinada modalidad de ejercicio del derecho de marca fue Hag I (sentencia de 3 de julio de 1974). A riesgo de ser repetitivos, parece necesario hacer una referencia a la decisión sentada por el Tribunal en este caso, pues sólo con esta previa referencia se podrá comprender el alcance real de la sentencia dictada en Hag II.
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LOS ANTECEDENTES: HAG I (3)
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Los hechos
La compañía alemana Hag AG había sido fundada en Bremen bajo la denominación Kaffeehandels Aktiengesellschaft. Para designar los cafés por ella fabricados, esta compañía registró en 1907 en Alemania, y en 1908 en Bélgica y Luxemburgo, varias marcas, cuyo componente principal venía constituido por la denominación Hag.
En 1927, Hag AG fundó en Bélgica la compañía filial Café Hag SA. Esta filial belga, controlada en su totalidad por la compañía alemana, se dedicaba inicialmente tan sólo a la distribución del café elaborado en Alemania. Sin embargo, posteriormente, extendió sus actividades a la fabricación de café descafeinado Hag.
En mayo de 1935, la compañía alemana cede sus marcas belga y luxemburguesa a la filial belga Café Hag SA. Posteriormente, en agosto de 1944, un Decreto belga confisca, como bien enemigo, la totalidad de las acciones de la filial belga Café Hag SA.
Terminada la Segunda Guerra Mundial, la filial belga es vendida a la familia Van Oevelen, como consecuencia de la obligación de enajenación de los bienes enemigos confiscados impuesta a Bélgica por el Acta final de la Conferencia de París de 14 de enero de 1946.
Tras un breve período de tiempo, la compañía belga Café Hag SA, ahora propiedad de la familia Van Oevelen, cede sus marcas Hag para Bélgica y Luxemburgo a la compañía Van Zuylen Fréres.
Siendo Van Zuylen Fréres titulares de las marcas Hag belga y luxemburguesa, la compañía alemana Hag AG intenta reintroducir sus productos en Bélgica y Luxemburgo. Tras un intento fracasado de comercialización bajo la marca Decofa, Hag AG comienza, en 1972, a suministrar sus cafés bajo la marca Hag a los detallistas luxemburgueses.
Ello provoca que la empresa Van Zuylen Fréres ejercite, el 3 de noviembre de 1972, ante el Tribunal de Distrito de Luxemburgo, una acción por violación de su derecho de marca contra la empresa alemana Hag AG. El Tribunal, en decisión de 31 de octubre de 1973, somete la cuestión al TJCE para su decisión prejudicial.
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La decisión del TJCE
Una vez planteada la cuestión, el TJCE estudia, en primer lugar, las relaciones entre los artículos 30 y 36 del Tratado de Roma. En el estudio de estas relaciones, el Tribunal establece que, «si bien el Tratado no afecta a la existencia de los derechos reconocidos por la legislación de un Estado miembro en materia de propiedad industrial y comercial, el ejercicio de estos derechos se va a ver afectado, según las circunstancias, por las prohibiciones establecidas en el Tratado. En efecto, el artículo 36 sólo admite excepciones a la libre circulación de las mercancías en la medida en que tales excepciones estén justificadas por la salvaguarda de los derechos que constituyen el objeto específico de esta propiedad (4).
Así las cosas, se debía determinar cuál era el objeto específico del derecho de marca, pues sólo las facultades incluidas dentro de este objeto específico se beneficiarían de la exención del inciso primero del artículo 36, quedando excluidas, en consecuencia, de la prohibición del artículo 30. Respecto de este punto, el TJCE afirma que «la aplicación de la legislación relativa a la protección de las marcas protege al titular legítimo de una marca contra la violación de ésta, por parte de personas desprovistas de cualquier título jurídico» (5).
Esta delimitación del objeto específico del derecho de marca hace que, en opinión del Tribunal, no se pueda admitir que la exclusividad del derecho de marca sea invocada por el titular de una marca para impedir la comercialización, en un Estado miembro, de mercancías legalmente producidas en otro Estado miembro bajo una marca idéntica que tiene el mismo origen (6).
En consecuencia, el Tribunal estima que el hecho de prohibir la comercialización, en un Estado miembro, de un producto que porta legalmente una marca en otro Estado miembro, por el único motivo de que una marca idéntica, que tiene el mismo origen, existe en el primer Estado, es incompatible con las disposiciones que consagran la libre circulación de mercancías en el Mercado Común.
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Las críticas a la doctrina Hag I
Una vez conocido el contenido de la sentencia dictada en Hag I, fueron numerosos los autores que reaccionaron contra la doctrina en ella contenida (7). La base fundamental de estas críticas venía constituida por la constatación de que el Tribunal había prestado tan sólo atención a los argumentos basados en el principio de libre circulación de mercancías, ignorando aquellos otros argumentos basados en el derecho de marca y en su función primordial: «la sentencia resalta unilateralmente un eventual efecto negativo de la marca: el monopolístico, que se traduciría en el aislamiento de los mercados nacionales. Pero la sentencia olvida inexplicablemente las finalidades y funciones positivas de la marca, las cuales, bien miradas las cosas, constituyen la razón de ser de esta figura (...). La función genuina y más importante de la marca consiste en indicar el origen empresarial de las mercancías. Mediante la marca, una empresa puede diferenciar en el mercado sus productos y servicios de los productos y servicios similares distribuidos por los...
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