La marca descriptiva

AutorMaría Miguel Carvalho
Cargo del AutorAssistente da Escola de Direito da Universidade do Minho
Páginas695-711

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(Comentario a la Sentencia del TJCE de 12 de febrero de 2004, caso «Postkantoor»)

En la sentencia* del Tribunal de Justicia, de 12 de febrero de 2004, se procede, una vez más, a la interpretación de una importante causa de denegación de registro de marca (y nulidad del registro): la falta de carácter distintivo de los signos descriptivos [art. 3.°, apartado 1, letra c) de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados-miembros en materia de marcas (DM)].

Las cuestiones prejudiciales planteadas por el Gerechstshofte's-Gravenhage (Tribunal de Segunda Instancia de La Haya) se suscitaron en el asunto C-363/99, en el marco de un litigio entre la sociedad Koninklijke KPN Nederland NV y el Benelux Merkenbureau [Oficina de Marcas del Benelux (OMB)], motivado por la negativa de éste a registrar como marca para distinguir, entre otros, papel, publicidad, seguros, emisión de sellos de correos, construcción, telecomunicaciones, transporte, educación e información y asesoramiento técnicos, el signo Postkantoor (oficina de correos).

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1. El imperativo de libre disponibilidad de los signos (e indicaciones) descriptivos

En principio, las marcas no pueden ser exclusivamente constituidas por signos descriptivos1. Yno pueden sobre todo por dos razones, atinentes al propio sistema competitivo2.

Por una parte, porque no tienen carácter distintivo (se refieren a las propiedades y características de productos o servicios de aquel tipo) y, por otra, porque existe la necesidad de mantener libremente disponibles (imperativo de disponibilidad) los signos descriptivos para que todos los empresarios que operan en el sector correspondiente del mercado los puedan utilizar.

La doctrina en general y, en especial, la jurisprudencia alemana considera(ba)n que para se determinar el imperativo de disponibilidad (Freihaltebedürfnis) no se debería atender a una necesidad hipotética o remota de mantener libre un signo, exigiendo se la presentación de indicios concretos y razonables de que el correspondiente signo se encuentra en una fase, más o menos avanzada, de un proceso de conversión en un signo descriptivo de las características de un producto o de un servicio3, es decir, el denominado imperativo de disponibilidad actual, concreto e serio.

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Pero el TJ rechazó este entendimiento en el punto 35 del Asunto Chiemsee 4, defendiendo el imperativo de libre disponibilidad abstracto y potencial o futuro. Y, a pesar de en un caso no lo haber afirmado expresamente5, confírmalo una vez más en el punto 54 del asunto «Postkantoor»6.

Creemos ser claro que la ratio de la letra c) del artículo 3.°, apartado 1 de la DM asienta en el interés general7 que exige el respecto por el imperativo de libre disponibilidad de signos (o indicaciones) descriptivos y la recusa de concesión de derechos exclusivos (a título de derecho de marca) sobre signos que carezcan de carácter distintivo.

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Continuamos, todavía, con dudas cuanto al acierto del criterio aferente del imperativo de disponibilidad de estos signos. Parece excesivo el imperativo de disponibilidad abstracto y futuro defendido por el TJ. Compartimos, en este punto, las preocupaciones de David STONE8, que alerta para el hecho de que «(...) casi todos los signos (...) [son] "capaces" de ser usados descriptivamente por otros operadores económicos (...)» y que cuestiona ¿«(...) como es que los servicios de marcas van valorar el que los otros operadores económicos son capaces? Y ¿en qué momento en el futuro?».

A pesar de estas dudas y dificultades prácticas, la interpretación del TJ se impone, dado que las normas del derecho interno de los Estados-miembros deben ser interpretadas en conformidad con las de la DM y las dudas sobre la interpretación de éstas son decididas por el TJ.

De este entendimiento de la letra c) del artículo 3.°, apartado 1 de la DM resultan otras consecuencias. Designadamente, y para nos referirnos a cuestiones suscitadas en esta sentencia, importa referir que es indiferente para la apreciación de la distintividad del signo el hecho de existir un mayor o menor número de concurrentes9; la existencia de otros signos (o indicaciones) descriptivos más usuales relativos aquellos productos o servicios10; de éste ser un de entre varios posibles signos descriptivos11; de haber sinónimos de aquellos signos12; y de las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial13. En resumen, si se prefiere de una forma más amplia, una consecuencia ineluctable de la existencia de un imperativo de disponibilidad de estos signos es el hecho de la norma de la letra c) abarcar tanto las indicaciones efectivamente descriptivas, como las que lo sean potencialmente, por coincidieren con una de las posibles expresiones para describir determinada característica del producto o servicio y sean esenciales o accesorias en el plano comercial.

Sin embargo, si el entendimiento del TJ es coherente cuanto a estos aspectos, el mismo no se puede decir relativamente a otros, como es el caso de los signos descriptivos redactados en una de las lenguas oficiales de los Estados-miembros, que abordaremos infra (2.4.).

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2. Los criterios de apreciación de la distintividad de los signos e indicaciones descriptivos
2.1. La apreciación de todos los hechos y circunstancias pertinentes

La sentencia confirma expresamente los criterios avanzados por la doctrina14 en lo que concierne a la apreciación del pedido de registro de marca en general, y que, finalmente, se integran en la jurisprudencia del TJ. Así, ese juicio debe realizarse procediendo a un examen doblemente concreto, es decir, atendiendo a la marca (sus características, naturaleza, significado, etc.)15 y relacionándola con los productos o servicios para los cuales es solicitado el registro16, en consonancia con la «(...) percepción de éstos por parte del público pertinente, que está constituida por el consumidor medio de dichos productos y servicios»17.

Pero el TJ va más allá en esta sentencia y decidió, muy bien, que «(...) la autoridad competente para el registro de las marcas debe tomar en consideración, además de la marca tal y como figura en la solicitud, todos los hechos y circunstancias relevantes (...)»18 (letras cursivas nuestras), como, p. ej., los resultados de un estudio presentado por el solicitante con objeto de demostrar que la marca no carece de carácter distintivo o que no induce a error19.

2.2. La perceptibilidad de la diferencia del significado descriptivo de los neologismos

En un plano más específico concerniente a la apreciación del carácter descriptivo de marcas denominativas formadas por neologismos, el TJ esclarece el sentido de un criterio que anteriormente fijara20: el de la dife-Page 700rencia perceptible entre el sintagma que se pretende registrar y el termo usado para designar el producto o servicio o las respectivas características.

Tal como el Abogado General JACOBS afirma21, es necesario determinar el sentido exacto de la expresión «cualquier diferencia perceptible», dado que queda la impresión de que es suficiente que existan diferencias mínimas para que el signo en cuestión deje de ser considerado descriptivo y sea susceptible de registro como marca.

Por eso, fueron avanzados algunos criterios orientadores que realzan que esas diferencias deben respectar a elementos importantes de la forma del signo o de su significado22 y que el grado de diferencia debe ser más elevado do que lo que posibilita que dos marcas sean consideradas semejantes y no idénticas, adelantándose mismo que la diferencia debe ser de tal forma que sea evidente, tanto para los comerciantes como para los consumidores, que la marca, en su conjunto, no es apropiada para constituir en la lenguaje corriente del comercio una designación de las características del producto en cuestión23.

El TJ, en la sentencia «Postkantoor», al referirse a la «impresión suficientemente distante» parece acoger la propuesta presentada por el Abogado General RUIZ-JARABO COLOMER24, sin embargo, esta última era más clara. De cualquier forma, la precisión introducida es positiva: la diferencia perceptible no se confunde más con una diferencia mínima.

2.3. La plataforma subjetiva de la apreciación del carácter descriptivo del signo

¿Como se determina si un signo (o indicación) es descriptivo? Atendiendo al punto de vista de los restantes operadores económicos y/o del consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento25, de la categoría de produtos o servicios en cuestión?

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La doctrina, justificadamente, sustenta que la apreciación del carácter distintivo de los signos (que pasa también, como vimos, por la determinación del carácter descriptivo de aquellos) debe atender al consumidor medio del tipo de productos o servicios en respecto a los cuales es solicitado el registro26.

El TJ, a pesar de haber seguido esta tendencia en algunos casos, y desde luego en los que respectan a la interpretación de la letra b) del artículo 3.°, apartado 1, de la DM27, relativamente a la letra c) ha establecido diferentes criterios.

Así...

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