El uso de la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir productos o servicios
| Autor | Ángel García Vidal |
| Cargo del Autor | Universidad de Santiago de Compostela |
| Páginas | 337-361 |
[Comentario a las Sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 14 de mayo de 2002 (Michael Hólterhojff y Ulrich Freiesleben); de 12 de noviembre de 2002 (Arsenal Football Club pie y Mathew Reed) y de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NV y Robeco Groep NV)]
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El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas1 ha pronunciado sentencias en el año 2002 en las que afronta el problema del uso la marca ajena con una finalidad diferente a la de distinguir los procesos o servicios a los que se aplica dicha marca. Se trata de la sentenciaPage 338 de 14 de mayo de 2002 (Michael Hólterhoffy Ulrich Freiesleben); déla sentencia de 12 de noviembre de 2002 (Arsenal Football Club pie y Mathew Reed) y de la sentencia de 21 de noviembre de 2002 (Robelco NVy Robeco Groep NV). Estos pronunciamientos vienen a sumarse a la Sentencia de23 de febrero de 1999 (BMWAGy BMWNederland BVv. Deenik), y resultan de especial importancia a efectos de determinar el contenido del derecho sobre la marca, tal como se configura en la Directiva 89/104/CEE.
A continuación se expondrán los hechos y los fundamentos de Derecho de cada una de estas sentencias, para proceder, seguidamente, a realizar un comentario conjunto de ellas, dada la estrecha conexión que se aprecia entre los tres pronunciamientos.
El Sr. Ulrich Freiesleben es un fabricante y vendedor de diamantf y de piedras preciosas de color, titular de dos marcas registradas en A1 mania: «Spirit Sun» para «diamantes destinados a ser transformados joyas» y «Context Cut» para «piedras preciosas destinadas a ser tra formadas enjoyas». En particular, el Sr. Freiesleben utiliza la marca rit Sun» para distinguir un tallado redondo con facetas que irradian des el centro, y la marca «Context Cut» para un tallado cuadrado con cruz alargada dispuesta en diagonal. Por su parte, el Sr. Michael Hó terhof comercializa piedras preciosas de diferentes tallas, algunas de cuales son de fabricación propia.
Pues bien, en julio de 1997 el Sr. Hólterhoff ofreció a la Sra. Ma Haverkamp la venta de piedras semipreciosas y ornamentales que den minó «Spirit Sun» y «Context Cut», encargándole la Sra Haverkamp granates «con tallado Spirit Sun». No obstante, en el albarán de entre y en la factura correspondiente los productos vendidos se denomina «rhodolites», y no se alude para nada a las marcas «Spirit Sun» «Context Cut».
Estos hechos provocaron que el Sr. Freiesleben demandase al Sr. Hó terhoff ante el Landsgericht Dusseldorf, alegando violación de sus marc siendo estimada su demanda. Impugnada esta sentencia ante el landesgericht Dusseldorf, dicho órgano jurisdiccional decidió suspender e procedimiento y plantear la siguiente cuestión prejudicial al TJCE:
¿Existe violación del derecho de marca con arreglo al artículo 5,; tado 1, letras a) y b), de la Directiva sobre marcas cuando la parte den dada revela que la mercancía procede de su propia producción y usa marca de la que es titular la parte demandante exclusivamente para cribir las propiedades particulares de la mercancía que ofrece, de mane que queda excluido, sin lugar a dudas, que la marca usada se considPage 339 en el tráfico como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía?
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En su sentencia de 14 de mayo de 2002, el TJCE afirmó lo siguiente:
12. La cuestión de interpretación planteada al Tribunal de Justicia se refiere al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, que permite al titular de una marca prohibir a cualquier tercero el uso, en el tráfico económico, de cualquier signo idéntico a la marca para productos idénticos a aquellos para los que la marca esté registrada [artículo 5, apartado 1, letra a)] y de cualquier signo que, por ser idéntico o similar a la marca y por ser idénticos o similares los productos de que se trate, implique por parte del público un riesgo de confusión [artículo 5, apartado 1, letra b)].
13. La cuestión planteada tiene por objeto fundamentalmente escla recer si, conforme al artículo 5, apartado 1, de la Directiva, el titular de una marca puede prohibir a un tercero el uso de ésta en una situación fáctica como la descrita pormenorizadamente por el órgano jurisdiccional remitente.
14. Consta en autos que, en tal situación, el uso de la marca es efec tivamente un uso que tiene lugar en el tráfico económico para productos o servicios idénticos a aquellos para los que esté registrada dicha marca.
15. En consecuencia, la cuestión planteada consiste en si un uso de la marca como el controvertido en el litigio principal es uno de los usos que violan el derecho exclusivo del titular de dicha marca, mencionados en el artículo 5, apartado 1, de la Directiva.
16. Basta señalar, a este respecto, que en una situación como la des crita por el órgano jurisdiccional remitente, el uso de la marca no menos caba ninguno de los intereses que pretende proteger dicho artículo 5, apar tado 1. En efecto, dichos intereses no se ven lesionados en una situación en la que:
— un tercero menciona la marca en el ámbito de una negociación comercial mantenida con un cliente potencial, que es un profesional de la joyería,
— la referencia se efectúa con fines meramente descriptivos, para dar a conocer las características del producto ofrecido para la venta al cliente potencial, que conoce las de los productos que llevan la marca de que se trata,
— el cliente potencial no puede interpretar que la referencia a la marca indique la procedencia del producto.
17. En tales circunstancias, sin que sea necesario, en el presente asun to, examinar más detenidamente en qué consiste el uso de una marca en el sentido del artículo 5, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva, procede responder a la cuestión planteada que el artículo 5, apartado 1, de la Direc tiva debe interpretarse en el sentido de que el titular de una marca no puede invocar su derecho exclusivo cuando, en una negociación comercial, un tercero manifiesta que la mercancía procede de su propia producción y usa la marca de que se trata exclusivamente para describir las propiedades particulares de la mercancía por él ofrecida, de modo que queda excluidoPage 340 que la marca usada se considere como una referencia a la empresa de la que procede dicha mercancía
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El conocido equipo de fútbol inglés «Arsenal Football Club pie» es titular de varias marcas para distinguir artículos de confección, prendas de vestir y calzado deportivo, entre las que se encuentran las marcas denominativas «Arsenal» y «Arsenal Gunners». Por su parte, el Sr. Matthew Reed es un comerciante que vende diferentes recuerdos y prendas de vestir relacionadas con el Arsenal en las inmediaciones del campo de fútbol de dicho equipo, y entre esos productos se encuentran bufandas en las que figura de forma destacada la palabra «Arsenal». No obstante, los productos comercializados por el Sr. Reed no son productos oficiales del «Arsenal», y por ese motivo el Sr. Reed coloca en sus tenderetes un gran cartel en el que se lee lo siguiente:
El término o el (los) logotipo(s) en los artículos que están a la venta se utilizan únicamente para adornar el producto y no implican ni revelan afiliación o relación alguna con el fabricante o los distribuidores de cualquier otro producto. Sólo los que llevan las etiquetas de los artículos oficiales del Arsenal son productos oficiales del Arsenal
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Ante estos hechos, el equipo de fútbol «Arsenal FC» demandó al Sr. Reed ante la High Court ofJustice (England & Wales) Chancery Division, alegando, entre otros extremos, la infracción de su derecho de marca | sobre el signo «Arsenal». La High Court entendió que los signos incorporados a los productos del Sr. Reed no eran percibidos por el público como marca, sino como un testimonio de apoyo, de lealtad o de afiliación. A juicio de la High Court sólo podría prosperar la acción por violación de la marca si la Directiva 89/104/CEE prohibiera a un tercero un uso diferente del uso en cuanto marca. Por esta razón la High Court of Justice suspendió el procedimiento y formuló las siguientes cuestiones prejudiciales al TJCE:
1) En el supuesto de que una marca se halle válidamente registra y un tercero
a) utilice en el tráfico económico un signo idéntico a esa marca relación con productos iguales a los de la persona a cuyo nombre registrada la marca.
b) sin poder fundarse en el artículo 6, apartado 1, de la Diré va 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, relativa a la ap ximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de mar cas, para oponerse a una acusación de violación del derecho de mará ¿puede oponerse a la acusación de violación, basándose en que el denunciado no indica el origen de los productos (es decir, la relación...
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