Mala fe, riesgo de confusión, uso, caducidad y otras cuestiones delimitadoras del derecho de marcas en su determinación jurisprudencial

Autor:Juan Ignacio Peinado Gracia
Páginas:325-336
RESUMEN

Este trabajo supone una revisión sistemática de la jurisprudencia acaecida sobre las marcas tanto del Tribunal Supremo de España como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el año 2013 y el primer trimestre del 2014. Se revisan todas las resoluciones incidiendo en lo que aportan en torno a los elementos esenciales del sistema de protección de marcas. Palabras clave: marcas, carácter... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción

Desde la última entrega de Actas de Derecho Industrial (vol. 33) diferentes resoluciones tanto de nuestro Tribunal Supremo como del Tribunal de Justicia de la Unión Europea han perfilado algunos de los conceptos básicos sobre los que se asienta el Derecho de marcas. Las siguientes páginas suponen un comentario con voluntad sistematizadora de las resoluciones recaídas en la materia con reseña de la aportación de cada una. En concreto en este período se han dictado por nuestro Tribunal Supremo veinticinco sentencias en la materia, mientras que el TJUE lo ha hecho en cinco ocasiones.

Las materias tratadas y sobre las que se concentra la conflictividad marcaria radican especialmente en el registro de mala fe de marcas, habitualmente con conocimiento de la existencia de marcas afines para designar productos de la misma gama que los que se pretende ahora proteger con una nueva marca. Esta afinidad se mide no tanto por las clases del nomenclátor para las que se ha registrado inicialmente, sino por las aplicaciones reales o, incluso, la afinidad entre unas clases y otras. En definitiva la idea básica, aunque aquí valorándose el componente de la mala fe, es la posibilidad de que se pueda llegar a confundir al consumidor.

Nuestro Tribunal Supremo a este respecto (mala fe) basa la exigencia de buena fe en el registro en la específica exigencia de la Ley de Marcas [art. 51.1.b)] por lo que deja a salvo, de forma un tanto inexplicable, las inscripciones de mala fe anteriores a la Ley de Marcas, por la inexistencia en ese período de un mandato específico (aunque exista un deber genérico de buena fe).

El gran bloque de litigios de este período se encuentra, como es habitual en la materia 1, en el riesgo de confusión, para el que el Tribunal Supremo defiende de forma casuística un criterio finalista en la que es la percepción del consumidor medio la que determinará cuando se produce esta confusión. En términos generales, el consumidor medio es siempre el sujeto protegido por nuestro Derecho industrial y de la competencia, con resultados mucho más eficaces que las normas específicas de protección de consumidores que sólo recrean un resultado de mercado en entornos no competitivos.

Seguidamente hemos agrupado los pronunciamientos jurisprudenciales por las materias que abordan principalmente, ordenándolos en torno a los grandes tópicos de la protección marcaria en el período de análisis.

II La mala fe en el registro de la marca

En este período ha habido algunas resoluciones relevantes respecto de la importancia de la buena o mala fe en el momento en el que se obtuvo el Registro de una marca. En particular tiene una especial relevancia a efectos del artículo 51.1.b) de la Ley 7/2001, pues la inscripción de mala fe supone la posibilidad de declarar el registro de la marca como viciado de nulidad absoluta y, por tanto, imprescriptible 2.

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Aunque el ejercicio de los derechos de buena fe es un principio de nuestro sistema jurídico, el TS 3 consideró inaplicable el artículo 51.1.b) de la Ley 17/2001, referido a la nulidad de la marca registrada de mala fe, cuando en el momento de dicho registro no había entrado en vigor la actual Ley de Marcas y no existiendo un artículo con similar contenido en la anterior Ley de 32/1988 en la que sólo se hace referencia a la mala fe como factor determinante de la imprescriptibilidad de la acción de nulidad.

En este mismo sentido ha recaído en el período alguna otra resolución 4.

Muy trascendente, desde la perspectiva del Derecho de la Unión, ha sido la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto Malasya Dairy 5, para la cual, el concepto de «mala fe», constituye un concepto autónomo de Derecho de la Unión que ha de interpretarse de manera uniforme 6. El conocimiento o la presunción de conocimiento, por parte del solicitante, de una marca que estaba siendo usada en el extranjero en el momento de presentar su solicitud, que puede confundirse con la marca cuyo registro se solicita, no basta por sí sola para concluir que concurre mala fe en dicho solicitante. Deben tenerse en cuenta otros elementos subjetivos que concurran en el mismo como la intención de éste al solicitar la marca. De la jurisprudencia que interpreta dicho concepto en el contexto del mencionado Reglamento se deriva que la existencia de la mala fe debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos y que existían en el momento de presentar la solicitud de registro, tales como, entre otros, el hecho de que el solicitante supiese o debiese haber sabido que un tercero utilizaba un signo idéntico o similar para un producto idéntico o similar 7. No obstante, la circunstancia de que el solicitante sepa o deba saber que un tercero usa tal signo no basta, por sí sola, para acreditar la existencia de que concurre mala fe en dicho solicitante. Además, procede tomar en consideración la intención del mencionado solicitante en el momento de presentar la solicitud de registro de una marca, elemento subjetivo que debe determinarse en función de las circunstancias objetivas del caso de autos 8.

Otra importante resolución del Tribunal de Justicia de la UE 9 se ha dictado en el período. Importante tanto por su valor conceptual como porque de alguna manera corrige la jurisprudencia hasta la fecha de nuestro propio Tribunal

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Supremo 10. EL TJUE señaló que «el derecho exclusivo del titular de una marca comunitaria de prohibir a cualquier tercero el uso en el tráfico económico de signos idénticos o similares a su marca se extiende al tercero titular de una marca comunitaria posterior, sin que sea necesaria una declaración previa de nulidad de esta última marca». La Sentencia trataba de un conflicto entre dos marcas comunitarias en el que el titular de la marca anterior insta la acción de infracción frente a otra posterior.

Aún el TS ha dictado otra resolución de interés, y vinculada indirectamente a la buena fe en el registro y en la pretensión de nulidad 11, el TS desestimó la pretensión de nulidad de una marca registrada por un agente de un tercero titular de la marca en otro Estado miembro del Convenio de París o de la Organización Mundial del Comercio, por quedar demostrado que el administrador de la Sociedad a cuyo nombre se registró la marca era también administrador de la Sociedad que pretende ahora la nulidad.

III El carácter distintivo de la marca

Sobre el carácter distintivo del signo 12 que pretende inscribirse como marca, el TS en este período ha subrayado la reiterada jurisprudencia según la cual existe imposibilidad de registro de marca cuando la denominación está compuesta por términos genéricos y carente de carácter distintivo, incurriendo por tanto en las prohibiciones de los apartados b) y c) del artículo 5.1 de la Ley de marcas. Se aborda en un supuesto cómo el elemento gráfico carece de entidad para ofrecer distintividad al tratarse de un logotipo muy simple y sin significado conceptual. Por todo ello la marca no cumple su función esencial de permitir al consumidor la segura identificación y reconocimiento del origen empresarial de los servicios 13. En el mismo sentido de nuevo el TS 14 enjuició la denegación de registro de una marca por consistir simplemente en un rectángulo de color determinado. Dicho color no dejaba de ser uno más de los usuales en el mercado y el interés general se opone a restringir la disponibilidad de los colotes para los demás operadores que ofrecen productos o servicios análogos. Por su parte una figura geométrica base como es el rectángulo, es de una simplicidad tal que aplicado a su vez al color al que hemos hecho referencia, impide que pueda darse la distintividad propia de una marca. El hecho de que el signo como tal haya sido registrado en otros países 15 no determina que haya de ser registrado en España, pues el carácter distintivo que

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haya podido conseguirse internacionalmente no ha quedado demostrado para el caso en nuestro país 16.

Obviamente cuando tratamos carácter distintivo de la marca que se pretende registrar nos referimos no sólo a la originalidad del mismo y su capacidad de permitir en el consumidor conocer la procedencia del producto frente a términos genéricos; también estamos adentrándonos en el vecino terreno del riesgo de confusión, cuando el carácter distintivo sea respecto de otro signo ya utilizado en el mercado. Así el TS ratificó la denegación de registro de una marca por ser su parte gráfica fácilmente confundible con otra previamente registrada. Pertenece ésta a su vez a una organización de notoriedad en cuanto a su labor y actividades, por lo que es incluso aconsejable ser especialmente restrictivo a la hora de valorar el posible riesgo de confusión en el consumidor 17. Ante la indudable relevancia gráfica de la nueva marca que pretende registrarse, la importancia de su componente denominativo es rechazable 18.

IV Riesgo de confusión

Nuestro Tribunal Supremo ha insistido en que a la hora de valorar el riesgo de confusión entre marcas debe tenerse en cuenta la impresión de conjunto que producen en el consumidor medio. Éste, normalmente, tiene una imagen imperfecta de los mismos y no efectúa un examen de sus distintos detalles 19. El Alto Tribunal señaló que teniendo en cuenta una visión global o de conjunto de los signos en conflicto, se da la existencia de un elevado grado de similitud denominativa y fonética e identidad aplicativa, debido a la posición destacada del término conflictivo en la configuración de la marca solicitada, que constituye el elemento dominante en la impresión de conjunto que produce al consumidor.

Por otro lado, los productos reivindicados por la marca posterior coinciden con los designados por las...

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