Litigios trasfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea

Autor:Aurelio López-Tarruella Martínez
Cargo del Autor:Profesor contratado doctor de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante
Páginas:226-259
RESUMEN

El presente artículo está destinado a analizar una serie de estrategias procesales que suelen utilizarse en los litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea: el forum shopping, la práctica de los «torpedos» y la invocación de la nulidad del título como defensa frente a una acción por infracción de derechos. El hecho de que el Reglamento 44/2001 (Bruselas I) no se refiera exclusivamente a esta materia y que el Tribunal de Justicia haya llevado a cabo una... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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I Introducción
  1. Los derechos* de propiedad industrial 1 tienen cada vez más vocación internacional. Entre otras razones, esto es debido a que, gra cias a su carácter intangible, sus titulares pueden fácilmente explotarlos en una pluralidad de Estados. Dicha actividad se ve beneficiada por la eliminación de las barreras al comercio internacional y por la existencia de una pléyade de bien conocidos convenios destinados a garantizar la protección internacional de estos derechos y a facilitar su registro.

  2. Esta característica de los derechos de propiedad industrial pro voca que muchos de los litigios de los que pueden ser objeto adquieran un carácter internacional y, por consiguiente, se haga necesario deter minar ante los tribunales de qué Estado se puede presentar la demanda. En el ordenamiento español, para responder a esta pregunta debe acudirse al Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reco nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (Reglamento 44/2001) —aplicable, con excepciones, cuando el demandado está domiciliado en la Unión Europea— 2, al Convenio de Lugano (CL) —aplicable en las relaciones con Islandia, Noruega y Suiza— 3 y a la Ley 6/1985 orgánica del poder judicial (LOPJ)4 —apli- Page 227cable, con excepciones, cuando el demandado no está domiciliado en la Unión Europea—.

  3. La abundante práctica judicial en la materia existente en países comunitarios distintos de España pone de manifiesto cómo los abogados de propiedad industrial, al plantearse esta pregunta, acuden a estrategias procesales que, si bien resultan beneficiosas para sus clientes, en determinados casos pueden ser consideradas como un fraude de ley. Me refiero al forum shopping, los llamados «torpedos» y la alegación de la nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraataque frente a una demanda por infracción de derechos.

Naturalmente, la facultad de acudir a estas estrategias procesales resulta más factible para abogados de empresas multinacionales que se ven inmersas en infracciones de derechos de propiedad industrial regis- trados en una pluralidad de Estados. No obstante, la generalización de las actividades de comercio internacional por parte de la pequeña y mediana empresa provoca que los abogados de estos empresarios también puedan hacer uso de estas herramientas para ofrecer una defensa más efectiva de los intereses de sus clientes.

La definición y valoración de estas estrategias procesales —objeto del presente trabajo— aconseja explicar, con carácter previo, las normas sobre competencia judicial internacional que determinan los tribunales competentes para conocer de demandas en materia de propiedad industrial5.

II Foros de competencia en materia de propiedad industrial
  1. La determinación del objeto de la reclamación es fundamental para comprender el sistema de competencia judicial internacional. Mientras las acciones en materia de validez e inscripción del derecho entran dentro del ámbito de las competencias exclusivas del artículo 22.4 del Reglamento, el resto de acciones están sometidas a las normas generales sobre jurisdicción. También se pueden solicitar medidas cautelares —de extrema relevancia en la materia— para loPage 228cual debe tenerse en cuenta el foro especial del artículo 31 Reglamento 44/2001.

1. Acciones en materia de validez e inscripción de derechos de propiedad industrial
  1. De acuerdo con el artículo 22.4 Reglamento 44/2001, «en mate ria de inscripciones o validez de patentes, marcas, diseños o dibujos y modelos, y demás derechos análogos sometidos a depósito o registro» resultan exclusivamente competentes, con independencia del domicilio de las partes, «los tribunales del Estado miembro en que se hubiere solicitado, efectuado o tenido por efectuado el depósito o registro en virtud de lo dispuesto en algún instrumento comunitario o en algún convenio internacional».

    Que la jurisdicción de estos tribunales sea exclusiva significa que los órganos jurisdiccionales distintos de los señalados en el artículo 22 no pueden entrar a conocer del litigio. El artículo 25 Reglamento 44/2001 les obliga a declararse de oficio incompetentes, circunstancia que, como se verá, puede generar problemas en determinados supuestos6.

  2. Deben entenderse incluidas dentro de la noción autónoma de «en materia de validez e inscripción»: las acciones referidas, a titulo principal, a la legalidad o validez del registro del derecho de propiedad industrial o a la existencia misma del depósito o registro; la acción con tra el rechazo a la inscripción y todos aquellos recursos de que dispone el solicitante del título contra las decisiones de la oficina encargada del registro o depósito que pongan fin al procedimiento7; o la acción para revocar el derecho por caducidad o por ausencia de los requisitos esta blecidos por la ley.

    Una empresa alemana quiere presentar una acción de nulidad de una patente farmacéutica registrada por una empresa estadounidense en España. Los tribunales exclusivamente competentes para conocer de esa acción son los españoles.

  3. Ahora bien, el artículo 22.4 constituye una excepción al foro general del Estado del domicilio del demandado establecido en elPage 229artículo 2 Reglamento 44/2001, por lo que debe ser interpretado de manera estricta8. En este sentido, están excluidas del ámbito de aplicación de este foro de competencia: las reclamaciones relacionadas con la titularidad del derecho9, incluso si tienen como consecuencia un cambio en la persona que consta en el registro como titular; y, aunque en algunos países se siga defendiendo lo contrario10, las acciones por infracción de los derechos. En todos estos casos, los tribunales competentes deberán determinarse en atención al resto de foros previstos en el Reglamento.

    Tradicionalmente, también se han considerado excluidas del ámbito del artículo 22.4 las reclamaciones en las que la inscripción o validez del registro no se plantea a título principal sino que constituye una cuestión incidental del litigio11. No obstante, como se analizará más adelante, el TJCE establece en la Sentencia de 13 julio 2006, «GAT v. LuK»12, que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro para el caso en que la cuestión sobre la inscripción o validez de un título de propiedad industrial se presenta por vía de excepción13.

    Una empresa francesa demanda a una empresa italiana ante los tribunales italianos por la infracción de una patente en Francia. La empresa italiana invoca, por vía de excepción, la nulidad de la patente y solicita la desestimación de la demanda por la imposibilidad de que exista infracción. El tribunal italiano debe declararse incompetente para conocer de la cuestión de nulidad puesto que es una competencia exclusiva sobre la que sólo puede conocer los tribunales franceses.

  4. Por último, debe mencionarse la regulación particular que el segundo párrafo del artículo 22.4 contiene respecto de la patente europea. En él se establece que la competencia exclusiva de los tribunales del Estado de registro para conocer de las acciones en materia de inscripción y validez de patentes europeas se entiende sin perjuicio de la competencia de la Oficina Europea de Patentes (OEP).

    La patente europea la concede la OEP para una pluralidad de Estados contratantes del Convenio en los cuales, posteriormente a su concesión, debe ser validada —con lo cual se convierte en un haz de patentes europeas concedidas para una pluralidad de Estados—. Durante los nueve meses posteriores a su concesión, los terceros tienen la posibilidad de presentar una oposición de nulidad ante las Salas de oposición de laPage 230OEP que, en su caso, declarará nula o modificará la patente europea en todos los Estados; o bien instar una acción de nulidad ante los tribunales de cualquiera de los Estados donde se ha validado la patente europea pero, en este último caso, sólo con validez para ese territorio14.

2. Acciones por infracción de derechos de propiedad industrial, acciones preventivas y acciones declarativas de ausencia de infracción
  1. Como protección contra la explotación por terceros de derechos de propiedad industrial sin autorización de su titular, los ordenamientos jurídicos establecen, con carácter general, acciones por violación, destina das al cese de la actividad infractora, la remoción o la indemnización por los daños causados 15. Asimismo, los titulares pueden solicitar la protección de la mayoría de los ordenamientos, antes de que la infracción se consuma, a través de las acciones preventivas16. Dichas acciones, al con trario que las medidas cautelares, conllevarán la cesación de la actividad y la adopción de una sentencia sobre el fondo. En muchos Estados, también se autoriza a que cualquier persona pueda instar a un tribunal a que decla re si su actividad constituye o no una violación de derechos mediante una acción declarativa de ausencia de infracción o acción de jactancia 17.

  2. Los foros de competencia aplicables a estos tres tipos de acciones son los mismos. En primer lugar, de acuerdo con los artículos 23 y 24 Reglamento 44/2001 resultan competentes, con carác ter preferente, los tribunales...

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