Litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comunidad Europea
| Autor | Aurelio López-Tarruella Martínez |
| Páginas | 225-259 |
LITIGIOS TRANSFRONTERIZOS
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
EN LA COMUNIDAD EUROPEA
AURELIO LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ*
RESUMEN
El presente artículo está destinado a analizar una serie de estrategias procesales
que suelen utilizarse en los litigios transfronterizos de propiedad industrial en la Comuni-
dad Europea: el
forum shopping
, la práctica de los «torpedos» y la invocación de la nuli-
dad del título como defensa frente a una acción por infracción de derechos. El hecho de
que el Reglamento 44/2001 (Bruselas I) no se refiera exclusivamente a esta materia y
que el Tribunal de Justicia haya llevado a cabo una interpretación de sus disposiciones
destinada a fortalecer el principio de seguridad y el de tutela judicial efectiva ha propi-
ciado la utilización abusiva de estas prácticas en perjuicio de la tutela efectiva de la pro-
piedad intelectual. Este problema no ha pasado desapercibido ni para la doctrina —que
ha adoptado dos propuestas de regulación de las cuestiones de Derecho internacional
privado de estos litigios— ni la para propia Comisión Europea, que, según ha puesto de
manifiesto en su reciente Libro Verde sobre el Reglamento Bruselas I, aboga por una
modificación de las disposiciones afectadas. Las soluciones propuestas por el autor a
estos problemas están basadas en el análisis pormenorizado de estos textos.
Palabras clave: propiedad industrial, competencia judicial internacional, jurisdic-
ción, derecho internacional privado.
ABSTRACT
The aim of this article is to analyze some litigation practices which are used in
cross-border intellectual property disputes in the European Community. These practices
are forum shopping, «torpedo» actions and the challenge of validity of the intellectual
property right as a defense or counterclaim in infringement proceedings. The fact that
the Brussels I Regulation is not specifically written to deal with IP disputes and that the
ECJ case law aims to preserve due process right has facilitated an abusive use of these
litigation practices. This is an obstacle to the effective enforcement of IP rights. This pro-
blem has been detected by academics —at present there are two proposals for a new
regulation of PIL aspects of these disputes— and by the European Commission itself. In
the recent Green Paper on the revision of the Brussels I Regulation, this institution
favors the amendment of the provisions concerned. The solutions proposed by the aut-
hor to the abovementioned problems are based on a deep analysis of these texts.
Keywords: Intellectual Property, Jurisdiction, Private international law.
*Profesor contratado doctor de Derecho internacional privado en la Universidad de Alicante.
aurelio.lopez@ua.es, http://lucentinus.blogspot.com.
ADI
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SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. FOROS DE COMPETENCIA EN MATERIA DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL.—1. ACCIONES EN MATERIA DE VALIDEZ E INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUS-
TRIAL.—2. ACCIONES POR INFRACCIÓN DE DERECHOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, ACCIONES PREVENTIVAS Y
ACCIONES DECLARATIVAS DE LA AUSENCIA DE INFRACCIÓN.—3. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES.—
III. EJERCICIO DEL FORUM SHOPPING EN LITIGIOS SOBRE DERECHOS DE PROPIE-
DAD INDUSTRIAL.—IV. LA LITISPENDENCIA INTERNACIONAL Y LA PRÁCTICA DE
LOS «TORPEDOS».—V. LA NULIDAD O CADUCIDAD DEL TÍTULO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL COMO CONTRAATAQUE FRENTE A UNA DEMANDA POR INFRACCIÓN
DE DERECHOS.—VI. AMODO DE CONCLUSIÓN **.
I. INTRODUCCIÓN
1. Los derechos de propiedad industrial 1tienen cada vez más
vocación internacional. Entre otras razones, esto es debido a que, gra-
cias a su carácter intangible, sus titulares pueden fácilmente explotarlos
en una pluralidad de Estados. Dicha actividad se ve beneficiada por la
eliminación de las barreras al comercio internacional y por la existencia
de una pléyade de bien conocidos convenios destinados a garantizar la
protección internacional de estos derechos y a facilitar su registro.
2. Esta característica de los derechos de propiedad industrial pro-
voca que muchos de los litigios de los que pueden ser objeto adquieran
un carácter internacional y, por consiguiente, se haga necesario deter-
minar ante los tribunales de qué Estado se puede presentar la demanda.
En el ordenamiento español, para responder a esta pregunta debe acu-
dirse al Reglamento 44/2001 relativo a la competencia judicial, el reco-
nocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y
mercantil (Reglamento 44/2001) —aplicable, con excepciones, cuando
el demandado está domiciliado en la Unión Europea— 2, al Convenio
de Lugano (CL) —aplicable en las relaciones con Islandia, Noruega y
Suiza— 3y a la Ley 6/1985 orgánica del poder judicial (LOPJ) 4—apli-
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** En el presente trabajo se han utilizado las siguientes abreviaturas:
Journal de Droit International (Clunet): Journ. dr. int.
Derecho del Comercio Internacional - Temas y Actualidades: DeCITA
Rivista di diritto internazionale privato e processuale: Riv. dir. int. pr. proc.
Revue critique droit international privé: Rev. crit. dr. int. pr.
Anuario Español de Derecho Internacional privado: AEDIPr
1No se incluyen en el ámbito de este trabajo ni los derechos de propiedad intelectual ni, aunque
se hará alguna referencia a ellos, los derechos de propiedad industrial comunitarios.
2Reglamento 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judi-
cial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DOCE
L 12, de 16 de enero de 2001). En las relaciones con Dinamarca, el Reglamento resulta aplicable a
partir del Acuerdo entre la Comunidad Europea y el Reino de Dinamarca relativo a la competencia
judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones en materia civil y mercantil (DOUE L
299/62, de 16 noviembre de 2005).
3El Convenio de Lugano de 1988 (Convenio relativo a la competencia judicial y a la ejecu-
ción de las resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, hecho en Lugano el 16 de septiem-
bre de 1988, BOE núm. 251, de 20 de octubre de 1994; corrección de errores, BOE núm. 8, de 10
enero 1995) ha sido recientemente modificado (el nuevo texto se puede consultar en DOUE L 339
de 21 de diciembre de 2007). Una vez entre en vigor el nuevo texto, el Convenio resultará aplica-
ble en las relaciones entre los Estados miembros de la Unión Europea y Suiza, Noruega e Islandia.
Las normas establecidas por este convenio son similares a las establecidas en el Reglamento por lo
[Ver nota 4 en pág. siguiente]
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cable, con excepciones, cuando el demandado no está domiciliado en la
Unión Europea—.
3. La abundante práctica judicial en la materia existente en países
comunitarios distintos de España pone de manifiesto cómo los aboga-
dos de propiedad industrial, al plantearse esta pregunta, acuden a estra-
tegias procesales que, si bien resultan beneficiosas para sus clientes, en
determinados casos pueden ser consideradas como un fraude de ley. Me
refiero al forum shopping, los llamados «torpedos» y la alegación de la
nulidad o caducidad del título de propiedad industrial como contraata-
que frente a una demanda por infracción de derechos.
Naturalmente, la facultad de acudir a estas estrategias procesales
resulta más factible para abogados de empresas multinacionales que se
ven inmersas en infracciones de derechos de propiedad industrial regis-
trados en una pluralidad de Estados. No obstante, la generalización de
las actividades de comercio internacional por parte de la pequeña y
mediana empresa provoca que los abogados de estos empresarios tam-
bién puedan hacer uso de estas herramientas para ofrecer una defensa
más efectiva de los intereses de sus clientes.
La definición y valoración de estas estrategias procesales —objeto
del presente trabajo— aconseja explicar, con carácter previo, las nor-
mas sobre competencia judicial internacional que determinan los tribu-
nales competentes para conocer de demandas en materia de propiedad
industrial 5.
II. FOROS DE COMPETENCIA EN MATERIA
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL
4. La determinación del objeto de la reclamación es fundamental
para comprender el sistema de competencia judicial internacional.
Mientras las acciones en materia de validez e inscripción del derecho
entran dentro del ámbito de las competencias exclusivas del artícu-
lo 22.4 del Reglamento, el resto de acciones están sometidas a las
normas generales sobre jurisdicción. También se pueden solicitar
medidas cautelares —de extrema relevancia en la materia— para lo
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que, a salvo de alguna precisión puntual que se hará a lo largo del trabajo, toda la explicación es
válida para este texto.
4Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (BOE núm. 157, de 2 de julio de 1985).
5Uno de los proyectos impulsado por la Comisión Europea para solucionar los problemas a los
de dan lugar estas estrategias es el Sistema unificado de resolución de litigios en materia de patentes.
El último hito en este proyecto es la adopción por la Comisión de una Recomendación al Consejo
para que se le autorice a negociar un acuerdo internacional en la materia [Doc. SEC (2009) 330
final]. El presente trabajo no aborda este proyecto por varias razones. En primer lugar se refiere
exclusivamente a litigios de patentes europeas y, de llegar a ser adoptada, de patente comunitaria. Por
consiguiente los litigios relativos al resto de títulos de propiedad industrial seguirán estando regula-
dos por el Reglamento. En segundo lugar, presumiblemente, la adopción del proyecto puede prolon-
garse todavía varios años.
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