La legitimación activa del licenciatario no inscrito tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016

AutorFernando Azcona
Páginas116-120

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Introducción: el licenciatario no inscrito en la jurisprudencia española

La Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 4 de febrero de 2016 (Asunto C-163/15) resuelve una cuestión prejudicial planteada por el Tribunal Regional Superior de Dusseldorf, que versa sobre la interpretación del artículo 23 del Reglamento 207/2009, de Marca Comunitaria, en relación con la legitimación activa del licenciatario no inscrito para el ejercicio de acciones en defensa de la marca comunitaria.

Esta cuestión ha sido especialmente controvertida en España, puesto que la doctrina y la jurisprudencia no han sido unánimes. Por ello, antes de exponer los puntos más importantes de la sentencia, es conveniente hacer una breve reseña sobre cuál ha sido la posición de los tribunales españoles, en lo que se refiere tanto a marcas y patentes españolas como a la marca comunitaria.

Jurisprudencia en relación con marcas y patentes nacionales

Si bien existen excepciones, los tribunales en España han negado con carácter general la legitimación activa al licenciatario no inscrito para el ejercicio de acciones por infracción de derechos de propiedad industrial. Ya en el año 1995, el Tribunal Supremo (Sentencia de 18 octubre de 1995) rechazó tal posibilidad en los siguientes términos:

Nadie duda que la licencia inscrita produce efectos frente a todos, pero la no inscrita solo produce efectos inter partes; por eso, el licenciatario en exclusiva no inscrito podrá pedir que actúe el titular de la patente, pero no actuar por sí mismo frente a tercero con base en la licencia; y si no actúa con base en ésta, para pedir la nulidad de la patente de un tercero tendrá que justificar tanto su interés como el perjuicio que la patente pretendidamente nula le causa

.

La misma tesis mantuvo en sus Sentencias de 7 de marzo de 1996 y de 17 de enero de 2001.

No obstante, el Tribunal Supremo ha mantenido una postura más matizada en alguna ocasión, como ocurrió en su Sentencia de 11 de julio de 2000. Se trata de una demanda por infracción de patente interpuesta por el licenciatario no inscrito junto con su titular, extremo que determinó la decisión de reconocer legitimación activa al primero:

«Unilever, NVha ejercitado la acción esencial de violación de las patentes números ... y ..., al infringirse por la demandada el artículo 50 de la Ley, lo que no se ha cuestionado ni discutido en el debate, y que la intervención de «Frigo, SA» se contrae a su condición de concesionaria de las patentes de la actora principal, como fue reconocido de adverso, de manera que la misma es la

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directa perjudicada por la violación denunciada de los derechos derivados por concesión a la misma, y su participación activa en el proceso es admisible de conformidad con el artículo 124.3 «injine» de la Ley de Patentes».

La mayor parte de las Audiencias Provinciales han negado la legitimación activa al licenciatario no inscrito, basándose para ello en la rotundidad de los términos de la ya citada Sentencia del Tribunal Supremo de 1995. Es el caso del Auto de la Audiencia Provincial de Burgos (Sección 3.a) de 28 de septiembre de 2001 o de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.a) de 9 de enero de 2007.

Sin embargo, se trata de una tesis no exenta de excepciones. Por un lado, algunas Audiencias Provinciales parten de la Sentencia del Tribunal Supremo del año 2000 para reconocer la posibilidad de interponer acciones, a pesar de que la licencia no esté inscrita, en aquellos casos en los que el licenciatario acciona junto con el titular del derecho de propiedad industrial. Así lo han concluido la Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.a) de 30 de enero de 2004, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada (Sección 4.a) de 28 de junio de 2004, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia (Sección 9.a) de 1 de diciembre de 2001 y la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sección 28.a) de 18 de julio de 2014. Por otra parte, la Audiencia Provincial de Barcelona (Sección 15.a), en su Sentencia de 12 de junio de 2001, argumentó que el artículo 79.2 de la Ley de Patentes, al señalar que las licencias tendrán efectos frente a terceros de buena fe desde el momento de la inscripción, únicamente hace referencia a «quien no siendo parte en el negocio en el que pretende ostentar la condición de tercero, contrató con el titular registra!fiado en el contenido...

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