Jurisprudencia y resoluciones latinoamericanas (2006)

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I Tribunal de justicia de la comunidad andina
Proceso Núm 041-IP-2006

Interpretación Prejudicial de los artículos 1, 4 y 16 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, con base a lo solicitado por la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. Proceso Interno núm. 2003-00337. Actor: MERCK & CO. INC. Patente: COMPOSICIONES ANTIFUNGOSAS. Pronunciamiento de 21 de junio de 2006.

PATENTES. Requisitos de patentamiento. Patentabilidad de usos ulteriores.

1. Antecedentes

Con fecha 17 de abril de 1997, MERCK & CO. INC. presentó una solicitud de patente para «composiciones anti-fungosas», tramitado bajo el expediente 97-020.212 ante la División de Nuevas Creaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio de COLOMBIA. Esta solicitud fue denegada en definitiva, Resio-lución 40543 de 19 de diciembre de 2002, luego de una instancia de intercambio de información por aclaraciones solicitadas por la oficina. El fundamento del rechazo fue considerar que carecen de nivel inventivo, pues el compuesto antifún-gico de fórmula (1) Aza ciclopéptido incluido el Neumocandin (Capsofungina), se encontraba revelado en el documento W094/21677. El procedimiento corresponde a la liofilización de Neumocandin (Capsofungina) con el mismo tipo de excipientes conocidos para los liofilizados, incluido el tampón de acetato, y por lo tanto, cualquier persona versada en la materia llegaría, por ensayo y error, al componente propuesto.

MERCK & CO. INC interpuso recurso de reposición, argumentando que la solicitud denegada constituye una alternativa a la necesidad creciente de nuevas composiciones antifúngicas más efectivas y estables durante el almacenamiento, pues no solamente mejoró su estabilidad sino que redujo la formación de productos de degradación a los que es susceptible debido a la hidrólisis, dimerización y oxidación. Indicó que el nivel inventivo es el resultado de una actividad creativa del hombre aunque tenga que recurrir a procesos o técnicas comunes para la elaboración de su invención, así, el examen técnico realizado en la actuación administrativa demandada es el resultado de un análisis hindsight, proscrito para desvirtuar el nivel inventivo, pues esta invención debía ser juzgada a partir del problema técnico que se pretende resolver.

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Por Resolución 6482, de 7 de marzo de 2003, la Superintendencia de Industria y Comercio mantuvo su posición, confirmando la decisión de negar la patente de las reivindicaciones solicitadas por carecer de nivel inventivo, toda vez que en el estado de la técnica era conocido que la liofilizacion logra la estabilización de un principio activo durante toda la vida del almacenamiento. Además, señaló que no cabe duda de que la persona versada elegiría el tampón que proporcionara mayor solubilidad al principio activo. Además, agregó la Superintendencia de Industria y Comercio, la concesión de la patente por otras cuarenta y nueve (49) oficinas de propiedad intelectual no constituye un hecho indicador definitivo de su patentabilidad en Colombia, dado que del examen definitivo de la solicitud se concluye que la materia reivindicada no cumple con el requisito de nivel inventivo previsto por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina.

Agotada la vía administrativa, MERCK & CO. accionó ante la Sala de lo contencioso Administrativo, Sección primera, del Consejo de Estado de la República de Colombia. La Sala remite la solicitud correspondiente de interpretación prejudicial al Tribunal Andino, con motivo del proceso interno núm. 2003-00337.

El asunto se centra en el debate sobre el alcance de los requisitos de patentabilidad que rigen a tenor de la legislación andina vigente Decisiones 344 y 486 de la CAN y la aplicación de la disposición que prohibe el registro como patente de usos ulteriores de productos o procedimientos ya patentados, concretamente los artículos 1,4, 16 de la Decisión 344 y Disposición Transitoria Primera de la Decisión 486.

2. Posición del Tribunal

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andino explicó en su Sentencia cómo deben ser entendidos, en el ámbito de aplicaciones de sus Decisiones los temas debatidos en el caso, luego de fundamentar la aplicación de la normativa comunitaria en el tiempo. Transcribimos específicamente la posición sustantiva y sus Conclusiones.

II Requisitos esenciales de patentabilidad. Análisis del nivel inventivo

En el ámbito de la doctrina, la invención ha sido considerada como «la solución de un problema técnico aplicable a la industria, y que proporciona la posibilidad de obtener un cierto resultado útil» (Hermenegildo Baylos Corroza, Tratado de Derecho Industrial, 2.a ed., Civitas, 1993, pág. 695). También ha sido definida la invención como una regla para el obrar humano que contiene la solución a un problema técnico hasta entonces no resuelto o resuelto de manera insa-tisfactoria (José Manuel Otero Lastres, Seminario sobre patentes en la Comunidad Andina: «La invención y las excepciones a la patentabilidad en la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina», Quito, 9 de mayo de 2001, COR-PIC).

La invención puede recaer sobre una entidad física (producto, dispositivo, máquina, sustancia, composición) o sobre una actividad (procedimiento, método, utilización).

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En el caso de la invención de producto, el objeto inventivo se halla constituido por un cuerpo cierto, destinado a llenar una necesidad industrial que el estado de la técnica no ha podido satisfacer. En cambio, en el caso de la invención de procedimiento, el objeto inventivo se halla constituido por una serie o sucesión de operaciones que inciden sobre una materia (sólida, líquida o gaseosa) que se encamina a la obtención de una cosa o de un resultado.

Por su parte, el Tribunal ha dicho que «el concepto de invención, a efectos de ser objeto de una concesión de patentes, comprende todos aquellos nuevos productos o procedimientos que, como consecuencia de la actividad creativa del hombre, impliquen un avance tecnológico —y, por tanto, no se deriven de manera evidente del "estado de la técnica " — ,y además sean susceptibles de ser producidos o utilizados en cualquier tipo de industria» (Proceso 21-IP-2000, caso «DERIVADOS DE BILIS HUMANA», publicado en la Gaceta Oficial, núm. 631, del 10 de enero de 2001).

A propósito de las invenciones, el ordenamiento comunitario ha optado por precisar, en los artículos 1 a 5 de la Decisión 344 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, los requisitos de patentabilidad, y por delimitar, en términos negativos, en los artículos 6 y 7 eiusdem, el concepto de patente. En efecto, en lo que concierne a las invenciones, de producto o de procedimiento, el artículo 1 de la citada Decisión de la Comisión ha establecido que su patentabilidad se halla sometida a los siguientes requisitos: novedad, nivel inventivo y susceptibilidad de aplicación industrial.

- Novedad

La invención, de producto o de procedimiento, carecerá de novedad si, antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o de la prioridad reconocida, se ha encontrado al acceso del público por cualquier medio, con independencia del lugar en que el acceso haya sido posible o se haya producido, del número de personas a que haya alcanzado y del conocimiento efectivo que éstas hayan...

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