Las invenciones laborales libres y de servicio
| Autor | Ángel García Vidal |
| Cargo del Autor | Miembro del Consejo Asesor de Gómez-Acebo & Pombo (Abogados) |
| Páginas | 621-643 |
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[Comentario a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, núm. 332/2006 (Sección 2.a), de 12 de diciembre]
Como es sabido, reciben el nombre de invenciones laborales aquellas invenciones que realiza un trabajador en el marco de un contrato de trabajo o de prestación de servicios. Este tipo de invenciones plantea el problema de determinar si el derecho a la patente corresponde al trabajador o a aquél por cuenta de quien trabaja. A este respecto, la Ley española de patentes distingue tres casos diferentes, que la doctrina ha denominado, respectivamente, como invenciones de encargo (art. 15 LP), invenciones de servicio (art. 17 LP) e invenciones libres (art. 16 LP)1
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Son invenciones de encargo las realizadas por el trabajador durante la vigencia de su contrato o relación de trabajo o de servicios con la empresa y que son fruto de una actividad de investigación explícita o implícitamente constitutiva del objeto de su contrato. En esta hipótesis el derecho a la patente corresponde al empresario (art. 15.1 LP), lo cual es lógico dado que la invención es consecuencia de un actividad prevista como objeto del contrato, a cambio de la cual recibe la contraprestación pactada. Es por ello también que el trabajador no tendrá derecho a una remuneración suplementaria por la invención, salvo si su aportación personal a la invención y la importancia de la misma para la empresa exceden de manera evidente del contenido explícito o implícito del contrato o relación de trabajo (art. 15.2 LP).
Por su parte, se llama invenciones de servicio a aquellas realizadas por el trabajador en relación con su actividad profesional en la empresa y en cuya obtención hubieran influido predominantemente conocimientos adquiridos dentro de la empresa o la utilización de medios proporcionados por ésta. En estos casos el artículo 17.1 LP reconoce al empresario la facultad de optar entre: i) asumir la titularidad de la invención y ii) reservarse un derecho de utilización de la misma. Pero el trabajador tendrá derecho a una compensación económica justa fijada en atención a: i) la importancia industrial y comercial del invento; ii) el valor de los medios o conocimientos facilitados por la empresa, y iii) las aportaciones propias del trabajador. Las invenciones de servicio han recibido en ocasiones la denominación de «invenciones mixtas»2, sin duda porque se considera que en ellas concurren elementos propios de los otros dos Page 623tipos de invenciones, pues aunque el derecho a la patente corresponde inicialmente al trabajador (como en las invenciones libres), se le reconoce una serie de derechos al empleador (lo cual las acercaría a las invenciones de encargo).
Finalmente, son invenciones libres aquellas invenciones laborales que no encajan ni en las invenciones de encargo ni en las de servicio. En estos supuestos, el derecho a la patente corresponde al trabajador.
Tras establecer la regulación analizada, la LP dicta una serie de normas para tutelar los intereses contrarios del trabajador y del empresario. Así, el artículo 18 LP impone la obligación al trabajador —so pena de perder los derechos que le otorga el Título IV de la LP (dedicado a las invenciones laborales)— de informar al empresario por escrito de sus invenciones, a fin de que éste pueda ejercer sus derechos. A su vez, el artículo 19.2 dispone —en un afán de excesiva protección— que el empresario podrá reclamar las invenciones para las que se presente una solicitud de patente o de otro título de protección exclusiva dentro del año siguiente a la extinción de la relación de trabajo o de servicios. Y el apartado 2 del artículo 19 LP establece la nulidad de toda renuncia anticipada del trabajador a los derechos que la reconoce la LP en este punto.
La regulación contenida en la Ley de Patentes no ha contado con una amplia jurisprudencia que haya venido a solventar las múltiples dudas que la normativa legal suscita3. Se echa en falta un corpus jurisprudencial al respecto, sin perjuicio de que existan algunas sentencias, como la de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo, núm. 1171/1999, de 31 de diciembre, que resuelven importantes cuestiones4; y otras, como la de la Audiencia Provincial de Burgos, de 20 de junio de 1997, absolutamente desafortunadas5.
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Se explica así que permanezcan abiertas muchas incertidumbres a las que, sin embargo, la doctrina ha sabido ir dando respuesta, aunque en muchas ocasiones no de forma pacífica. Pues bien, recientemente, la Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia núm. 332/2006 (Sección 2.a), de 12 de diciembre, ha afrontado algunas cuestiones de sumo interés en relación a las invenciones libres y a las de servicio.
El litigio resuelto por la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia de 12 de diciembre de 2006, ahora comentada, enfrenta a la Empresa Municipal de Agua y Saneamiento de Murcia (EMUASA) con uno de sus trabajadores, al que, por razones de protección de la intimidad, llamaremos el Sr. X. La empresa EMUASA se dedica a la obtención, tratamiento de aguas para el consumo humano e industrial y al tratamiento de las aguas residuales. Por su parte, el Sr. X prestó servicios en dicha empresa como jefe del departamento de hidrogeología, dirigiendo las actividades de la empresa para la captación y mantenimiento de recursos hídricos subterráneos. Durante el periodo de relación laboral entre el Sr. X y la empresa EMUASA el trabajador solicitó una patente, bajo el título de «Depuradora simbiótica de aguas residuales», abonando las tasas con su propio patrimonio, haciendo constar su condición de inventor e indicando como medio de obtención del derecho a la patente el de invención laboral, al rellenar la casilla correspondiente en el formulario de solicitud de la patente. La invención patentada es un sistema de recuperación de aguas a partir del sistema de depuración natural conocido como «filtro verde», consiste en la creación, dentro de un espacio reducido, de un acuífero artificial para proceder a la recarga artificial del agua residual depurada.
Teniendo conocimiento EMUASA de los fundamentos de la invención procede a desarrollar el proyecto en una de sus depuradoras, dotando medios materiales y humanos y poniendo al Sr. X al frente del mismo. Tras enterarse EMUASA de que la patente no había sido solicitada a su nombre, procedió a despedir al Sr. X. Esto ocasionó un procedimiento laboral, dictando el Juzgado de lo Social núm. 1 de Murcia una sentencia con fecha de 19 de noviembre de 2001 en la que confirmaba el despido producido, sentencia que fue revocada por la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (Sala de lo Social), de 4 de marzo de 2002. Paralelamente, en la jurisdicción civil EMUASA entabla una demanda contra el trabajador reclamando la titularidad de la patente. El Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Murcia dicta una sentencia con fecha de 11 de octubre de 2005 en la que ordena la transferencia de la patente, y de todas las que tienen el mismo objeto, a favor de la demandante y reconoce el derecho del trabajador a percibirPage 625la compensación económica prevista en el artículo 17.2 de la Ley de Patentes. Contra esta sentencia interpuso recurso de apelación el trabajador, recurso que es estimado por la Audiencia Provincial de Murcia, en su sentencia de 12 de diciembre de 2006, basándose, entre otros, en los siguientes fundamentos de derecho.
TERCERO. El Letrado del demandado inicia su recurso insistiendo en la caducidad de la acción que ejercitaba EMÚ AS A en base al artículos 15 y 17 de la Ley de Patentes por haber transcurrido el plazo de tres meses que establece el artículo 18 de la citada Ley.
Con independencia de lo que más adelante se resolverá sobre si nos encontramos ante una invención mixta o ante una invención libre, esta Sala no podría admitir la caducidad pretendida desde el momento en que en dicho artículo se establece la obligación para el trabajador de informar al empresario de la invención que haya podido realizar de modo que, hasta que no se haya producido el transcurso de dicho plazo, el trabajador no podrá ejercitar los derechos que la Invención laboral le concede, siendo dichos derechos el solicitar la patente a su favor si en aquel plazo no la reclamó el empresario, o el de obtener a la indemnización correspondiente si fuera de aplicación la patente mixta.
El plazo de tres meses previsto en el artículo 18 se establece a favor del empresario para que pueda decidir si él mismo inicia los trámites para registrar el invento ante la oficina de Patentes, de modo que si no lo hace pueda el propio trabajador solicitar dicho registro con el fin de proteger su invento ante el aprovechamiento de terceros que puedan tener conocimiento del mismo y que intenten adelantarse acudiendo al Registro de Patentes cuando el invento se sacara la luz pública.
De la lectura del precepto no se desprende que el legislador haya querido establecer tal exiguo plazo para que la empresa pierda cualquier derecho que pueda corresponderle sobre la invención laboral, pues nada impide que se pueda aplicar el plazo de dos años previsto en el artículo 12 de la Ley de Patentes para que la empresa pueda reivindicar la transferencia de la titularidad de la patente si considera que se ha concedido a una persona no legitimada para obtenerla; así ha ocurrido en el presente caso en el que Emuasa reivindica para sí...
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