Los mecanismos de interrelacion entre la marca nacional española y la marca comunitaria

Autor:Alberto Casado Cervino
Cargo del Autor:Vicepresidente de la OAMI
Páginas:219-233
RESUMEN

I. Marca comunitaria y marca nacional - II. El régimen previsto en la ley española de marcas

 
ÍNDICE
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I Marca comunitaria y marca nacional

La marca comunitaria 1 no está llamada a reemplazar ni a los sistemas nacionales de marcas ni al sistema internacional de registro creado por el Sistema de Madrid. Antes al contrario, la marca comunitaria debe no sólo convivir con ellos, sino también coordinarse. La dualidad existente entre marca comunitaria y marca nacional llevó a que en el propio Reglamento sobre la Marca comunitaria (RMC) se hayan previsto numerosas interconexiones entre ambos modelos de protección. Así, y a modo de ejemplo, pueden destacarse las siguientes:

a) una solicitud de marca comunitaria puede presentarse directa mente ante una oficina nacional;

b) una solicitud de marca comunitaria puede prevalerse del derecho de prioridad que nace de una solicitud nacional anterior;

c) el solicitante y el titular de una marca comunitaria que haya ins crito previamente su marca en uno o más Estados de la UE podrá rei-Page 220vindicar la antigüedad de sus marcas nacionales para impedir oposiciones o acciones de nulidad basados en marcas nacionales posteriores a sus propias marcas. También le permitirá renunciar a su marca nacional y continuar beneficiándose de los derechos que ya había adquirido con dicha marca;

d) una marca nacional puede impedir la inscripción de una marca comunitaria;

e) la solicitud de marca comunitaria a la que se le haya otorgado una fecha de presentación tendrá, en los Estados miembros de la Unión Europea, el valor de una solicitud nacional regular (art. 32 RMC). Este efecto de solicitud nacional regular es la base que va a permitir la trans formación de una solicitud de una marca comunitaria en una solicitud de marca nacional. Por eso mismo, transcurrido un cierto plazo sin soli citar la transformación, se estima que la solicitud de marca comunitaria deja de producir el efecto de depósito nacional (art. 108.7 RMC). Esta norma es, por otro lado, de gran relieve, ya que la misma fundamenta la posibilidad de que pueda reivindicarse un derecho de prioridad sobre la base de una solicitud de marca comunitaria. En efecto, no puede olvi darse que conforme al artículo 4.A.2 CUP, para que este derecho pueda ser reivindicado debe basarse en un depósito que tenga valor de depósito nacional regular, en virtud de la legislación nacional de cada Estado miembro de la Unión de París;

f) una solicitud de marca comunitaria o una marca comunitaria podrá transformarse en una solicitud de marca nacional, conservando su fecha de solicitud o de prioridad, cuando la solicitud de marca comu nitaria fuese retirada o cuando la marca comunitaria deje de producir efectos;

g) aun cuando los efectos de la marca se determinan básicamente por las disposiciones del RMC y de los Reglamentos que lo complemen tan, es de destacar que las infracciones contra las marcas comunitarias se regirán fundamentalmente por el Derecho nacional sobre infracciones contra marcas nacionales;

h) las oficinas nacionales que así lo hayan decidido podrán realizar para cada solicitud de marca comunitaria un informe de búsqueda de anterioridades en el que se contienen los registros o solicitudes nacionales anteriores a la solicitud de una marca comunitaria que pueden entrar en conflicto con esta última. Sistema que aunque se mantendrá en el futuro ha sufrido relevantes cambios en la última reforma del RMC. Entre otras modificaciones de interés, el actual artículo 39 RMC confiere al sistema nacional de búsqueda un carácter opcional a partir del año 2008.

La profunda relación entre ambos sistemas y la necesaria coordinación se aprecia también en punto a la defensa de los derechos de los titulares de estos derechos. Dos son los supuestos que deseo destacar; a saber: El ejercicio de acciones simultaneas y sucesivas (art. 105 RMC) y la posibilidad de aplicar el Derecho nacional para prohibir el uso de marcas comunitarias posterior que entre en conflicto con una marca nacional (art. 106 RMC).

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Del conjunto de interconexiones previstas se desprenden varias consecuencias. En primer lugar y ante todo, una solicitud de marca comunitaria y la marca en sí tienen en cada territorio de un Estado miembro el mismo valor que una solicitud nacional y que una marca nacional. En segundo lugar, los servicios centrales de propiedad industrial de los Estados miembros son los interlocutores tradicionales de la OAMI. Y, en muchas ocasiones, los servicios que la Oficina puede ofrecer a los usuarios del sistema de marca comunitaria se pueden materializar a través de los citados servicios centrales. En tercer lugar, en la fase actual no puede entenderse el sistema comunitario sin la adecuada conjunción con los sistemas nacionales existentes. Y, en cuarto y último lugar, ambos modelos de protección no son única o básicamente sistemas que compitan entre sí. Antes al contrario, son sistemas que en gran medida se entrelazan y complementan.

Una consecuencia ulterior a lo que acabamos de señalar lo constituye la clara influencia del Derecho comunitario de marcas en la Ley española de Marcas. La influencia de Derecho comunitario en el nuevo texto se puede apreciar, al menos, desde cinco vertientes diferentes; a saber:

a) plena incorporación de la primera directiva comunitaria sobre marcas;

b) armonización terminológica y mejora de la técnica jurídica utilizada;

c) articulación entre la ley nacional y el reglamento comunitario sobre marcas; d) recepción en nuestro Derecho del modelo y de la práctica comunitaria generada en y desde Alicante, y e) incorporación en nuestro Derecho de la más reciente jurisprudencia comunitaria 2.

II El régimen previsto en la ley española de marcas

La nueva Ley española de Marcas (LM) se hace eco de esta realidad y dedica su Título IX (arts. 84 a 86) a regular, no siempre con toda la precisión que hubiese sido deseable, las medidas, los requisitos y los procedimientos necesarios para materializar las distintas pasarelas previstas entre el sistema comunitario y los sistemas nacionales de marcas.

2.1. Presentación de la solicitud de una marca comunitaria

Como ya hemos apuntado, la solicitud de marca comunitaria se podrá presentar, a elección del solicitante, en la Oficina de Armonización del Mercado Interior, con sede en Alicante, o en el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro, o en la Oficina del Benelux de Marcas 3. En efecto, conforme al apartado 1 del artículo 25 RMC:

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«1. La solicitud de marca comunitaria se presentará a elección del solicitante:a) ante la Oficina, o b) ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux. La solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina». En el caso de que se opte por esta última alternativa, la solicitud así presentada surtirá los mismos efectos que si se hubiera presentado en la misma fecha ante la Oficina. Con el fin de asegurar el buen funcionamiento de este sistema, el RMC establece que cuando la solicitud se presenta ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina del Benelux de Marcas, dichos organismos adoptarán todas las medidas necesarias para transmitir la solicitud a la Oficina en un plazo de dos semanas a partir de la presentación de la solicitud, pudiendo exigir al solicitante una tasa cuya cuantía no podrá superar la del coste administrativo de recepción y transmisión de la solicitud.4 Si la solicitud llega a la OAMI transcurridos dos meses desde su presentación ante el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina del Benelux, se considerará presentada en la fecha en que la solicitud llegue a la OAMI5. Es de subrayar que esta norma acaba de ser modificada por el Reglamento (CE) núm. 422/2004, del Consejo, de 19 de febrero de 2004, que, entre otros cambios y haciendo uso del mandato presente en el apartado 4 del artículo 25 RMC, modifica el apartado 3 de este artículo, flexibilizándolo, alineándolo con el Reglamento que regula el diseño comunitario y haciéndolo más acorde con los intereses a tutelar.

La regla 5 del RE señala que: «1. La Oficina indicará en los documentos que compongan la solicitud la fecha de su recepción y el número de expediente de la misma. La Oficina facilitará de inmediato al solicitante un recibo en el que figurará al menos el número de expediente, una reproducción, descripción u otra identificación de la marca, la naturaleza y el número de documentos y la fecha de recepción. 2. Si la solicitud se presentase ante el senñcio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o ante la Oficina de marcas del Benelux, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento, el organismo en el que se presente la solicitud deberá numerar todas sus páginas en numeración arábiga. Antes de llevar a cabo la transmisión, la Oficina ante la que se haya presentado la solicitud deberá señalar en los documentos que compongan la solicitud la fecha de recepción y el número de páginas. Sin mayor dilación dicha Oficina expedirá al solicitante un recibo en el que deberá figurar al menos la naturaleza y el número de los documentos y la fecha de su recepción. 3. Si la Oficina recibiese una solicitud remitida por el servicio central de la propiedad industrial de un Estado miembro o por la Oficina de marcas del Benelux, deberá indicar en la solicitud la fecha de recepción y el número de expediente y, sin mayor dilación, deberá expedir un recibo al solicitante, de conformidad con lo dispuesto en la segunda frase del apartado 1,...

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