Propiedad Intelectual, Industrial y Competencia Desleal

AutorBorja Sainz de Aja, Ingrid Pi, Álvaro Bourkaib, Álvaro Porras, Irene Rodríguez, Patricia Zabala, Jéssica Ramírez, Eva Gándara y Sara de Román
CargoArea de Derecho Mercantil de Uría Menéndez (Madrid y Barcelona).
Páginas191-197

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1 · Jurisprudencia
El TJCE declara que el Reino de España no transpuso la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, en el plazo establecido [Unión Europea]

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 31 de enero de 2008 (as. C-32/07). El TJCE declara el incumplimiento del Reino de España de las obligaciones establecidas en la Directiva 2001/84/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de septiembre de 2001, relativa al derecho de participación en beneficio del autor de una obra de arte original, por no haber adoptado, dentro del plazo señalado al efecto (que finalizó el día 1 de enero de 2006), todas las disposiciones legales, reglamentarias, y administrativas necesarias para ajustarse a dicha directiva. Asimismo condena en costas al Reino de España.

No puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la medida en que sea aplicable la limitación de los efectos de la marca, definida en el artículo 6, apartado 1, letra b), de dicha Directiva

Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 10 de abril de 2008 en el asunto Adidas (as. C-102/2007).Esta sentencia trae causa de una petición de decisión prejudicial formulada por el Hoge Raad der Nederlanden (Tribunal Supremo de los Países Bajos), en relación con la interpretación del artículo 3 de la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 de diciembre de 1988, Primera Directiva relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en materia de marcas. Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre «adidas AG» y «adidas Benelux BV», de un lado, siendo la primera titular de marcas figurativas formadas por tres franjas verticales paralelas, que se colocan a lo largo de los costados en prendas deportivas y de ocio y, de otro, Marca Mode CV, C&A Nederland CV, H&M Hennes & Mauritz Netherlands BV y Vendex KBB Nederland BV, todas ellas empresas competidoras del sector textil, que habían comenzado a comercializar prendas deportivas y de ocio con dos franjas paralelas en sus laterales.

La cuestión prejudicial suscitada consistía en determinar si, para establecer el alcance de la protección de una marca debe tenerse en cuenta el interés general en que no se restrinja indebidamente la disponibilidad de ciertos signos. Y, en caso de que la respuesta fuera afirmativa, si es preciso valorar si dichos signos son considerados decorativos por el público pertinente, si carecen de carácter distintivo (artículo 3, apartado 1, letra b) y si tienen carácter descriptivo (artículo 3, apartado 1, letra c).

El Tribunal consideró que cuando un tercero invoca el imperativo de disponibilidad para hacer valer su derecho a usar un signo distinto del registrado por el titular de la marca, tal alegación no debe examinarse en el marco del artículo 3 de la Directiva sobre causas de denegación o nulidad de las marcas, sino a la vista del artículo 5 de la Directiva, relativo a la protección de la marca registrada contra el uso de signos por terceros, así como a la vista del artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva, si el signo de que se trata entra en el ámbito de aplicación de esta disposición.

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A este respecto, el Tribunal entendió que el riesgo de confusión que requiere el artículo 5.1.b) de la Directiva depende de muchos factores entre los que no se encuentra la necesidad de disponibilidad del signo. A ello añade que no se puede vulnerar la protección del artículo 5.1.b de la Directiva cuando exista riesgo de confusión mediante la utilización de forma abusiva de signos que, en principio, deben estar disponibles, ni por el hecho de que el público perciba el signo como un ornamento.

Por el contrario, la protección otorgada por el artículo 5.2 de la Directiva a las marcas renombradas no requiere la existencia de riesgo de confusión sino el empleo de un signo similar sin justa causa, con el fin de obtener una ventaja desleal. Esta ventaja deriva de un cierto grado de similitud entre los signos en virtud del cual el público establece un vínculo entre ellos sin llegar a confundirlos. No obstante, el Tribunal considera de nuevo que el imperativo de disponibilidad es ajeno a la apreciación de similitud.

El artículo 6 de la Directiva contempla unas limitaciones expresas a los efectos de la marca para salvaguardar el empleo de indicaciones descriptivas por los operadores económicos, pero el imperativo de disponibilidad no constituye en ningún caso una limitación autónoma añadida a las expresamente previstas. Para que un tercero pueda alegar las limitaciones de los efectos de la marca que se recogen en el artículo 6, apartado 1, letra b) de la Directiva y valerse, en este contexto, del imperativo de disponibilidad que subyace en esta disposición, es necesario que la indicación utilizada por él se refiera a alguna de las características del producto comercializado o del servicio prestado por ese tercero. En este caso, al invocarse el carácter puramente decorativo de los motivos con dos franjas, se deduce que no pretenden proporcionar una indicación relativa a alguna de las características de esos productos.

Con base en estas consideraciones el Tribunal estimó que no puede tenerse en cuenta el imperativo de disponibilidad para apreciar el alcance del derecho exclusivo del titular de una marca, salvo en la medida en que sea aplicable la limitación de los efectos de la marca, definida en el artículo 6, apartado 1, letra b), de la Directiva.

El concepto de «distribución por cualquier otro medio distinto de la...

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