La inclusión de las cláusulas Frand en los consorcios de estandarización
| Autor | Carmen Rodilla Martí |
| Cargo del Autor | Investigadora en formación i+D de la Generalitat Valenciana. Departamento de Derecho Mercantil 'Manuel Broseta Pont |
| Páginas | 321-331 |
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El presente artículo tiene por objeto analizar las consecuencias derivadas de un incumplimiento de la cláusula o compromiso "fair, reasonable and non discriminatory" (FRAND), normalmente presente en escenarios de estandarización. Nos encontramos en un contexto donde el desarrollo de los productos tecnológicos está dominado por agrupaciones de titulares de patentes, en forma de consorcios de patentes o, más especializados aun, en forma de consorcios de estandarización de tecnología.
Esta situación, lejos de ser un problema en la mayor parte de ocasiones, se ha reconocido como pieza clave en el fomento de la innovación y el progreso tecnológico y científico. No obstante, se pueden originar algunas situaciones problemáticas, que tienen como resultado la ralentización del proceso innovador y competitivo.
Los titulares de patentes esenciales (aquéllas a las que necesariamente deberá recurrirse si se desea implementar una norma de estandarización o estándar) adquieren en el estándar una posición que les permite explotar el poder alcanzado a través de su inclusión en el consorcio de estandarización.
En ocasiones, se podrá corregir a través del Derecho de patentes y el Derecho de defensa de la competencia. Sin embargo, existen opciones más rápidas y eficaces. Estamos haciendo referencia al compromiso que asumen libremente las empresas participantes en el consorcio consistente en conceder una licencia de sus patentes esenciales a cambio de unos royalties justos, razonables y no discriminatorios.
Existen múltiples formas de generación de estándares. No obstante, en el trabajo vamos a centrarnos en aquéllos que se originan en el sector privado no quedando incorporados a ninguna norma y cuya fuerza vinculante es la que adquieren por la amplitud de su acogida y los efectos de red1.
Las Standard-setting organizations ("SSOs") son grupos de la industria que fijan estándares de adopción voluntaria 2. Un estándar se define como un conjunto de especificaciones técnicas que proporcionan o pretenden proporcionar un diseño común para un producto o proceso3.
La finalidad hacia la que se dirige la estandarización industrial es la consecución de la interoperabilidad de los componentes y la compatibilidad4 de los
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productos 5. De este modo, los estándares promueven, en general, la innovación6 y la competencia.
Cuando la participación en la determinación de estándares no esté restringida y el procedimiento de adopción del estándar sea transparente7, los acuerdos de estandarización que no contienen ninguna obligación de cumplir el estándar y proporcionan acceso a éste en condiciones "justas, razonables y no discriminatorias" no restringen la competencia a tenor del artículo 101, apartado 1 del TFUE, tal y como ha afirmado la Comisión8.
No obstante, los estándares pueden originar importantes consecuencias negativas, por lo que se ha ideado por parte del sector privado una solución a estas desviaciones de la finalidad pro-competitiva de los consorcios: las empresas que participan en este proceso se ven obligadas por los estatutos de ciertas SSO a conceder licencias de la patente que protege esa tecnología específica a los usuarios que la demanden en términos FRAND 9. Esta iniciativa viene recomendada por la Comisión, que entiende que, si las patentes estandarizadas se convierten en una norma sectorial, el acceso a la tecnología puede ser crucial para la entrada en el mercado. En estos casos, la denegación a un potencial competidor en el mercado puede convertirse en una barrera de entrada insuperable, pues, aunque pudiera acceder a tecnología sustitutiva, su producto final no será interoperable con los productos derivados de la norma.
Para poder comprender de una forma más precisa la situación, conviene diferenciar los dos actos jurídicos que aparecen en el escenario. El primero sería aquél que el titular de la patente estipula con la organización de estandarización (SSO), o aquél que acepta, a través de los estatutos, al ingresar en la SSO, dependiendo de la forma en la que se haya articulado esta obligación. En este
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contrato una de las cláusulas consiste, precisamente, en la obligación de transferir a terceros licenciatarios potenciales la patente10 y hacerlo en condiciones FRAND. Por otra parte, aparece, posteriormente, tanto en orden temporal como en orden lógico, el contrato que se firma por la empresa parte de la organización de estandarización con un licenciatario y que será fruto de una negociación diferente, con independencia de que parte de su contenido venga condicionado, completado o integrado, en su caso, por el anterior.
Uno de los problemas más relevantes respecto de la efectividad real de las cláusulas el establecimiento de las consecuencias prácticas de su incumplimiento, una vez constatado que se ha violado la cláusula FRAND.
La Comisión Europea recomienda que los SSO incluyan la obligación, irrevocable, de sus miembros de conceder la licencia en términos FRAND las patentes de las que sean titulares 11. Se aconseja, asimismo, que el compromiso se adquiera con carácter previo a la fijación de la norma técnica y, por tanto, antes de que los licenciatarios queden bloqueados (hold up).
Las cláusulas FRAND pueden asumirse por los miembros del consorcio de estandarización de una multiplicidad de formas. En primer lugar, éstas pueden estar insertas en los estatutos de las SSO, de forma que, al ingresar en la misma, los miembros deban cumplirlas. En este caso, por tanto, se considerarían condición sine qua non para ser parte del consorcio. Otra forma de vincular a los titulares de patentes es la incorporación por referencia. En los propios estatutos, otra vez, o en el contrato en el que se pacta la inclusión de la patente en el pool, puede aparecer una cláusula que remita a estas cláusulas FRAND. Un tercer su-
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puesto sería un contrato entre la SSO y el titular de la patente cuyo único objeto sea, respecto del titular de la patente que se ha incluido en el consorcio, el cumplimiento de estos términos en las subsiguientes licencias que realice. Asimismo, los miembros podrán quedar vinculados a través de documentos conocidos como LOA (letter of assurance), donde el miembro entrega un documento por escrito a la SSO en que se compromete a FRAND. Por último, existe la opción de realizar declaraciones opcionales unilaterales por parte de los miembros comprometiéndose a las cláusulas.
La compleja cuestión que afrontamos, dada la riqueza de las técnicas a través de las que se puede asumir el compromiso, es la de resolver cómo se articulan y qué naturaleza ostentan estos compromisos de base contractual, declaraciones o "promesas" (pledges, como se conocen en derecho anglosajón), ya que, de esta clasificación, derivarán unos efectos jurídicos u otros.
A. Como obligación de base contractual
En opinión de gran parte de la doctrina y de algunos pronunciamientos jurisprudenciales en el ámbito del common law 12, las condiciones de concesión de licencia FRAND se asumen como obligación contractual y se establecen entre los titulares de las patentes esenciales y los consorcios de estandarización13. Se trataría, en su opinión, de un acuerdo en el que se generan derechos y obligaciones en las dos partes. La única cuestión es que los derechos generados por las SSO no son en su beneficio directo, sino en beneficio de terceros ajenos al acuerdo.
Si se considera que se trata de contratos con estipulaciones a favor de tercero, se debe deducir que los mismos vinculan a aquellas empresas que forman parte de los consorcios pero son exigibles por quienes no lo son. Los titulares de patentes no miembros del consorcio, es decir, los que no hayan contratado con él, no serán parte del contrato y, por tanto, no pueden haber accedido a cumplir estos estatutos14 de constitución del estándar15, lo que significa que esta conducta en concreto no les es exigible. No obstante, conteniendo el contrato esta estipulación a favor de tercero, sí podrían reclamar su cumplimiento.
La institución de contrato con estipulación en beneficio de terceros se adopta como instrumento por el cual se concede una vía a los potenciales licenciatarios para exigir el cumplimiento de las obligaciones a las que el titular se hubiese comprometido para con el mercado en general, porque lo cierto es que las SSO son reticentes a velar por el cumplimiento de tal pacto.
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B. La teoría de confianza en el mercado
No obstante, existen voces críticas con este planteamiento contractual puro. Un sector aun minoritario de la doctrina estadounidense16 disiente de esta corriente contractualista y se sitúa en un escenario más acorde con lo que en España se conoce como códigos de conducta.
Se observa que entre las diversas formas en las que se puede aceptar una cláusula FRAND sólo unas pocas parecen adaptarse bien a la estructura contractual y la forma de hacer responsable al incumplidor a través de la teoría del contrato en beneficio de terceros.
Se sugiere una teoría superadora de las soluciones previamente aplicadas: la teoría de confianza en el mercado o "marketreliancetheory" 17, donde se sostiene que un compromiso consistente en ceder en términos FRAND debe ser ejecutable por cualquier participante en el mercado, de no mediar una prueba de que se rectificó o desistió en tal pronunciamiento (como en la teoría de la oferta pública).Esta teoría se basa en la doctrina de la "promissorystoppel" 18, aunque introduciendo una novedad: la inversión de la carga de la prueba. Es decir, se presumirá que el tercero interviniente en el mercado confió en la...
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