La imitación confusoria de productos (comentario a las sentencias del Tribunal Supremo de 5 de junio de 1997 y de 17 de julio de 1997)

AutorMontiano Monteagudo
Cargo del AutorProfesor Titular de Derecho Mercantil Universidad Pompeu Fabra
  1. ANTECEDENTES

La primera de las dos sentencias que motivan este comentario tiene su origen en el litigio que enfrentó a «Procter & Gamble España, S. A.», y «Richardson-Vicks, Inc.» (demandantes) con la compañía «Sociedad Química de Perfumería y Color, S. A.» (demandada). Las empresas referidas se dedican a la fabricación y comercialización de champúes, si bien las primeras distinguen sus productos en el mercado bajo la marca «Vidal-Sasson», mientras que la última recurre a las marcas «Neymi» y «Tayko».

Las sociedades «Procter & Gamble España, S. A.», y «Richardson-Vicks, Inc.», entienden que los envases utilizados por la compañía «Sociedad Química de Perfumería y Color, S. A.», son semejantes al empleado en los productos distinguidos por la marca «Vidal-Sasson» y que la indicada situación incide en conductas de confusión e imitación prohibidas por la Ley. Consecuentemente con lo anterior, aquellas compañías ejercitan, con apoyo en el artículo 18 de la Ley de Competencia Desleal (en lo sucesivo, LCD), acción declarativa de deslealtad del acto, de cesación del mismo, de remoción de sus efectos y de resarcimiento de los daños y perjuicios por él ocasionados.

El Juzgado de Primera Instancia número 6 de Valencia, luego de analizar los recipientes en conflicto, rechaza la pretensión entablada, apoyando su decisión en el hecho de que el distinto tamaño y la diferencia entre los signos distintivos empleados era bastante para excluir el error en la adquisición del producto, por más que hubiera cierta similitud entre ellos, pero, en todo caso, insuficiente para producir en el mercado los efectos denunciados.

Recurrida en apelación la indicada resolución, la Audiencia Provincial de Valencia, en Sentencia de 5 de mayo de 1993, estima parcialmente la demanda y afirma que la solución de la controversia es un problema estrictamente probatorio, a saber: si el envase de la demandada genera confusión por su imitación entre los consumidores. Centrada en estos términos la cuestión, señala la Audiencia, el enjuiciamiento debe tener presente la naturaleza del producto implicado y el modo en que el consumidor se relaciona con el mismo, y por ello desecha la comparación de detalle realizada en la instancia. A juicio de la Audiencia, el consumidor, en el trance de adquirir productos habituales, no se comporta de manera reposada y meticulosa, antes bien atiende principalmente al aspecto externo de los recipientes, de ahí que el criterio de valoración deba ponderar si las semejanzas advertidas son por su entidad susceptibles de integrar un supuesto de imitación confusoria. En opinión de la Audiencia:

(L)a mera apreciación visual de los dos envases fotografiados (...) revela una identidad en su color, una etiqueta de similares características consistente en un plástico adhesivo transparente, una igual disposición de los textos y, en fin, casi una práctica coincidencia de su contenido con las mismas expresiones de "nuevo", "champú, acondicionador", "en uno", "lavar y listo", que en su conjunto producen a la vista una inequívoca impresión de relación o correspondencia entre ambos productos, y es precisamente esa posible asociación respecto de la procedencia u origen de uno y otro champú la que, de conformidad con los preceptos antes aludidos (arts. 6.2 y 11.2 LCD), justifica la procedencia de la reclamación entablada, sin que a ello, se opongan los alegatos de contrario expuestos en la vista de la alzada acerca de la inexistencia de una prueba testifical sobre el riesgo de asociar los objetos discutidos, en cuanto que conceptualmente basta la simple contingencia o posibilidad de que se dé esa conexión por el consumidor, sin necesidad de una certeza demostrativa que convertiría una exigencia de probabilidad en otra de realidad, ni tampoco que los colores por sí solos no sean registrables como marca -art. 11.1.g) de la Ley de Marcas de 10 de noviembre de 1998-, en la medida que esa cualidad no se pondera desde la perspectiva de su aptitud como tal signo distintivo, sino de su idoneidad para, en combinación con otros elementos, causar el efecto denunciado

(Fundamento de Derecho 3.°).

Contra el anterior pronunciamiento se alzó en casación la demandada. El Tribunal Supremo, en Sentencia de 5 de junio de 1997, declara haber lugar al recurso, casa la sentencia recurrida y confirma la de primera instancia. El Tribunal Supremo reincide en la valoración comparativa de los productos al entender que la similitud o semejanza es un concepto jurídico indeterminado y no una mera cuestión de hecho que debe buscar su subsunción en las normas de derecho positivo. A tal efecto, advierte el Alto Tribunal que debe atenderse a los elementos coincidentes y a los divergentes, pero sobre todo a una visión de conjunto o sintética de los productos confrontados. Determinado así el criterio de comparación, se añade que los principios de libertad de empresa, libertad de competencia y funcionamiento concurrencial en el mercado han encontrado plasmación en el artículo 11.1 LCD, donde se declara la libre imitación de prestaciones e iniciativas empresariales no amparadas por un derecho de exclusiva. Desde esta perspectiva se afirma:

(L)o único que ampara a la actora es su marca "Vidal-Sasson", en la misma medida que a la demandada las suyas, "Neymi" y "Tayko", pero a ninguna de ellas la prestación de dos productos en uno, al carecer de la correspondiente patente y pertenecer, por tanto, a la libertad concurrencial, lo que ha de plasmar en que el producto pueda anunciarse como "nuevo" y en expresiones que reflejen esa doble prestación con acción única, de manera que, efectivamente, y en sí mismas consideradas, las expresiones "nuevo", "champú", "acondicionador", "en uno", "lavar y listo", no implican, simplemente por ello, competencia desleal, por más que puedan resultar incómodas para los competidores, máxime cuando los signos o expresiones genéricas no pueden constituir marca para los productos, servicios o prestaciones que pretendan distinguir [art. 11.1.a) de la Ley de Marcas]. E igual ocurre con el color por sí solo [apartado g) del propio precepto y ley], siquiera pueda registrarse siempre que esté delimitado por una forma determinada, lo que implica que es ésta, la forma, lo que es en realidad susceptible de individualización, registración y exclusividad excluyente de concurrencia, lo que no ocurre en el caso que nos ocupa, en el que los envases de los champús "Neymi" y "Tayko" consisten en una botella ovalada, estándar, con cuello y tapón de rosca, mientras que el de "Vidal-Sasson", de menor tamaño, es un frasco rectangular, cuyo tapón es continuidad del mismo e inseparable de su cuerpo, a más de estar dotado de una pestaña para extraer el producto. Finalmente, las etiquetas transparentes pegadas a los envases de unos y otros champúes son de uso común no sólo en estos productos, sino también en los envases de muchos otros. Hay coincidencia, en cambio, en el tipo de letras empleadas y similitud en las frases: "Champú y acondicionador en uno - lavar y listo" para Vidal Sasson; "Champú + acondicionador todo en uno -lavar y peinar-" para Neymi y Tayko

(Fundamento de Derecho 2.°).

Puestas de relieve las diferencias y semejanzas procede el Tribunal Supremo a examinar los productos desde una visión de conjunto para detectar si hay imitación idónea para generar confusión entre los consumidores o bien una mera respuesta natural de mercado con inevitabilidad del riesgo de asociación:

Esa visión conjunta revela que en los etiquetados de los envases figuran con carácter prevalente, por su encuadre y tamaño, las marcas "Neymi" y "Tayko" y en la parte baja de la etiqueta un cuadrado dentro del cual aparece la figura de una especie de probeta, y en el envase del producto de las actoras, en el mismo centro, con carácter dominante, la marca "Vidal Sasson", que tiene en la parte más baja, dentro de un marco ovalado, el distintivo en grandes letras Wash & Go.

En resumen, tanto el examen de detalle como el de visión conjunta obligan a acoger el motivo, pues no se revela idoneidad para producir asociacionismo confuso en los consumidores, ni aprovechamiento indebido de la reputación o el esfuerzo ajeno, aun contemplado todo bajo la perspectiva de las exigencias de una buena fe objetivada (...).

La segunda sentencia objeto de este comentario se ocupa del conflicto surgido entre «Esselte Business System, S. A.» (demandante), y don Joaquín Z. C. (demandado), ambos dedicados a la confección y suministro de etiquetas autoadhesivas en rollos. Debe advertirse que «Esselte Business System, S. A.», fue titular de una patente de invención (perfeccionamiento de cintas etiquetadoras con marcas para el gobierno de su avance) y de un modelo industrial (tira de etiquetas de forma alargada, con bordes laterales formando una serie de ondulaciones iguales), ambos ya caducados. Habiéndose percatado «Esselte Business System, S. A.», de que don Joaquín Z. C. producía y comercializaba etiquetas autoadhesivas de forma y tamaño similar a aquellas suministradas por él, ejercita contra éste acciones por competencia desleal, al estimar que la...

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