El régimen jurídico de la práctica de las diligencias preliminares en procesos de propiedad industrial

AutorIsabel Mª Villar Fuentes
CargoProfesora de Derecho Procesal Universidad de Cádiz
Páginas407-430

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1. Introducción

La propiedad industrial y la competencia desleal han sido objeto de mayor protección procesal, en la medida que ha evolucionado la constatación de su importancia y necesidad en un sistema económico donde la industria y la innovación es el motor de la economía.

Esta protección procesal tiene una de sus manifestaciones en las diligencias, objeto de este trabajo, a las cuales hay que reconocerles el carácter preparatorio e instrumental de las diligencias preliminares, respecto al proceso por violación de los derechos de exclusiva.

La primera referencia a unas diligencias preparatorias de un proceso en estas materias, se produce en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes,

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que las denomina diligencias de comprobación de hechos y que por remisión de la propia Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas, son aplicables también en esta materia. Por otra parte la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal también recogió, lo que denominó diligencias preliminares, para preparar procesos motivados por ilícitos concurrenciales.

La práctica de las diligencias propiamente dichas, esto es, la actividad que el juez despliega sobre la esfera jurídico-patrimonial del requerido, en aras de comprobar la lesión señalada por el actor y siempre dentro de los límites señalados por el legislador, es igual desde la óptica de la Ley de competencia desleal que desde la Ley de Patentes y la Ley de Marcas1.

Sin que esto signifique que el objeto en sí de la diligencia no varíe. La finalidad de la comprobación es distinta en el ámbito de la competencia desleal (donde puede tener carácter objetivo y carácter subjetivo) respecto al ámbito de la patente y marca (donde sólo tiene carácter objetivo)2.

2. Regulación de las diligencias de comprobación de hechos en las leyes especiales

Debemos partir, de una concepción indeterminada de las diligencias en las leyes especiales, en concreto en la Ley de Patentes, esto quiere decir que ni tan siquiera se trata de «numerus apertus», de tal modo que se tratara de un pequeño catálogo de posibles diligencias, a la vez que se admiten otras actividades con una finalidad similar. La regulación de la

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actividad a desarrollar en las leyes especiales es totalmente vaga, amplia e indeterminada.

Las leyes especiales se caracterizan por la ausencia de concreción es la nota dominante, vislumbrándose una precaución, que preside la voluntad del legislador, a la hora de atreverse a indicar una lista de posibles actividades a realizar.

La cautela del legislador a la hora regular esta materia es patente detallando posibles diligencias a practicar, entendemos que esto se debe a dos razones: una, porque las materias relacionadas con la propiedad industrial y los ilícitos concurrenciales son complejas y de difícil previsión, en torno a las posibles manifestaciones en la realidad industrial, comercial y empresarial; y otra relacionada con las trascendentes consecuencias de una posible violación del secreto industrial3, o acto de competencia desleal. Se trata de un campo (industrial, comercial, etc.), donde la información tiene un valor inestimable y la rapidez en las decisiones y llegar el primero implica el éxito o el fracaso, de tal modo que, aquella diligencia que parece totalmente inofensiva en otro medio, puede suponer graves consecuencias en el mundo de la empresa4. Se trata de una multitud de variables como la tecnología, la invención, la ciencia, el comercio, el marketing, la publicidad etc. Cualquier acto tiene consecuencias impredecibles. Esto hace muy difícil imaginar los eventuales conflictos y más aún las apropiadas diligencias a realizar para preparar el futuro proceso. Parece que hubiera sido un tanto osado «encorsetar» las posibles actividades, puesto que posiblemente hubiera producido una cierta indefensión a aquellas situaciones que se vieron privadas de una oportuna diligencia. Por lo cual nos parece acertado que el tratamiento de éstos quedase abierto a multitud de actividades; sin embargo ello no obsta a censurar una excesiva ambigüedad en la regulación.

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En cuanto a la posible violación del «secreto industrial», entendemos que se trataba de una incógnita para el legislador, los efectos que se pueden ocasionar y el perjuicio que puede padecer el requerido por la diligencia puede ser de tal envergadura, que, ni la posible caución pueda cubrir, ni tan siquiera cualquier indemnización económica.

Esta regulación de las diligencias para preparar los procesos en mate-ria de propiedad industrial y competencia desleal fueron precursoras, sin embargo adolecían de ciertas lagunas, contradicciones en materia de competencia desleal y principalmente eran objeto de una especial reticencia por parte de los jueces para su concesión.

3. Regulación del las diligencias preliminares en la Ley de Enjuiciamiento Civil La directiva 2004/48/CE inspiradora de las diligencias del art. 256.1 y LEC

Sin embargo el gran avance en las diligencia preliminares, que pueden ser solicitadas para preparar procesos por violación de propiedad industrial se produce con la inclusión en la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil de los nuevos apartados 7º y 8º del art. 256.1. La modificación de la LEC, en el ámbito de las Diligencias, por la ley introductoria Ley 19/2006, de 5 de Junio por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, supone un avance importante, en la finalidad de las mismas. La precursora de la Ley 19/20065es la Directiva 2004/48 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004 relativa al respeto de los derechos de propie-

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dad intelectual, que nació motivada por la preocupación por las agresiones y violaciones a la propiedad intelectual e industrial, en especial aquellas que se amparan en el tráfico internacional. La Directiva nace ante el convencimiento, que pese a los Acuerdos y Pactos de los Estados miembros,6no cristalizaba en los derechos internos, las medidas y procedimientos idóneos, para proteger e incentivar la propiedad intelectual.

Es necesario advertir, que la competencia desleal, no es mencionada en los apartados 7º y 8º, del art. 256.1, introducidos por la Ley 19/2006. La explicación a esta omisión se puede encontrar en que, la citada Ley 19/2006, nace para armonizar el «derecho sustantivo nacional» con la normativa comunitaria, en materia de protección de propiedad industrial e intelectual. La ley 19/2006, por tanto modifica algunos artículos del derecho sustantivo nacional e introduce normas procesales, para llevar a cabo una fácil aplicación de los reglamentos comunitarios, referidos a propiedad intelectual y propiedad Industrial., que son los derechos de los que se ocupa directamente.

Sin embargo es necesario advertir, que la nítida diferencia, entre propiedad industrial, propiedad intelectual y competencia desleal, no se

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produce en dichos reglamentos. Se hace un uso genérico del concepto propiedad intelectual, que incluye conceptos que van más allá de lo que en las leyes españolas se entiende por tal. El propio Preámbulo especifica como la Directiva 2004/48/CE, que se pretende armonizar, al hablar de propiedad intelectual se agrupan los derechos de propiedad industrial7.

Lo que resulta curioso, es que el Preámbulo de la Ley 19/2006 no menciona la competencia desleal de un modo directo, ni la cita en los apartados 7º y 8º. Pese a ello, en el espíritu de la Exposición de Motivos de la mencionada Ley subyacen las referencias a los ilícitos concurrenciales y la protección de la empresa8, que de un modo tácito conduciría a los ilícitos concurrenciales y por tanto a la competencia desleal.

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La cuestión planteada tiene una notable trascendencia en la materia que nos ocupa. Las diligencias previstas en los nuevos apartados 7º y 8º del art. 256.1 LEC, que se introducen por la Ley 19/2006, ¿deben hacerse extensibles para el control de los actos de competencia desleal9. La estrecha vinculación, entre eventuales violaciones de los derechos de exclusiva y los actos de competencia desleal, es evidente, en ocasiones la violación del derecho de exclusiva produce un acto de competencia desleal y vice-versa. Esto nos hace pensar, que todas las diligencias incluidas en la LEC, por la Ley 19/2006, necesariamente deberían hacerse extensibles a las represiones de los ilícitos concurrenciales. Es más, con independencia de, si se prepara junto con un proceso relacionado con Propiedad Industrial, o no. Pero esta conclusión, puede que sea un tanto aventurada, pues el legislador español, podría haber hecho de forma expresa, extensivo todo lo relativo a la Ley 19/2006, debido a que la Directiva comunitaria así lo permite, dejándolo a elección de cada Estado miembro10. La Directiva al tratar

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la cuestión del ámbito de aplicación, de la misma, hace referencia a la propiedad intelectual11, deja en manos de los Estados miembros, la extensión de lo contenido en la misma a las materias de competencia desleal. El ofrecimiento del apartado 13, de la Introducción de la Directiva 2004/48/ CE, debía haber sido recogido en la Ley 19/2006, por varias razones12.

En primer lugar, porque el tratamiento de las diligencias de comprobación en la propiedad industrial y competencia desleal, ha estado íntimamente ligado.

En segundo lugar, porque como...

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