Expiración del período de reserva para la protección de productos químicos y farmacéuticos en España. Cuestiones en torno a la reivindicación de la prioridad unionista en las solicitudes de patentes europeas y nacionales
| Autor | Hans Peter Kunz-Hallstein |
| Cargo del Autor | Abogado, colaborador científ. Inst.Max Planck:Der. extranj. e internac.de Patentes, de Autor y de Compet., Munich |
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INTRODUCCIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
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España, en el momento de su adhesión al Convenio sobre concesión de Patentes Europeas (Convenio sobre la Patente Europea -CPE-), ha formulado la reserva con respecto a la protección de los productos químicos y farmacéuticos admisible según este Convenio y ha declarado en la firma del Instrumento de adhesión que:
Conforme a lo previsto en el artículo 167, 2, a), las patentes europeas, en la medida en que confieran protección a productos químicos o farmacéuticos como tales, no surtirán ningún efecto en España
(1).
El período originario de duración de esta reserva ha sido prorrogado por el Consejo de Administración de la Organización Europea de Patentes, según el artículo 167.3 CPE, de 7 de octubre de 1987 en cinco años más(2). La nueva Ley española 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes ya no excluye la protección por patente de los productos químicos y farmacéuticos. La Disposición Transitoria primera se limita a disponer que:
1. No serán patentables las invenciones de productos químicos y farmacéuticos antes del 7 de octubre de 1992.
Una comunicación del presidente de la Oficina Europea de Patentes de 13 de mayo de 1992 señala que la reserva española, según el artículo 167.6 CPE, será ineficaz el 7 de octubre de 1992, con la consecuencia de que a partir de 8 de octubre de 1992 pueden ser presentadas solicitudes de patentes europeas para productos químicos y farmacéuticos como tales en las que España sea designada (3). La cuestión que se plantea es, naturalmente, si en tales solicitudes pueden ser reivindicadas las prioridades de solicitudes extranjeras que hayan sido presentadas antes del 8 de octubre de 1992.
La citada comunicación del presidente de la Oficina Europea de Patentes explica que, según el artículo 167.5 CPE, sólo es determinante el día de presentación de la solicitud de patente europea y que, por consiguiente las solicitudes de patentes europeas presentadas a partir de 8 de octubre podrían ser reivindicadas prioridades de anteriores solicitudes de patentes (4).
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En una entrevista en el Registro de la Propiedad Industrial español con representantes de la Asociación alemana de la Industria Farmacéutica, que tuvo lugar el 28 de julio de 1992, ha manifestado el presidente del Registro sus dudas ante la posición del presidente de la OEP. Detrás se encuentra, entre otras, la reflexión -defendida por el profesor Carlos Lema Devesa en un Dictamen (5) para el Registro- de que los solicitantes de patentes españolas podrían ser perjudicados cuando se pudiera reivindicar eficazmente, en las solicitudes de patentes europeas presentadas a partir del 8 de octubre de 1992 para productos químicos y farmacéuticos, prioridades de solicitudes extranjeras. En efecto, los solicitantes de patentes españoles, según el Derecho nacional, deben solicitar la patente siempre primero en España. En consecuencia, no tenían antes del 8 de octubre ninguna posibilidad de adquirir la prioridad en virtud de una solicitud presentada para un producto químico o farmacéutico en el extranjero, mientras que los extranjeros no se encontraban sometidos a esta limitación. Por lo demás, se defiende la concepción en la Oficina Española de Patentes de que el tenor literal de las Disposiciones Transitorias de la Ley española de Patentes admite una interpretación según la cual el día fijado de 8 de octubre de 1992 también vale para la reivindicación de la prioridad de solicitudes extranjeras.
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Para la industria afectada la cuestión de mayor significado económico es si en las solicitudes europeas para productos químicos y farmacéuticos que se efectúen después del 7 de octubre de 1992 y hayan designado España, puede ser reivindicada la prioridad de una solicitud anterior. También tiene interés la cuestión de si se aplica o no la misma norma para la reivindicación de la prioridad en el caso de solicitudes españolas. En consecuencia va a examinarse en la primera parte (II) la situación jurídica para las solicitudes de patentes europeas. Una segunda parte (III) se ocupa de la situación jurídica de las solicitudes nacionales.
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LA REIVINDICACIÓN DE LA PRIORIDAD UNIONISTA EN LAS SOLICITUDES EUROPEAS
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El artículo 167.1 CPE permite a los Estados contratantes del Convenio sobre la Patente Europea, en relación con la formulación de un período de reserva, determinar que las patentes europeas de «productos químicos como tales» y «productos farmacéuticos como tales» «no surtirán efecto o podrán ser anuladas conforme a las disposiciones en vigor para las patentes nacionales».
Según el artículo 167.5 CPE cualquier reserva se extiende a las patentes europeas «concedidas en base a solicitudes de patentes europeas presentadas durante el período en el transcurso del cual la reserva produce sus efectos».
Con ello el artículo 167 CPE determina que la expiración del período de la reserva para un Estado contratante del Convenio sobre la Patente Europea no conlleva que a partir de ese momento puedan ser concedidas patentes europeas para sustancias químicas y farmacéuticas como tales independientemente del día de su solicitud con efectos en ese Estado; es para ello requisito necesario que la solicitud de patente europea que sirva de base haya sido presentada después de la expiración del período de reserva. Pero, por otra parte, no extiende el tenor del artículo 167 CPE los efectos jurídicos de la reserva tampoco a las prioridades cuya fecha ha sido de hecho establecida antes de la expiración de la reserva pero que tan sólo son reivindicadas en solicitudes que, en consonancia con el artículo 167.5 CPE, unicamente son presentadas tras la expiración del período de duración de la reserva.
El Presidente de la OEP destaca que los solicitantes de patentes europeas con efectos para España, en las solicitudes de patentes presentadas después del 7 de octubre de 1992, pueden exigir eficazmente las prioridades de solicitudes extranjeras. En favor de esta concepción se encuentra el hecho, ya mencionado, de que el tenor literal del artículo 167.5 CPE extiende los efectos jurídicos de la reserva inequívocamente sólo a las solicitudes presentadas durante la vigencia de la reserva, pero no comprende también las solicitudes basadas en una prioridad que cae en el período de tiempo en el que la reserva produce sus efectos.
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La exactitud de esta posición es una cuestión que depende de la interpretación del Convenio de la Patente Europea y, especialmente, del tenor del artículo 167 CPE. Como se trata en el caso del Convenio de Munich de un tratado de Derecho internacional esta interpretación debe efectuarse según determinadas normas, aquéllas que rijan para la interpretación de los tratados de Derecho internacional. Estas disposiciones se encuentran hoy en gran parte formuladas en el Convenio de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 23 de mayo de 1969 (Convenio de Viena), con lo cual puede quedar por ver la cuestión de si el Convenio de Viena puede ser aplicado directamente en el presente caso (6); en todo caso se reconoce que se pueden tener en cuenta las disposiciones aquí aplicables del Convenio de Viena, en todo caso, como Derecho consuetudinario internacional (7).
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Según las disposiciones del Convenio de Viena sobre la interpretación de los tratados de Derecho internacional la interpretación del artículo 167 CPE debe partir de su tenor literal bajo la...
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