España: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre el confl icto entre marcas y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida Sentencia Céline del Tribunal de Justicia

Autor:Ángel García Vidal
Páginas:1103-1105
 
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ADI 30 (2009-2010), VIII. Noticias, 1099-1144 • ISSN: 1139-3289 1103
renciación bastante injusti cada entre las patentes y otros derechos de propiedad
industrial (en especial las marcas).
El cambio legal (que facilita y simpli ca los actos de transmisión de las paten-
tes), se ha acompañado de un cambio reglamentario, operado por el Real Decreto
245/2010, de 5 de marzo, por el que se modi ca el Reglamento de ejecución de la
Ley de patentes.
3. ESPAÑA: El Tribunal Supremo se pronuncia de nuevo sobre el con icto entre
marcas y denominaciones sociales, con posterioridad a la debatida Sentencia
Céline del Tribunal de Justicia (Ángel GARCÍA VIDAL-IDIUS)
1. La Sentencia del TJCE en el asunto Céline [Sentencia del TJCE (Gran
Sala) de 11 de septiembre de 2007, asunto C-17/06, Céline, SARL y Céline, SA],
ha suscitado un vivo debate doctrinal sobre sus verdaderas implicaciones en el
Derecho español. Recuérdese que, en esencia, en la citada Sentencia, el TJCE
declara que una denominación social, como tal denominación social, no vulnera
un derecho de marca. Según el TJCE, el titular de una marca sólo podrá oponer-
se al uso de un signo como denominación social cuando el Estado miembro de
la UE que ha concedido esa marca, haya incorporado a su legislación la facul-
tad prevista en el artículo 5.5 de la Directiva comunitaria de marcas (Directiva
89/104/CEE, sustituida por la Directiva 2008/95/CE). Según este precepto: «Los
apartados 1 a 4 no afectan a las disposiciones aplicables en un Estado miembro
relativas a la protección contra el uso de un signo que tenga lugar con nes di-
versos a los de distinguir los productos o servicios, cuando con el uso de dicho
signo realizado sin justa causa se pretenda obtener un aprovechamiento indebido
del carácter distintivo o del renombre de la marca o se pueda causar perjuicio a
los mismos».
En efecto, la Sentencia Céline a rma que el uso de un signo como nombre
comercial, como rótulo de establecimiento o como denominación social no encaja
en los apartados 1 a 4 del artículo 5 de la Directiva, sino en el apartado 5. Según los
apartados 20 y 21 de la Sentencia:
«Se desprende del sistema del artículo 5 de la Directiva que el uso de un signo
para productos o servicios en el sentido de los apartados 1 y 2 de dicho artículo es un
uso para distinguir los referidos productos o servicios, mientras que el apartado 5 del
mismo artículo se re ere, por lo que a él respecta, al “uso de un signo que tenga lugar
con nes diversos a los de distinguir los productos o servicios” (Sentencia de 23 de
febrero de 1999, BMW, C-63/97, Rec. pág. I-905, apartado 38).
Ahora bien, una denominación social, un nombre comercial o un rótulo de
establecimiento no tiene por sí mismo la nalidad de distinguir productos o servi-
cios (véanse, en este sentido, las Sentencias de 21 de noviembre de 2002, Robelco,
C-23/01, Rec. pág. I-10913, apartado 34, y Anheuser-Busch, antes citada, aparta-
do 64). En efecto, una denominación social tiene por objeto identi car una sociedad,
mientras que un nombre comercial o un rótulo tiene por objeto designar un esta-
blecimiento mercantil. Por tanto, cuando el uso de una denominación social, de un
nombre comercial o de un rótulo de establecimiento identi ca una sociedad o designa
un establecimiento mercantil, no puede considerarse que existe “para productos o
servicios” en el sentido del artículo 5, apartado 1, de la Directiva».
Resulta, por tanto, que el titular de una marca sólo podrá hacer valer su derecho
de exclusiva frente a un nombre comercial, un rótulo o una denominación social
si la legislación nacional ha hecho uso de la facultad conferida en el artículo 5.5
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