El ejercicio de las acciones civiles en la ley 17/2001 de marcas

AutorGonzalo Cobo De La Torre
CargoProfesor Asociado de Derecho Procesal
Páginas125-162
  1. LAS ACCIONES DE NULIDAD ABSOLUTA

    1.1. Concepto y régimen jurídico

    Las acciones de nulidad absoluta se encuadran en las pretensiones puramente declarativas1, a través de las cuales el interesado insta la actividad jurisdiccional de los Tribunales para obtener una resolución judicial que cancele la inscripción registral de un signo distintivo que contravenga cualquiera de las prohibiciones absolutas establecidas en la Ley, o cuyo titular se halle inhabilitado para exigir el reconocimiento de cualquier derecho sobre el mismo, bien por carecer de legitimación para registrarlo, o bien por haber actuado de mala fe al solicitar su inscripción ante el organismo correspondiente.

    Los motivos de nulidad absoluta se regulan en el artículo 51 de la Ley 17/2001 de Marcas, que inicia el Capítulo I del Titulo VI, cuyo contenido está dedicado, íntegramente, a regular las figuras de la nulidad y la caducidad de la marca (así como las disposiciones comunes aplicables a ambas instituciones) con el establecimiento de las denominadas ?causas de nulidad?. El precepto en cuestión dispone literalmente lo siguiente:

    1. ?El registro de la marca podrá declararse nulo mediante sentencia firme y ser objeto de cancelación:

      1. Cuando contravenga lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 3 y en el artículo 5 de la presente Ley.

      2. Cuando al presentar la solicitud de marca el solicitante hubiera actuado de mala fe.

    2. La acción para pedir la nulidad absoluta de una marca registrada es imprescriptible.

    3. La nulidad no podrá ser declarada cuando su causa haya desaparecido en el momento de interponer la demanda. En particular, no podrá ser declarada la nulidad de una marca cuando, habiéndose registrado contraviniendo el artículo 5, apartado 1, letras b), c) o d), dicha marca hubiese adquirido después de su registro un carácter distintivo para los productos o servicios para los cuales esté registrada por el uso que se hubiera hecho de ella por su titular o con su consentimiento?

      El antecedente legislativo inmediato del artículo 51 se encuentra en el artículo 47 de la Ley de Marcas de 1988. Las novedades más significativas respecto a la forma en que se hallaba redactado el precepto anterior se han producido al introducir el legislador dos causas adicionales de nulidad absoluta, además de las ya contempladas por el artículo 47 de la antigua Ley: de una parte, la falta de legitimación del titular de la marca registrada; de otra, la actuación de mala fe por parte del solicitante del signo distintivo en el momento de presentar su solicitud ante la Oficina Española de Patentes y Marcas.

      Resulta evidente, pues, que, al delimitar el alcance normativo del precepto comentado, el legislador ha tenido en cuenta los criterios establecidos en el artículo 3 de la Primera Directiva 89/104/CEE del Consejo, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros en Materia de Marcas2, así como el contenido del artículo 51 del Reglamento de Marca Comunitaria3, cuya redacción coincide sustancialmente con la elaborada en el artículo 51 de la nueva Ley.

      De conformidad con lo dispuesto en el artículo 51.1, el registro de la marca sólo puede declararse nulo mediante sentencia firme, procediéndose a su cancelación en los casos específicamente previstos por la Ley. Quiere decirse que los motivos de nulidad radical (al igual que los de nulidad relativa) han sido fijados taxativamente por el legislador, y constituyen, por ello, un conjunto cerrado. Asimismo, toda declaración de nulidad representa la invalidación del acto administrativo que dio lugar a la concesión de la marca. Se trata de impedir, con ello, la circulación de cualquier signo distintivo que, por ser contrario a las prescripciones legales, deba ser excluido del registro, por más que su inscripción haya sido autorizada por la Oficina Española de Patentes y Marcas.

      La vigente Ley mantiene, en lo referente a la nulidad, la estructura de la Ley anterior, al diferenciar las causas de nulidad absoluta de las relativas, una de cuyas consecuencias más relevantes es que el plazo para ejercitar la acción difiere en ambos supuestos. En efecto, mientras que en el primer caso, el ejercicio de la acción es imprescriptible, en el segundo está sujeto a prescriptibilidad, siempre que se haya tolerado el uso de la marca impugnada durante cinco años consecutivos a partir de la fecha en que fue registrada. Asimismo, y excepción hecha de los casos de actuación de mala fe o falta de legitimación por parte de su titular, los motivos de declaración de nulidad absoluta aluden a un vicio consustancial e intrínseco de la marca4, sólo subsanable bajo la concurrencia de determinados requisitos.

      Al establecer la distinción entre causas de nulidad absolutas y relativas, la actual Ley de Marcas mantiene el sistema instaurado por la antigua Ley de 1988 que otorgaba dos distintos órdenes de protección, diferenciando radicalmente la protección del interés público de carácter general de la destinada exclusivamente a tutelar derechos subjetivos de los particulares.

      Las prohibiciones de registro y los motivos de nulidad de la marca se hallan, pues, indisolublemente unidos, de suerte que la concurrencia, en un determinado signo distintivo, de cualquiera de las prohibiciones absolutas establecidas en el artículo 5 de la Ley acarrea de inmediato su nulidad, cuya declaración corresponde a los Tribunales. La única excepción a este principio general está constituida por los supuestos en que el titular del signo carece de legitimación para registrarlo, o los casos en que la inscripción registral de la marca ha sido obtenida de mala fe, circunstancias que no se incluyen en la enumeración de las prohibiciones absolutas5.

      1.2. Causas de nulidad absoluta

      1.2.1. Legitimación

      La primera causa de nulidad absoluta, contemplada en el artículo 51.1a) de la Ley 17/2001, se halla referida al incumplimiento, por parte del solicitante del signo distintivo, de las condiciones previstas en el artículo 3 de la Ley, o, lo que es lo mismo, a su falta de legitimación para obtener el registro de la marca o nombre comercial.

      Así pues, y según lo dispuesto en el precepto anterior, están legitimados para solicitar la inscripción de un signo distintivo las personas naturales o jurídicas de nacionalidad española y las personas naturales o jurídicas extranjeras que residan habitualmente en territorio español o tengan en él un establecimiento comercial efectivo y serio. La misma facultad se reconoce a los nacionales de los miembros de la Organización Mundial del Comercio y a los ciudadanos que gocen de los beneficios del Convenio de la Unión de París. Finalmente, y atendiendo al principio de reciprocidad, podrán acceder al registro de una marca o nombre comercial las personas naturales o jurídicas extranjeras que, aun sin cumplir cualquiera de los anteriores requisitos, pertenezcan a un estado cuya legislación reconozca a las personas naturales o jurídicas españolas la posibilidad de acceder al registro de un determinado signo distintivo.

      1.2.2. Prohibiciones absolutas de registro

      La segunda causa de nulidad absoluta, recogida igualmente en el apartado a) del artículo 51.1 de la nueva Ley, se refiere a la vulneración, por parte del signo distintivo registrado, de cualquiera de las prohibiciones absolutas enumeradas en el artículo 5 de la Ley, cuya dicción literal dispone que ?no podrán registrarse como marca los signos siguientes?, estableciéndose, a continuación, once prohibiciones diferentes cuyo contenido puede sistematizarse de la siguiente forma6:

      1. ?Los que no puedan constituir marca por no ser conformes al artículo 4.1 de la presente Ley.?

        Según lo dispuesto en el artículo 4.1 de la Ley, cualquier signo que aspire a desempeñar las funciones que le son propias dentro del mercado debe ajustarse al cumplimiento de dos requisitos ineludibles: ser susceptible de representación gráfica y ser apto para distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras; en otros términos, poseer carácter distintivo o fuerza diferenciadora suficientes para identificar correctamente la procedencia comercial de los productos y servicios de una determinada empresa.

        A este respecto, cabe cuestionarse si la prohibición contenida en el apartado b) del artículo 5.1 de la Ley de Marcas, relativa a los signos carentes de carácter distintivo, no constituye una reformulación innecesaria de la prohibición establecida en el apartado a), de cuya interpretación se desprende, según ha quedado expuesto, que la ausencia de distintividad incapacita al signo para constituirse válidamente en marca.

        La cuestión adquiere especial transcendencia si se considera que ambas prohibiciones no se hallan sometidas al mismo régimen jurídico, por cuanto sólo a aquellos signos que estén incursos en la prohibición absoluta de la letra b) podrá aplicárseles la regla de la distintividad sobrevenida o secondary meaning. El problema se plantea fundamentalmente respecto a la inclusión de los signos genéricos, es decir, los que de forma directa designan el género, categoría, naturaleza o especie de los productos y servicios a que se aplican, bien en la prohibición absoluta del apartado a) o en la prohibición contenida en el apartado b), cuestión esta cuya dilucidación ha dado lugar al establecimiento de dos posiciones doctrinales divergentes7.

      2. ?Los signos que carezcan de carácter distintivo.?

        Un signo carecerá de carácter distintivo cuando no sea apto para cumplir con las funciones que le están específicamente reservadas, es decir, identificar el origen comercial de los productos o servicios de una determinada empresa. La prohibición anterior hace referencia tanto a los signos propiamente genéricos, como a los signos cuyo carácter distintivo no pueda ser percibido de forma clara e inmediata por los consumidores a consecuencia de la extremada sencillez o complejidad de sus representaciones. Para determinar su carácter distintivo o diferenciador, el signo debe ser puesto siempre...

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