Los efectos y la naturaleza de la caducidad por tolerancia
| Autor | María Isabel Grimaldos García - Linda Navarro Matamoros |
| Páginas | 101-125 |
101
Capítulo IV
Los efectos y la naturaleza
de la caducidad por tolerancia
1. LOS EFECTOS
1.1. La coexistencia de las marcas
Tras analizar los presupuestos de la caducidad por tolerancia es oportuno
establecer cuáles sean las consecuencias jurídicas de su declaración.
El previgente art. 52.2 LM preveía que el titular de la marca anterior “no
podrá solicitar en lo sucesivo la nulidad de la marca posterior ni oponerse al
uso de la misma basándose en dicho derecho anterior para los productos o los
servicios para los cuales se hubiera utilizado la marca posterior” mientras que
el titular de la marca posterior “no podrá oponerse al derecho anterior”.
Tras la reciente redacción dada a la LM, el contenido de la antigua re-
dacción del art. 52.2, se desdobla en este artículo y en el 41 bis, 1. En conse-
cuencia, se consolida la posición jurídica del segundo titular que, hasta ese
momento estaba viciada de nulidad relativa, y se limita el “ius prohibendi” del
titular anterior, mientras que el titular posterior ha de tolerar la existencia del
signo anterior en los términos en que estuviera registrado. Se produce así la
coexistencia de dos marcas confundibles en el mercado148, lo que genera algu-
nos interrogantes.
148 SAP de Barcelona de 14 de julio de 2016: “lo relevante es que, como consecuencia de
la pacífica convivencia de los signos en el mercado, dos signos entre sí incompatibles pueden
llegar a alcanzar protección jurídica, tanto sea porque ambos signos hayan sido objeto de una
explotación conjunta, como ocurre en nuestro caso, como cuando la explotación o uso de
los mismos hubiera sido por empresas distintas. Tanto en uno como en otro caso, el titular
del signo prioritario pierde el derecho de exclusiva frente al titular del signo no prioritario,
de forma que ambos signos enfrentados deben convivir en el mercado” y STS de 13 de
mayo de 2010: se creó, de forma asumida, implícita pero inequívocamente, una situación de
convivencia de marcas, que aunque confundibles no era incompatibles en el sentido de no
María Isabel G G - Linda N M
102
1.2. La inmutabilidad de una situación estabilizada en el tiempo
Al afrontar el problema de los efectos de la caducidad por tolerancia
conviene tener presente un hecho fundamental: esta institución tiene como
efecto convertir en inmutable una situación que se ha asentado en el tiempo,
y no atribuye al titular de la marca posterior posibilidades diversas de las ya
disfrutadas durante el período de cinco años en que la tolerancia se produjo.
La permanencia de la marca confundible posterior en el mismo mercado que
la marca anterior encuentra su justificación en la inalterabilidad de una situa-
ción concurrencial que se ha estabilizado a causa del trascurso del tiempo y
de la copresencia de ambas marcas en el mercado. Por ello, tras la sanación o
convalidación de la marca posterior es esencial comprender que la situación
no puede ser alterada y, por tanto, no cabe “expansión” alguna de la mar-
ca posterior149 ni tampoco de la marca anterior si lo fuera en detrimento de
aquella.
1.3. Las consecuencias sobre la marca convalidada
Los artículos citados –52.2 y 41.bis, 1 LM– precluyen el ejercicio tardío
de una acción de nulidad o por violación del derecho de marca al que es-
taba legitimado el titular anterior y que pudo ser ejercitada pero no lo fue.
En consecuencia, la marca convalidada ya no puede ser considerada viciada
de nulidad, será una marca válidamente registrada, y su titular tendrá todos
los derechos propios del propietario de una marca, tanto el derecho de uso
como el “ius prohibendi” que le es propio. El único límite a los mismos estará
constituido por los derechos de uso y de prohibición de la marca anterior. No
obstante, como ya hemos indicado en el epígrafe anterior y prescribe el art.
52.2 LM, la marca consolidada lo es tal como su uso se produjo en el mercado
en pacífica coexistencia con el derecho anterior.
Por ello, no cabe, por ejemplo, extender el tipo o clase de productos o
servicios para los que esté registrada a otros afines que coincidan con alguno
o algunos para los que estuviera registrada la marca anterior pero para los que
poder ser atacadas recíprocamente por ninguno de los respectivos titulares. Esta eventualidad
no es extraña al derecho marcario porque puede provenir de la voluntad explícita o implícita
de los interesados, de una situación consumada de tolerancia o de una prescripción extintiva
de la acción de nulidad. Y no tendría sentido, por irrazonable y contradecir la doctrina que
veda ir contra los actos propios (art. 7.1 CC), la cual exige una conducta coherente con los
hechos o actos inequívocos realizados, una acción de cualquiera de los titulares de las marcas
encaminada a excluir del tráfico las marcas del otro titular con base en la confundibilidad”.
149 PENNISI, R., La convalida del marchio, cit., pp.139 y ss.
Para continuar leyendo
Solicita tu prueba