Las diligencias preliminares en relación con la protección jurisdiccional de los Derechos de Propiedad Intelectual
| Autor | M.ª Paula Díaz Pita |
| Cargo del Autor | Profesora Contratada Doctora (TU acreditada) del Departamento de Derecho Procesal. Universidad de Sevilla |
| Páginas | 184-213 |
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Antes de la entrada en vigor de la LEC 1/2000, la anteriormente vigente LEC de 1881 contenía una deficiente regulación de las diligencias preliminares, de tal manera que, como ya señalara FERNÁNDEZ 15, no formaban «(...) una institución con sustantividad propia ni perfiles acabados, sino más bien una amalgama de materiales diversos, producto -acrítico-
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del arrastre histórico», y precisamente porque su regulación era «incorrecta e ineficiente», «la Jurisprudencia del Tribunal Supremo apenas ha tenido ocasión de pronunciarse sobre esta materia».
La propia LEC 1/2000 en la Exposición de Motivos X reconoce, en este mismo sentido que «las diligencias preliminares del proceso establecidas en la Ley de Enjuiciamiento Civil de 1881 no distaban mucho del completo desuso, al no considerarse de utilidad, dadas las escasas consecuencias de la negativa a llevar a cabo los comportamientos preparatorios previstos, pese a que el tribunal considerara justificada la solicitud del interesado. Por estos motivos, algunas iniciativas de reforma procesal civil se inclinaron a prescindir de este instituto», pero en una apuesta decidida por la eficacia y utilidad del mantenimiento de las mismas afirma, a reglón seguido, que «sin embargo, la presente Ley se asienta sobre el convencimiento de que caben medidas eficaces para la preparación del proceso.»
A la vista de los abundantes Autos emanados de las distintas Audiencias Provinciales, dictados ya bajo la vigencia de la LEC de 2000, al resolver recursos de apelación en materia de denegación de diligencias preliminares, podría afirmarse que el legislador logró hacer realidad su propósito de revitalizar el uso de esta institución, particularmente en lo que se refiere a la tutela jurisdiccional de los derechos de propiedad intelectual 16.
Es, sin embargo, en el ámbito de las diligencias preliminares cuya solicitud tenga por objeto la preparación de un posterior proceso en el que se sustancien pretensiones por infracción de derechos previstos en las Leyes civiles especiales, con respecto a las que mayores escollos presenta la regulación de estas diligencias.
Ha tenerse en cuenta que antes de la reforma operada por la Ley de 19/2006, el art. 256.1 de la LEC únicamente contenía una remisión genérica 17 a la petición de práctica de diligencias preliminares previstas en las Leyes civiles especiales de tal manera que, en concreto, en relación con la protección de los derechos de propiedad intelectual, tal y como señala ARMENGOT VILAPLANA 18, «a diferencia de otras normas próximas por
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la materia, el TRLPI no contempló unas diligencias preliminares específicas para preparar un proceso civil en materia de propiedad intelectual. La regulación de las diligencias preliminares que introdujo la LEC suplía con ciertas dificultades aquella falta de previsión, pues contempló un sistema cerrado de diligencias preliminares cuya aplicación a algunos procesos sobre propiedad intelectual podía exigir una forzada interpretación. Es cierto que algunas de las diligencias preliminares previstas inicialmente por la LEC podían ser adecuadas para la preparación de algunos procesos civiles en los que se solicitaba la tutela de derechos de propiedad intelectual (art. 256.1.1.º LEC para concretar la capacidad, representación o legitimación del eventual demandado; o art. 256.1.2.º LEC para solicitar la exhibición de la cosa -p. ej., la obra plástica- que estuviera en poder del eventual demandado), pero para otro tipo de procesos -los que tenían por objeto una masiva infracción de derechos-, la regulación de la LEC suplía deficientemente aquella falta de previsión».
El panorama cambia radicalmente con la entrada en vigor de la Ley 19/2006 a la que aludimos en el primero de los epígrafes de este capítulo y que sumaba al apartado 1º del art. 256 de la LEC dos nuevas diligencias preliminares cuya solicitud tenía por objeto la preparación y facilitación de un proceso posterior por infracción de un derecho de propiedad intelectual (o industrial), eso sí, con el requisito añadido y consustancial a las mismas de que tal infracción se hubiera cometido exclusivamente a escala comercial, esto es, mediante actos realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos e indirectos.
Este requisito, que excluye la persecución de infracciones de derechos de propiedad intelectual cuando los actos en los que tienen su origen no se realizan a escala comercial, fue exigido de modo estricto por los órganos judiciales de tal manera que, como ponen de manifiesto GARCÍA SANZ y VENDRELL CERVANTES 19 «su falta de concurrencia ha sido invocada en determinadas resoluciones para excluir la proyección de esas diligencias preliminares a los supuestos en que la posible infracción se habría producido en las redes de intercambio de archivos conocidas como peer to peer o «p2p», por cuanto «la infracción denunciada (...) no consta que sea realizada a escala comercial (...) sino más bien lo que existen son intercambios de archivos entre particulares, que nada se cobran por ello». Con ello, se limita notablemente la efectividad de las diligencias preliminares en supuestos infractores que pueden resultar especialmente perjudiciales para los titulares de derechos».
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Ciertamente son justificadas las críticas 20 al legislador de 2006 por esta restricción del ámbito de aplicación de las diligencias preliminares en los supuestos de infracción de derechos de propiedad intelectual, ya que si la mencionada reforma se asienta sobre la trasposición de la Directiva de 2004 es precisamente ésta la que no excluía la posibilidad de contemplar su solicitud (en aplicación del derecho de información) cuando los actos infractores no fueran realizados a escala comercial. Así se deduce expresamente de lo dispuesto en el Considerando (14) de la Directiva cuando señala que «las medidas que establecen el apartado 2 del artículo 6, el apartado 1 del artículo 8 y el apartado 2 del artículo 9 tienen que aplicarse sólo con respecto a actos llevados a cabo a escala comercial», para añadir que «ello no afecta a la posibilidad de que los Estados miembros apliquen esas medidas también a otros actos».
No alude la Exposición de Motivos de la Ley 19/2006 a las razones por las que, en la regulación de las dos nuevas diligencias preliminares que introduce en la LEC, no ha contemplado que las infracciones puedan tener su origen tanto en actos realizados a escala comercial como en otros tipo de actos (como sí facilitaba la Directiva), y ello aún a pesar de que en la Exposición de Motivos I reconoce expresamente el legislador que «se establecen así, en la directiva, las medidas, procedimientos y recursos necesarios para garantizar, frente a cualesquiera infracciones, la tutela efectiva de los derechos de propiedad intelectual (...)».
Es por ello que, como ya señalara el Informe del Pleno del CGPJ de 23 de julio de 2013 al Anteproyecto de Ley de modificación del Texto Refun-dido de la Ley de Propiedad Intelectual, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, y de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil «(...) la exigencia de que la infracción respecto de la cual se pretenda preparar la acción, se haya concretado en actos desarrollados a escala comercial -los cuales son definidos por la propia Ley como los «realizados para obtener beneficios económicos o comerciales directos o indirectos» (art. 256.1.8.º in fine LECiv)-, ha imposibilitado la aplicación de estas diligencias a aquellas infracciones imputables a usuarios de redes de intercambio peer-to-peer, en el entendimiento de que tales sujetos no llevan a cabo actos a escala comercial, sino actos con alcance particular por los que no se cobra una contraprestación (...)».
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A pesar de lo afirmado en la Exposición de Motivos de la Ley 21/2014, que insiste en circunscribir el fundamento y origen de la reforma (tanto sustantiva como procesal) en la trasposición de las Directivas de 2011 y 2012 que menciona, lo cierto es que, de una detenida lectura de las mismas no se extrae, a priori, ninguna conexión con la modificación llevada a cabo en el texto del art. 256.1 de la LEC.
Por el contrario, desde nuestro punto de vista, la mencionada modificación del art. 256.1 de la LEC, tal y como ya adelantó el Informe del Pleno del CGPJ de 23 de julio de 2013 (y debía haberse hecho constar expresamente en la Exposición de Motivos de la Ley 21/2014), se asienta, de un lado, en el escollo insalvable que suponía la regulación anterior de las diligencias preliminares en materia de protección de derechos de propiedad intelectual al circunscribir su solicitud a los casos en que se cometieran por actos realizados a escala comercial, de otro, en la dificultad de aplicación flexible del catálogo de diligencias preliminares previstas en el art. 256.1 de la LEC (antes de la reforma de 2014) que afectaba, tanto a infracciones de derechos de propiedad intelectual «en línea» como a aquellas otras cometidas «fuera de línea», de tal manera que su encuadre en cualquiera de las dos nuevas diligencias que introdujo la Ley de 19/2006 conducía a una casuística judicial de admisión o denegación de la práctica de diligencias preliminares sujetas a una nada deseable interpretación caso a caso de las mismas, y, por último, y en directa relación con todo ello, en la célebre y trascendental Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (en adelante, STJUE) de 29 de enero de 2008 (asunto C-275/06), Caso Promusicae c. Telefónica, a la que aludiremos en el último epígrafe de este capítulo al examinar las nuevas diligencias preliminares previstas en los números 10 y 11 introducidos por...
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