Determinación de la competencia objetiva y territorial en los asuntos judiciales relativos a la propiedad industrial

Autor:Luis Andrés Cucarella Galiana
Cargo del Autor:Profesor Titular Universidad. Doctor en Derecho Área de Derecho Procesal Universitat de Valencia (Estudi General)
Páginas:541-566
RESUMEN

I. Antecedentes de hecho - II. Fundamentos de derecho y parte dispositiva - III. Comentario

 
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(Comentario del Auto del Juzgado de lo Mercantil núm. 1 de Alicante, 18 de octubre de 2004)

I Antecedentes de hecho

El Juzgado de lo Mercantil número 1 de la ciudad de Alicante, como tal Juzgado de lo Mercantil (a partir de ahora JM), y no como Juzgado de Marca Comunitaria, conoce de una demanda de juicio ordinario en materia de propiedad industrial, interpuesta al amparo de lo previsto en los artículos 11 y 12 de la Ley de Patentes y Modelos de Utilidad 11/1986, 20 de marzo ' (a partir de ahora LP). En concreto, laPage 542sociedad demandante, B. SA, ejercita frente a M. I. SA, una acción reivindicatoría de una invención inscribible como modelo de utilidad.

El demandante presenta la demanda ante el JM de Alicante, por considerar que este órgano jurisdiccional es el competente objetiva y territorialmente para conocer de su pretensión. Admitida a trámite la demanda, el JM entiende que la competencia territorial para conocer de los asuntos relativos a propiedad industrial, viene determinada por normas imperativas. Por esta razón, examinada de oficio su competencia en los términos previstos en el artículo 58 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, 1/2000, 7 de enero 2 (a partir de ahora LEC), da traslado al Ministerio Fiscal (a partir de ahora MF) y a las partes personadas para que formulen alegaciones en torno a la competencia del JM de Alicante para conocer del citado asunto. El MF no formula alegación alguna. Sin embargo, el demandante evacúa en tiempo y forma la suya, sosteniendo la competencia territorial del JM de Alicante al entender inaplicable, por derogación tácita, lo previsto en el artículo 125.2 LP. En concreto, el demandante considera que la Ley Orgánica 8/2003, de 9 de julio3, al atribuir en su artículo 86 ter, 2.a), a los JJMM la competencia para conocer de las acciones relativas a propiedad industrial, derogó tácitamente el artículo 125.2 LP. De esta manera, sostiene que la competencia territorial vendría determinada por las normas generales del artículo 51 LEC —dado el carácter de sociedad anónima de la parte demandada—, en el que se prevé el fuero general de las personas jurídicas.

El JM de Alicante se pronuncia sobre la cuestión en el auto de 18 de octubre de 2004 4 (a partir de ahora AJM Alicante), cuyo contenido vamos a comentar y a propósito del cual, vamos a analizar las diferentes cuestiones que suscita la determinación del juez competente en los asuntos relativos a propiedad industrial.

II Fundamentos de derecho y parte dispositiva

Por su interés, reproducimos a continuación los fundamentos de Derecho primero y segundo del auto que comentamos, así como su parte dispositiva. Omitimos el fundamento de Derecho tercero, en la medida en que se pronuncia sobre las costas procesales, siendo una cuestión carente de interés en relación con el tema que nos ocupa:

Primero. La determinación de la competencia territorial en materia de patentes es imperativa al venir exceptuada la Regla 13.a del apartado 1.° del artículo 52 de la LECiv [...] donde se establece del régimen ordinario de disponibilidad que rige en materia de competencia territorial. Así lo determina el artículo 54.1 LECiv, por lo que el órgano judicialPage 543debe examinar de oficio su competencia inmediatamente tras la presentación de la demanda con audiencia de las partes personadas y del Ministerio Fiscal (art. 58), requisitos aquí cumplimentados, sin que este último haya formulado alegación alguna.

La citada Regla 13.a dice que en materia de patentes y marcas, será competente el Tribunal que señale la legislación especial sobre dicha materia, que nos remite al artículo 125 de la Ley de Patentes [...], aplicable también a los modelos de utilidad (art. 154 LPa), que establece que será competente el juez de Primera Instancia de la ciudad sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado. Con la DA 3.a de la Ley 17/2001 [...] se añade un apartado 3.° en virtud del cual en caso de acciones por violación del derecho de patente, también lo será, a elección del demandante, el mismo juzgado que se refiere el apartado anterior de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la violación o se hubieran producidos sus efectos

.

Segundo. Con este marco normativo debemos dejar sentado, en primer lugar, que no es aplicable el apartado 3.° del artículo 125 LPa [...] dado que se refiere a las acciones por violación de patente (aquí modelo de utilidad), acciones que son las previstas en el artículo 62 y sigs. de la Ley especial que se confieren al titular del derecho de propiedad industrial, que exige inscripción registral (ad. 1 y 49 LPa) y en el caso que nos ocupa el actor carece de tal inscripción al no haber registrado la invención que afirma que le pertenece. Por ello debemos concluir que lo ejercitado es una acción reivindicatoría de su invención, que contempla el artículos 11 y 12 LPa, por lo que entra en juego la regla general del artículo 125.2 LPa.

Y debemos aplicar tal precepto con la única matización provocada por la entrada en vigor el 1 de septiembre de 2004 de los Juzgados de lo Mercantil creados por la LO 8/2003 [...], y que implica que la competencia objetiva le corresponda al Juzgado de lo Mercantil (art. 86 ter) en lugar del Juzgado del Primera Instancia. Por ello el competente será el Juzgado de lo Mercantil de Valencia al ser el de la ciudad sede del TSJ de la Comunidad Autónoma del domicilio del demandado

No asumimos la tesis de la demandante conforme a la cual el artículo 86 ter LOPJ [...] deroga el artículo 125 LP por las siguientes razones:

1) Tal precepto no aparece expresamente derogado por la LO 8/2003 que crea los Juzgados de lo Mercantil ni consideramos que esté totalmente derogado de forma tácita. La derogación tácita recogida en el artículo 2.2 del Código Civil [...] al decir que la derogación "se extenderá siempre a todo aquello que en la Ley nueva, sobre la misma materia, sea incompatible con la anterior", exige, como declara la STS 1 de 21 de marzo de 2000 [...], la incompatibilidad de las disposiciones desde la identidad de sus materias reguladas, la identidad de entidades, sujetos y situaciones a ellas sometidas y la absoluta discrepancia de sus respectivos textos, derogándose las más antiguas por la disposición última en el tiempo. Y en el caso presente no concurre tal incompatibilidad absoluta, dado que la única incompatibilidad es la relativa a la mención del órganoPage 544objetivamente competente, que pasa de ser el Juzgado de Primera Instancia al Juzgado de lo Mercantil; pero no hay más incompatibilidades entre ambas normas, que pueden armonizarse sin dificultad en los términos expuestos, es decir, sustituyendo la mención "Juzgado de Primera Instancia" por "Juzgado de lo Mercantil" manteniéndose el resto de la norma, ya que la misma establece un criterio de atribución territorial de asuntos, como se infiere del artículo 52 LECiv [...], cuestión al margen de la LO 8/2003, y por ende no afectada por su entrada en vigor con posterioridad en el tiempo.

2) Como norma especial, y con la matización expuesta derivada de la sustitución de la clase de Juzgado objetivamente competente dentro del orden civil, debe mantenerse el artículo 125 LPa [...] frente al gené rico artículo 86 ter LOPJ que no incorpora, al no ser su finalidad, criterio de atribución territorial alguno al contrario del artículo 125 LPa que es norma de competencia territorial, como ha dicho el Tribunal Supremo en la Sentencia de 4 de diciembre de 1997 (RJ 1997, 8725) y de 21 de julio de 2001 (RJ 2001, 8408) y la doctrina científica, entre otros, Gimeno Sendra, Barona Villar y Montón Redondo.

3) Si se entendiese derogado tácitamente el artículo 125 de la Ley de Patentes, ello conllevaría la pérdida de sentido de la Regla 13.a del artículo 52.1 LECiv [...] y en definitiva la ausencia de toda norma espe cífica que fijase la competencia territorial en materia de propiedad indus trial y marcas, lo cual es contrario a la tendencia legislativa de establecer fueros territoriales específicos en estas materias, de carácter indisponible. Consecuencias todas ellas que consideramos que se apartan de la inten ción del legislador.

4) Y en relación con lo anterior, la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 8/2003 [...], que crea los Juzgados de lo Mercantil, al tra tar de la necesaria modificación de la Ley de Demarcación y Planta Judi cial [...] que suponen aquellos dice "... será necesaria la creación de algu...

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