El contenido y alcance del Derecho de Patente

Autor:José Massaguer
Cargo:Abogado. Catedrático de Derecho mercantil, Universidad Pompeu Fabra, Profesor del Instituto de Empresa. Socio de Uría
Páginas:173-187
RESUMEN

1 · Introducción.2 · El derecho de patente.3 · El contenido del derecho de patente.3.1 · Actos de explotación directa de la invención patentada comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente 3.2 · Actos de explotación indirecta de la invención patentada comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente .4 · Las limitaciones del derecho de patente.4.1 · La excepción relativa ... (ver resumen completo)

 
ÍNDICE
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    José Massaguer: Abogado. Catedrático de Derecho mercantil, Universidad Pompeu Fabra, Profesor del Instituto de Empresa. Socio de Uría Ménéndez.

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1 · Introducción

La patente es, junto con el modelo de utilidad, la modalidad de propiedad industrial o, si se prefiere, de propiedad intelectual a través de la que se organiza la protección jurídica de las invenciones. En este sentido, la patente es un concepto extraordinariamente rico en significados que se presenta, al mismo tiempo, como el derecho exclusivo (derecho subjetivo de naturaleza patrimonial) atribuido sobre una invención mediante la superación de un procedimiento administrativo más o menos complejo según los casos, como certificado o título otorgado precisamente por la resolución administrativa que pone fin exitosamente a ese procedimiento o como sistema de protección jurídica de las invenciones, esto es, como conjunto de aspectos institucionales, formales y sustantivos mediante los que se establece la protección jurídica de las invenciones.

La exposición que sigue abordará algunos aspectos básicos del derecho de patente como derecho subjetivo de naturaleza patrimonial en que, desde un punto de vista sustantivo, se concretan los efectos de la protección jurídica de las patentes. Y ello fundamentalmente en atención a la normativa española interna, establecida en la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes (en adelante, la «Ley de Patentes »), sin perjuicio de las oportunas referencias al Convenio sobre la Patente Europea. Al respecto no puede pasarse por alto que los efectos y régimen aplicable a las patentes europeas y, más en particular, los derechos conferidos por las patentes europeas a sus titulares son los establecidos para las patentes nacionales en los Estados miembro para los que se conceden (arts. 2.2 y 64 CPE), salvo en los aspectos específicamente regulados en el propio Convenio sobre la Patente Europea (como son la duración de la patente europea y el alcance de la protección: arts. 63 y 69 CPE). Como tampoco puede dejar de advertirse que los preceptos de la Ley de Patentes relativos a estos aspectos han acogido en lo esencial el contenido de las normas del Convenio sobre la Patente Europea sobre el particular.

En particular, a continuación se tratará únicamente del contenido sustantivo del derecho de patente, con atención a sus límites y excepciones, y del alcance o ámbito objetivo de este derecho, que son materias en las que, en los últimos tiempos, se han introducido ciertos cambios de relieve por medio de la Ley 10/2002, de 29 de abril, por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas, por medio de la Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios y, de forma indirecta, también por medio de la Ley 19/2006, de 5 de junio, por la que se amplían los medios de tutela de los derechos de propiedad Page 174 intelectual e industrial y se establecen normas procesales para facilitar la aplicación de diversos reglamentos comunitarios, y en las que, por otra parte, se han producido algunos desarrollos jurisprudenciales dignos de atención.

2 · El derecho de patente

El derecho de patente se configura, por lo general y así se ha hecho en los artículos 50 y 51 de la Ley de Patentes española, como un derecho de exclusión y, en particular, como un derecho a prohibir a los terceros, que carezcan del consentimiento del titular de la patente al respecto, la realización de los actos de explotación de la invención patentada enumerados legalmente.

A diferencia de lo que sucede con otros derechos de propiedad industrial, el derecho de patente queda configurado, a mi juicio de forma plenamente acertada desde un punto de vista técnico-jurídico, con un carácter exclusivamente negativo, esto es, como puro ius prohibendi que únicamente permite a su titular prohibir a terceros los actos de explotación no consentidos y que carece de un componente positivo, esto es, de la atribución de una facultad de efectuar los correspondientes actos de explotación de la invención patentada. Y ello, también en los casos en que, como con carácter general sucede con las patentes europeas para España y como puede suceder con las patentes españolas, se concedan con examen previo de los requisitos positivos de patentabilidad. De tal forma, y del modo en que se establece en el artículo 56 de la Ley de Patentes, la titularidad de una patente posterior no constituye defensa válida ante la infracción de una patente anterior, al contrario de lo que en materia de marcas han concluido nuestros tribunales precisamente sobre la base del derecho positivo de uso de la marca inscrita que se confiere a su titular (art. 34.1 LM) con la consecuencia de que las distintas pretensiones que configuran la acción por violación sólo pueden prosperar tras la previa declaración de nulidad de la marca posterior. Por otra parte, y también a diferencia de lo que sucede con otras modalidades de propiedad industrial y propiedad intelectual, el derecho de patente no se proyecta sobre cualesquiera actos de explotación o, de forma general, sobre cualquier aprovechamiento económico de la invención patentada (cfr. art. 34.1 LM o art. 17 LPI), sino sólo sobre aquellos actos que se han incluido en el catálogo legal, que a estos efectos constituyen un catálogo cerrado (cfr. SAP Barcelona 2-XII- 2003).

Desde un punto de vista técnico, el derecho de patente es, como se ha dicho, un derecho subjetivo de naturaleza registral y patrimonial. En este sentido, el derecho de patente, como expresión sustantiva de los efectos en que se concreta la protección jurídica de la patente, nace con la concesión administrativa de la patente (cfr. art. 49 LP y 64.1 CPE) que, por exigencias obvias relacionadas tanto con la propia finalidad y fundamento del sistema de patentes como con la exigencia de fijar el objeto mismo de la protección, causa la oportuna inscripción en el Registro de Patentes de la Oficina Española de Patentes y Marcas (cfr. art. 79.1 LP y art. 49.1 RLP), a la cual se encuentran unidas a su vez la formalización e incluso, en algunos ámbitos, la eficacia frente a terceros de ciertos actos relativos a la vigencia o a la titularidad de derechos sobre la patente (cfr art. 79.2 y 3 LP LP y art. 56 RLP). Como derecho de naturaleza patrimonial, el derecho de patente en susceptible de ser objeto de negocios jurídicos, como la cesión (transmisión a título definitivo), la licencia (autorización de uso sin transmisión de titularidad), el usufructo y los de garantía (hipoteca mobiliaria), cuyas más destacadas singularidades proceden justamente de su naturaleza registral (cfr. art. 74 y ss. LP).

3 · El contenido del derecho de patente

Como se ha indicado, la patente únicamente confiere a su titular un ius prohibendi que, a su vez, sólo le faculta para impedir a los terceros que lleven a cabo precisamente los actos de explotación enumerados legalmente, y no otros. Dicha enumeración de actos de explotación comprendidos en el ámbito sustantivo del derecho de patente (de la facultad de exclusión o derecho de prohibición en que consiste) se ha construido sistemática y sustantivamente a partir de lo establecido en los artículos 29 y 30 del (aprobado pero no ratificado) Convenio sobre la Patente Comunitaria.

Más en particular, se funda en una clasificación que distingue entre actos de explotación directa de la invención patentada (a los que se refiere el artículo 50 de la Ley de Patentes, que además incluye algunas reglas más propias de la determinación del alcance o ámbito objetivo de la protección específicas de las invenciones biotecnológicas) y actos de explotación indirecta de la invención patentada (a los que se refiere el ar tículo 51 de la Ley de Patentes).

En relación con ambos grupos de caso, resultan particularmente útiles para determinar qué actividades o a partir de qué momento una determinada actividad constituye uno de los actos de explotaciónPage 175sobre los que se proyecta el ius prohibendi del titular de una patente y, por tanto, se produce su infracción, los principios que rigen la estructuración del catálogo legal de actos de explotación. Dichos principios son los que se conocen como principio de conexión económica de los actos de explotación, principio de independencia jurídica de los actos de explotación y principio de realización del acto de explotación con el inicio de su ejecución.

Según el principio de conexión económica de los actos de explotación, los actos de explotación y objeto de la facultad de exclusión cierran el ciclo del aprovechamiento práctico de la invención patentada y, en particular, constituyen la continuación y acaban por completar el aprovechamiento de la invención iniciado con la fabricación del producto patentado o utilización del procedimiento patentado.

Por su parte, de conformidad con el principio de independencia jurídica de los actos de...

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