La conformación de la marca de empresa con denominaciones geográficas

Autor:Ángel Martínez Gutiérrez
Cargo del Autor:Dr. en Derecho por la Universidad de Bolonia Prof. Ayudante de Derecho Mercantil. Universidad de Jaén
RESUMEN

I. Antecedentes de hecho, cuestión controvertida y decisión del tribunal de justicia.-II. Consideraciones generales sobre las indicaciones geográficas.-III. La conformación de la marca con indicaciones geográficas.-1. Cuestiones introductorias.-2. Su admisión por la normativa marcaría -a) Exégesis de la causa de denegación y nulidad registral prevista en los artículos 3.1.c) DM y 11.1.c) LM.-b)... (ver resumen completo)

 
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(Comentario a la Sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de 4 de mayo de 1999, asunto «Windsurfing Chiemsee») (*)

  1. ANTECEDENTES DE HECHO, CUESTIÓN CONTROVERTIDA Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA

    Con carácter previo, puesto que la presente litis gira en torno a la denominación geográfica Chiemsee, debe de apuntarse que el significado de la misma refiere el mayor lago de Baviera que, ubicado en una zona denominada Chiemgau dedicada principalmente a la agricultura, constituye un lugar de atracción turística donde se practica principalmente un deporte acuático, a saber, el windsurfing.

    Pues bien, teniendo presente esta información, el supuesto de hecho en que afloró el litigio resuelto por la sentencia referenciada queda explicitado seguidamente:

    La sociedad alemana Windsurfing Chiemsee Produktion und Vertriebs GmbH (en adelante, WSC), domiciliada en la localidad de Grabenstántt cercana al lago Chiemsee, se dedicaba desde 1990 a la comercialización de ropa, calzado y otros artículos deportivos que, siendo diseñados por una sociedad filial ubicada en la zona, se fabricaban efectivamente en otra región. Para su distinción en el mercado, entre los años 1992 a 1995, solicitó en Alemania diferentes marcas conformadas principalmente por la denominación de dicho lago presentada con una representación gráfica característica, con imágenes adjuntas (deportista realizando un zambullido), o con otras indicaciones verbales adicionales (jeans, windsurfing, active wear, shoes), siendo todas ellas inscritas como consecuencia de esta presentación, aun cuando los órganos administrativos y judiciales alemanes consideraban la denominación Chiemsee como una indicación de procedencia geográfica.

    Por su parte, no sólo en los aledaños del lago, sino también en una región próxima del mismo, las empresas Boots- un Segelzubehór Walter Huber y Franz Attenberger iniciaron a partir de 1995 la comercialización de ropa deportiva diferenciada con una marca no registrada constituida también por la denominación del lago con una peculiar representación gráfica.

    Ante esta situación, la WSC demandó en sendos procedimientos a ambas entidades, puesto que, siendo su oferta empresarial conocida por el público desde 1990, la utilización de una marca conformada con la denominación geográfica para diferenciar productos idénticos generaba, pese a existir evidentes diferencias gráficas, un riesgo de confusión en el mercado. Sin embargo, las entidades demandadas opusieron que la denominación Chiemsee debía de considerarse como una indicación de procedencia geográfica y, como tal, debía de mantenerse disponible, de tal manera que su utilización con una determinada representación gráfica no podía inducir a confusión a los consumidores.

    Como puede inferirse, la cuestión central del presente litigio versa no sólo sobre la posibilidad de inclusión de un nombre geográfico en la estructura marcaria, sino también en la concreción de los límites de la exclusiva reconocida al titular. Y es que, como es sabido, la conformación de una marca mediante unas denominaciones geográficas, constituyendo una práctica frecuentemente utilizada en el mercado, plantea, entre otros problemas, la determinación del carácter descriptivo para los productos o servicios distinguidos con la marca, el nivel de capacidad distintiva del signo resultante y la extensión del ius excludendi alios del titular marcado, lo que exige la coordinación de los intereses del titular de la marca y del resto de empresarios eventualmente ubicados en la zona.

    Pues bien, dado que la resolución de dicho litigio exigía la aplicación de normativa comunitaria, la Sala de lo Mercantil del Landgericht München I decidió suspender el procedimiento y plantear, conforme al artículo 234 del Tratado CE, diferentes cuestiones prejudiciales que, teniendo por objeto principalmente la exégesis de los artículos 3.1.c) y 3.3 DM, podrían sintetizarse en los siguientes interrogantes: ¿qué características debe reunir una indicación geográfica para poder conformar una estructura marcaría? O dicho en otros términos, ¿es posible la apropiación mediante una marca de una denominación geográfica descriptiva del lugar de diseño y comercialización del producto o servicio diferenciado con dicho signo distintivo, aun cuando haya sido efectivamente fabricado lejos de dicha zona? y, de responderse afirmativamente, ¿cuáles son las condiciones que deben de observase para la validez de dicha marca? o, en concreto, ¿cuándo se entiende que dicha marca geográfica ha adquirido capacidad distintiva como consecuencia de su utilización en el mercado?

    En este sentido, el Tribunal de Justicia viene a responder a dichas cuestiones mediante una argumentación que refiere, por un lado, la necesidad de atender no sólo al conocimiento del nombre geográfico por los sectores interesados, sino también a las características del lugar y a la categoría productiva para la determinación del carácter descriptivo de dicha denominación, y, de otro lado, la competencia del Juez nacional para determinar la adquisición de la capacidad distintiva de un signo, debiéndose de apreciar globalmente todas las circunstancias que permiten constatar la indicación de una concreta procedencia empresarial del producto diferenciado.

  2. CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE LAS INDICACIONES GEOGRÁFICAS

    Como es sabido, las indicaciones geográficas son aquellos signos o símbolos que permiten la designación explícita o implícita de un determinado lugar. Se trata, en consecuencia, de un concepto amplio que incluye tanto las denominaciones geográficas stricto sensu, esto es, los topónimos, como aquellas indicaciones que, sin aludir elocuentemente a una zona determinada, generan un proceso de asociación en la mente del público que facilita tal deducción(1).

    Pues bien, debe de destacarse la enjundia que dichas indicaciones geográficas presenta en el tráfico comercial, dado que constituyen una vía adecuada para comunicar un cúmulo de informaciones en el mercado. Y es que la referencia geográfica en la oferta empresarial, atenuando los efectos negativos de la asimetría informativa existente en el mercado, puede no sólo informar al público sobre la efectiva procedencia de los productos y, en su caso, sobre sus características cualitativas, sino también provocar unos sentimientos positivos que, sugestionando a los consumidores, condicionan su comportamiento económico y determinan la adquisición del producto o del servicio.

    En este sentido, si atendemos a las distintas conexiones que pueden entablarse entre los productos o servicios ofertados bajo una indicación geográfica y el territorio comunicado por ésta, puede diferenciarse, con carácter general, los siguientes supuestos: por un lado, el lugar designado puede aludir a la zona de extracción, cultivo, elaboración o fabricación del producto que, como consecuencia de los componentes climáticos y humanos existentes en dicha zona, puede determinar incluso unos caracteres específicos. Por tanto, radica aquí el criterio que tradicionalmente ha permitido clasificar las denominaciones geográficas descriptivas de los productos en indicaciones de procedencia y denominaciones de origen (2).

    Por otro lado, es posible que el lugar mencionado, no presentando la vinculación anterior y mostrándose, por tanto, como una indicación de fantasía, pueda falicitar la sugestión-de los consumidores en orden a las características ofrecidas por éstos. En este sentido, resulta interesante referirse, por ejemplo, a la evocación provocada por las denominaciones Alaska y Sahara para diferenciar equipos de congelación y sistemas de calefacción, respectivamente (3).

    Por último, cuando la separación entre el lugar indicado y los productos resulta tal que no es posible entablar ninguna de las conexiones indicadas supra, puede ocurrir, no obstante, que la belleza, la historia, las tradiciones del territorio provoquen unas sensaciones positivas en el público que ocasionan la adquisición de la oferta empresarial diferenciada (4). Es por ello que, en nuestra opinión, pueda subrayarse la función promocional que presenta en este punto las indicaciones geográficas, toda vez que, no describiendo el producto o servicio ofertado bajo dicho signo, facilitan, sin embargo, su comercialización en el mercado.

  3. LA CONFORMACIÓN DE LA MARCA CON INDICACIONES GEOGRÁFICAS

    1. Cuestiones introductorias

      Como es notorio, la elección del signo marcado que diferenciará una oferta empresarial en el mercado constituye una manifestación más de la libertad de empresa reconocida en el artículo 38 de nuestra Constitución. Sin embargo, aun cuando exista dicha libertad de elección, puede constatarse una tendencia a la adopción de signos conformados por denominaciones descriptivas, en general, e indicaciones geográficas, en particular, lo que parece venir justificado no sólo por la información que, según hemos visto, puede comunicarse a través de dicho signo, sino también por un doble motivo, a saber, la facilidad con que los consumidores y usuarios pueden aprehender la marca y el correlativo ahorro de costes económicos y temporales que implica para el empresario la adopción como marca de una denominación del género (5).

      No obstante, debe subrayarse que la inclusión de dichas denominaciones geográficas en una exclusiva marcaría plantea unas complejas e interesantes cuestiones que, como puede colegirse, subyacen en el presente pronunciamiento del Tribunal de Justicia. Y es que, junto al eventual carácter descriptivo que pueden presentar, el uso exclusivo y excluyente derivado de la inscripción registral de la marca viene a casar mal con la naturaleza colectiva que, en principio, muestran estas denominaciones, de tal manera que, además de provocar un monopolio injustificado en favor del titular marcado (6), podría generarse un riesgo de error en los consumidores sobre el verdadero significado de la indicación geográfica (7). Es por ello, pues, que los artículos 3.1.c) de la Primera...

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