Las acciones judiciales concernientes al diseño industrial en la ley española

Autor:1.Carlos Lema Devesa - 2.M.ª del Rosario Fernando Magarzo
Cargo del Autor:1.Catedrático de Derecho Mercantil de la UCM Abogado - 2.Profesora Agregada de Derecho Mercantil del Centro Universitario Villanueva (UCM)
Páginas:91-106
RESUMEN

I. Introducción - II. Acciones del creador de un diseño industrial no registrado - III. Acciones del titular de un diseño industrial registrado - IV. Acciones de personas con interés legitimo

 
ÍNDICE
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I Introducción

La Ley de 7 de julio de 2003, de protección jurídica del diseño industrial (en adelante, LDI), contiene un amplio catálogo de acciones judiciales en relación con la defensa del diseño industrial. Tales acciones pueden ser clasificadas, atendiendo al sujeto legitimado para su interposición, en tres grandes grupos: primero, acciones reconocidas al creador de un derecho industrial no registrado; segundo, acciones otorgadas al titular de un diseño registrado; y, tercero, acciones atribuidas a otras personas con interés legítimo. Como la propia Exposición de Motivos de la citada Ley se ocupa de recordar, las acciones de defensa del derecho se completan y sistematizan, siguiendo las pautas establecidas en otras disposiciones análogas, fundamentalmente, la Ley de Patentes, de 20 de marzo de 1986, modificada por la Ley de 29 de abril de 2002 (en adelante, LP); y la Ley de Marcas, de 7 de diciembre de 2001 (en adelante, LM).

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II Acciones del creador de un diseño industrial no registrado
1. Acción para reclamar la titularidad del diseño

Los artículos 14 y 15, englobados en el Título III de la Ley de 7 de julio de 2003, que se destina a regular la «Titularidad de diseño», distinguen cuatro supuestos en punto a los sujetos legitimados para obtener la titularidad de un diseño industrial. En primer lugar, en el caso de la autoría individual del diseño, se atribuye el derecho a obtener la titularidad del diseño al autor o a su causahabiente (art. 14.1 LDI). En segundo lugar, en el supuesto de que se trate de un diseño creado conjuntamente por varias personas que colaboran entre sí, tal derecho se reconoce en común a todas ellas, en la parte que corresponda a su contribución (art. 14.2 LDI). En tercer lugar, si se tratase de un supuesto de un diseño al que han contribuido varias personas, de manera independiente cada una de ellas, el derecho se reconoce al primero que haya solicitado su registro en España, siempre que dicho registro llegue a ser concedido (art. 14.3 LDI). Finalmente, en cuarto lugar, la Ley alude a la creación de un diseño en el marco de una relación laboral o de servicios, reconociendo que en tal supuesto el derecho a obtener la titularidad del diseño corresponde al empresario o persona que haya encomendado la realización del mismo, salvo disposición contractual en contrario (art. 15 LDI).

Así las cosas, y sea cual fuere el supuesto en que nos encontrásemos, en el caso de que se produjese una solicitud o registro del diseño por parte de alguien que no tuviera derecho a obtenerlo, el artículo 16 LDI dispone que el verdadero legitimado podrá ejercitar una acción civil con el objeto de que le sea reconocida y transferida la titularidad registral. Dicho con otras palabras, puede entablar una acción reivindicatoría. En el supuesto de que estuviésemos ante un supuesto de autoría conjunta, la acción ejercitada tendrá por objeto el reconocimiento de la cotitularidad y su inscripción en el Registro de Diseños.

El plazo Iegalmente establecido para el ejercicio de tal acción (entendemos que plazo de prescripción) es de tres años a contar desde la fecha de publicación del registro del diseño en el Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (BOPI), con la salvedad de que tal plazo no será aplicable cuando el primer solicitante no legitimado haya actuado de mala fe al solicitar el registro o al adquirir los derechos reivindicados (art. 16.2 LDI).

Los efectos derivados de la presentación de la demanda en ejercicio de esta acción reivindicatoría son de conformidad con el artículo 17 LDI de una parte, la imposibilidad de retirar la solicitud de registro del diseño sin el consentimiento del demandante. Y, de otra parte, la anotación en el Registro de Diseños (a solicitud de la parte interesada) de la presentación de la demanda y, en su momento, de la sentencia firme o cual-Page 93quier otra forma de terminación del procedimiento iniciado en virtud de la mencionada demanda.

En lo que respecta a los efectos derivados de la sentencia, el artículo 18 de la LDI establece que «cuando se produzca un cambio total en la titularidad del diseño registrado en ejecución de una resolución recaída en el procedimiento al que se refiere el artículo anterior, las licencias y los demás derechos de terceros sobre el diseño registrado se extinguirán con la inscripción en el Registro de Diseños del legítimo titular». Así pues, los principales efectos derivados de la sentencia serán el cambio de titularidad registral del diseño en cuestión y la extinción de las licencias y demás derechos que pudiesen recaer sobre el mismo.

En todo caso, debe tenerse presente que este mismo precepto prevé la posibilidad de que el anterior titular del registro, así como los titulares de licencias obtenidas antes de la inscripción de la demanda, puedan continuar la explotación o comenzarla siempre que soliciten una licencia no exclusiva al nuevo titular inscrito. Para ello es necesario que con anterioridad a la inscripción de tal demanda hayan explotado el diseño en España, o hayan hecho preparativos efectivos y reales con esa finalidad, y que al hacerlo obraran de buena fe. El plazo para la solicitud de tal licencia es de dos meses. Tal plazo se computará, en el caso del anterior titular, desde el momento de la inscripción y, en el caso de los licenciatarios, desde que hubiesen recibido notificación de la inscripción, de la Oficina Española de Patentes y Marcas (en adelante, OEPM). La Ley se limita a señalar que tal licencia debe ser concedida para un período adecuado y en unas condiciones razonables sin ulteriores precisiones.

2. Acción para exigir el reconocimiento de la condición de autor

El artículo 19 de la LDI reconoce el derecho del autor «a ser mencionado como tal en la solicitud, en el Registro y en la publicación del diseño registrado», precisándose a renglón seguido que «si el diseño ha sido creado en equipo la mención del equipo podrá sustituir a la de los autores».

Llegados a este punto, debe recordarse que el artículo 14 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI) establece el derecho moral a exigir el reconocimiento de la condición de autor. Así pues, los autores de aquellos diseños que constituyan obras de arte aplicado, tendrán el derecho a ser reconocidos como autores también desde la perspectiva de este precepto, pudiendo ejercitar las facultades reconocidas en el mismo. El problema se plantea —como el Profesor OTERO LASTRES ha señalado— respecto a los simples diseños, que no reúnen los requisitos necesarios para ser considerados «obras de arte». En tal caso, el citado Profesor propone que se reconozca al autor de un simplePage 94diseño el derecho moral plasmado en el apartado 3 del artículo 14 del TRLPI, es decir, el simple derecho a ser reconocido como autor 1.

A nuestro juicio, tal reconocimiento pudiera resultar innecesario. En efecto, el reconocimiento de la autoría previsto en el artículo 14.3 del TRLPI se atribuye, en exclusiva a los autores de obras de arte, esto es a los autores de obras que reúnan entre otros el requisito fundamental de la originalidad, sin que a este respecto la citada Ley establezca excepción alguna. Pues bien, aunque es cierto que como el citado Profesor señala tal reconocimiento «no supondría ninguna traba para el correcto funcionamiento del mercado ni tampoco afectaría a la seguridad jurídica», no es menos cierto que no concurre ningún motivo que justifique extender el alcance de este precepto más allá de lo previsto en la propia Ley en que se incardina. En efecto, hay que tener presente que, desde una perspectiva práctica, la atribución del reconocimiento del derecho a ser reconocido como autor, de conformidad con el artículo 14.3 del TRLPI no añade contenido o facultad alguna al derecho a ser reconocido como autor de conformidad con el artículo 19 de la LDI.

3. Acción para solicitar la protección provisional

El artículo 46.1 LDI reconoce al solicitante del registro del diseño una protección provisional. Como el apartado segundo del mismo precepto especifica, tal protección provisional confiere al solicitante «el derecho a exigir una indemnización razonable de cualquier tercero que entre la fecha de presentación de la solicitud de registro y la fecha de publicación del diseño registrado, hubiera llevado a cabo una utilización del diseño que después de ese período quedaría prohibida».

En lo que concierne al momento en que puede ejercitarse tal acción, debe tenerse presente que, como el propio apartado cuarto del citado artículo 46 LDI indica, la protección provisional sólo podrá reclamarse después de la publicación del registro del dibujo o modelo. Así pues, lo lógico será que tal acción se ejecute no de forma aislada, es decir, no ejercitándola en un litigio con ese único objeto, sino acumulándola a otras eventuales acciones por violación del diseño registrado 2.

4. Acción por violación del diseño no registrado

La LDI no reconoce al autor de un diseño no registrado una acción que le permita su defensa en caso de violación. Por el contrario, tal acciónPage 95se establece en el artículo 19.2 del Reglamento CE 6/2002, del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios (en adelante...

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